Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2017 г. N С01-653/2017 по делу N СИП-666/2016 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку судом не устанавливались обстоятельства того, повлияло ли использование правообладателем части товарного знака на его различительную способность, остался ли он узнаваемым в глазах потребителя

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу NeuroHabilitation Corporation (41 University Drive, Suite 400, Newtown, Pennsylvania 18940, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу N СИП-666/2016 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.) по исковому заявлению NeuroHabilitation Corporation к обществу с ограниченной ответственностью "Агавити" (ул. 10-я Парковая, д. 18, Москва, 105264, ОГРН 1157746642316) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 в отношении товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от NeuroHabilitation Corporation - Нестеров А.Б., Смольникова Е.О. (по доверенности от 11.10.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Агавити" - Мятишкина В.Ю. (по доверенности от 01.06.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - NeuroHabilitation Corporation (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Агавити" (далее - общество "Агавити", общество) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 вследствие его неиспользования в отношении товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 требования компании удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 в отношении товаров 10-го класса МКТУ "инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; инструменты для электроиглоукалывания; кардиостимуляторы; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; матрацы медицинские, наполненные водой; насосы для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; средства противозачаточные нехимические; сумки с наборами медицинских инструментов; термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; аппараты горячего воздуха терапевтические; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы"; в остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, согласно уточнению кассационной жалобы, просит решение суда от 23.05.2017 изменить и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 в отношении всех товаров 10-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда первой инстанции об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 в отношении товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские" с изменениями, не влияющими на его различительную способность, а также факт доведения до потребителя приборов, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем выводы суда первой инстанции в части удовлетворения заявленного требования компанией не оспариваются.

В письменных объяснениях относительно кассационной жалобы общество "Агавити" просит решение суда первой инстанции оставить без изменения как законное и обоснованное, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам 18.09.2017 объявлен перерыв до 25.09.2017.

После перерыва рассмотрение кассационной жалобы продолжено в том же составе суда.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, а материалами дела подтверждается, что общество является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 с датой приоритета от 09.09.2010, зарегистрированного 31.08.2012 со сроком действия исключительного права до 09.09.2020, которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров 9, 10, 34-го и услуг 35-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; инструменты для электроиглоукалывания; кардиостимуляторы; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; матрацы медицинские, наполненные водой; насосы для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; средства противозачаточные нехимические; сумки с наборами медицинских инструментов; термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; аппараты горячего воздуха терапевтические; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы" 10-го класса МКТУ.

Первоначально спорный товарный знак был зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "ПромКапитал" (далее - общество "ПромКапитал").

В результате регистрации Роспатентом 19.03.2013 за номером РД0120777 и 24.12.2015 за номером РД0188831 договоров отчуждения исключительное право на указанный товарный знак последовательно перешло сначала к обществу с ограниченной ответственностью "Инфилд", а затем к обществу "Агавити".

Компания, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении перечисленных товаров 10-го класса МКТУ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных рубрик.

Отказывая в удовлетворении иска частично, суд первой инстанции констатировал надлежащее использование спорного товарного знака правообладателем в отношении товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у компании заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по всем заявленным позициям, а также не оспаривается решение суда первой инстанции в части удовлетворения заявленных требований.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции пришел к неверному и не соответствующему фактическим обстоятельствам дела выводу о наличии доказательств использования товарного знака в отношении товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и письменных объяснениях на нее, выслушав мнения представителей компании и общества, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на ответчика - правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)).

Оценив доказательства, представленные обществом "Агавити" для подтверждения использования принадлежащего ему товарного знака в период с 24.10.2013 по 23.10.2016 включительно, суд первой инстанции пришел к выводам, что обществом представлены необходимые и достаточные доказательства использования в названный период спорного товарного знака для индивидуализации товаров "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские". Использование словесных элементов "понс" и "pons", входящих в спорный товарный знак, на товаре - аппарате транскраниальной электростимуляции "Альфария понс" и сопутствующих документах совместно с обозначениями "альфария"/"alpharia" не влияет на различительную способность спорного товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования суд первой инстанции обязан исследовать вопрос о судьбе продукции, введении ее в гражданский оборот на законном основании и доведении до потребителя, поскольку в силу пункта 2 статьи 1486 и пункта 2 статьи 1484 ГК РФ установление этих обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения дела.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015 по делу N СИП-655/2014.

Представленные в подтверждение факта использования товарного знака в отношении товаров "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские" договор заказа на производство медицинской техники от 12.01.2015, договор поставки от 02.12.2013, товарные накладные от 23.03.2015 N 7, от 13.04.2015 N 196, акт взаимозачета от 13.04.2015 N 14, акты сверки, платежные поручения от 08.07.2015 N 1391, от 10.07.2015 N 1398, фотографии внешнего вида аппарата транскраниальной электростимуляции "Апьфария понс" суд признал допустимыми и относимыми доказательствами.

Между тем фотографии внешнего вида аппарата транскраниальной электростимуляции "Апьфария понс" не имеют даты их создания и, как следствие, не могут быть соотнесены с периодом, за который должно быть доказано использование спорного товарного знака (л.д. 113-118, т. 1).

Распечатка с сайта "www.alpharia/pons/ru" датирована 16.01.2017, то есть не относится к периоду доказывания ответчиком использования оспариваемого товарного знака (л.д. 7-13, т. 2).

Таким образом, исходя из требований статей 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ следует признать обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы о том, что указанные доказательства неправомерно признаны судом первой инстанции надлежащими и допустимыми доказательствами использования ответчиком оспариваемого товарного знака.

Также следует отметить, что согласно протоколу судебного заседания от 15.02.2017 суд, обозревая в судебном заседании представленный прибор - аппарат "Альфария понс", указал на то, что на аппарате и его упаковке отсутствуют сведения о дате производства, документация к прибору также не представлена.

Данный прибор квалифицирован судом первой инстанции как медицинский - физиотерапевтическая аппаратура, относящаяся к 10-му классу МКТУ.

Порядок реализации изделий медицинского назначения регламентируется на территории Российской Федерации на законодательном уровне.

Так, на дату представленных в материалы дела договоров и товарно-транспортных накладных, порядок реализации изделий медицинского назначения определялся нормами Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 (далее - Правила продажи отдельных видов товаров), Правилами ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 615.

Из толкования норм указанных правовых актов следует, что введение в гражданский оборот изделий медицинского назначения возможно только при наличии соответствующего регистрационного удостоверения.

В подтверждение факта использования товарного знака ответчиком были представлены регистрационное удостоверение от 10.10.2008 N ФСР 2008/03489 с неограниченным сроком действия, выданное на имя бывшего правообладателя оспариваемого товарного знака - общества "ПромКапитал" в отношении изделия медицинского назначения - аппарата транскраниальной электростимуляции "Альфария" (л.д. 65, т 3), а также выданный на имя общества "ПромКапитал" в отношении названного изделия сертификат соответствия N РОСС RU ИМ 18 ВО1246 со сроком действия с 16.10.2008 по 15.10.2011 (л.д. 63, т. 3).

Однако, делая вывод о доказанности факта введения в гражданский оборот изделия медицинского назначения аппарата транскраниальной электростимуляции "Альфария понс", в нарушение требований статьи 71 Арбитражного кодекса Российской Федерации суд не дал правовой оценки вышеперечисленным доказательствам.

Кроме того, согласно пункту 72 Правил продажи отдельных видов товаров в редакции, действующей на дату исполнения договора заказа на производство медицинской техники от 12.01.2015, информация о медицинских изделиях (инструментах, аппаратах, приборах, оборудовании, материалах и прочих изделиях, применяемых в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенных производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека) помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 этих Правил, должна содержать сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения.

Так, согласно пункту 5 "Требования к потребительской маркировке изделий медицинского назначения" раздела 18 "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники" решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" информация об изделии медицинского назначения и медицинской техники должна излагаться изготовителем в маркировке изделий и в документации на него. Информация, помимо адреса изготовителя изделий, должна содержать перечисление показателей, связанных с защитными и эксплуатационными свойствами, юридическими аспектами размещения изделий на рынке, а также любые другие сведения, которые обеспечивают предполагаемому пользователю возможность адекватного выбора и использования изделия и могут быть связаны с его здоровьем и безопасностью.

Маркировка наносится непосредственно на изделие и/или на упаковку.

Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема и быть нанесена на самом изделии либо в инструкции по применению. Если это возможно, то маркировка должна наноситься на торговую упаковку.

Запрещается наносить обозначения или надписи, которые могут ввести в заблуждение третьи стороны в отношении значения или графического изображения маркировки знаком обращения на рынке.

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать: наименование изготовителя и/или его товарный знак; наименование изделия; габариты, массу, электропитание, заводской номер (при необходимости), дату (год) изготовления (для изделий медицинской техники), срок годности или дату окончания срока годности, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, знак обращения; другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя.

Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование страны-изготовителя, наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, габариты, массу (при необходимости), способы ухода за изделием, год изготовления (для изделий медицинской техники), срок годности или дату окончания срока годности (для изделий медицинского назначения), знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Обозревая в судебном заседании изделие медицинского назначения - аппарат транскраниальной электростимуляции "Альфария понс", суд не установил наличие на данном приборе вышеперечисленных сведений.

При указанных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что суд первой инстанции сделал вывод о доказанности использования оспариваемого товарного знака ответчиком в отношении товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские", исходя из совокупности доказательств, не учтя, что часть доказательств не относится к периоду доказывания, а часть доказательств не исследована.

При таких обстоятельствах следует признать обоснованным довод, содержащийся в кассационной жалобе, о том, что вывод суда первой инстанции о предоставлении обществом "Агавити" необходимых и достаточных доказательств использования в указанный трехлетний период спорного товарного знака для индивидуализации товаров "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские" и доказанности факта введения в гражданский оборот на законных основаниях изделия медицинского назначения - аппарата транскраниальной электростимуляции "Альфария понс" - сделан с нарушением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать мотивированным и обоснованным вывод суда о том, что общество использовало оспариваемый товарный знак с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, в силу нижеследующего.

Судом первой инстанции установлено, что правообладателем на аппарате транскраниальной электростимуляции "Альфария понс" и документах, представленных в подтверждение факта введения этого товара в гражданский оборот, обозначение "понс", являющееся составной частью оспариваемого товарного знака , использовалось для индивидуализации товаров совместно с обозначениями "альфария"/"alpharia".

Вывод суда первой инстанции о таком использовании товарного знака основан на том, что законодательством и обычаями делового оборота не возбраняется использование на одном товаре нескольких индивидуализирующих обозначений, как имеющих самостоятельную правовую охрану, так и не имеющих таковой.

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик является правообладателем товарного знака, содержащего словесное обозначение "Альфария".

Понятие обозначения, служащего для индивидуализации товаров, для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, дано в статье 1477 ГК РФ, согласно которой исключительное право на такое обозначение удостоверяется свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Но в данном конкретном случае суд обязан был установить не факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, а то, имело ли место использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Судом первой инстанции сделан вывод о том, что использование словесных элементов "понс" и "pons", входящих в спорный товарный знак, на товаре - аппарате транскраниальной электростимуляции "Альфария понс" и сопутствующих документах совместно с обозначениями "альфария"/"alpharia" не влияет на различительную способность спорного товарного знака.

Названные выводы сделаны в нарушение требований части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом не указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом в связи с данными выводами, не приведены доказательства, на которых основаны эти выводы суда об этих обстоятельствах дела, а также не указаны законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии такого решения.

Из материалов дела следует, что ответчик в обоснование своей позиции по использованию оспариваемого товарного знака не указывал на то обстоятельство, что им использовался этот товарный знак с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (л.д. 95-100, т. 1).

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту 2 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883 в г. Париже) применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

При рассмотрении спора по существу суд первой инстанции на основе анализа представленных доказательств обязан установить, использует ли ответчик обозначение, тождественное зарегистрированному товарному знаку или с несущественными изменениями, либо использует обозначение, которое меняет его различительную способность для потребителей.

В том в случае, если правообладатель указывает на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, судом первой инстанции должно быть учтено, что в случае представления правообладателем доказательств использования товарного знака с изменением его отдельных элементов необходимо установить: являются ли изменения отдельных элементов товарного знака не меняющими существа товарного знака и не ограничивающими охрану, предоставленную этому товарному знаку.

Однако в оспариваемом решении суда первой инстанции отсутствуют выводы о сравнительном анализе зарегистрированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 и совместно использованных обществом "Агавити" словесных элементов "Альфария" и "понс".

В решении суда первой инстанции не приведены мотивы, по которым суд пришел к выводу о том, что словесные обозначения "Альфария" и "понс" использовались правообладателем в качестве обозначений, имеющих самостоятельное значение, и именно в качестве двух самостоятельных обозначений воспринимались потребителями.

Следует отметить, что в представленных в материалах дела доказательствах, признанных судом надлежащими и допустимыми, правообладателем использовалось обозначение "Альфария понс".

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на различительную способность спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Судом первой инстанции не устанавливались обстоятельства того, повлияло ли использование правообладателем части словесного товарного знака , а именно обозначения "понс" совместно со словесным обозначением "Альфария" на различительную способность этого товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя с учетом общего впечатления рядового потребителя.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 в отношении товаров 10-го класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские" подлежит отмене с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальной части решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное и, исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу N СИП-666/2016 отменить в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469765 вследствие его неиспользования в отношении товаров 10 класса МКТУ "аппаратура физиотерапевтическая; приборы медицинские", направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу N СИП-666/2016 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.А. Кручинина