Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2017 г. N С01-682/2017 по делу N А08-9373/2016 Суд оставил без изменения вынесенные ранее по делу судебные решения об отказе в иске о прекращении незаконного использования исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку истцом не доказано сходство сравниваемых обозначений до степени смешения

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сидоркова Олега Вячеславовича (г. Белгород, ОГРНИП 304312323800182) на решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 N А08-9373/2016 (судья Сапронова Е.В.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 по тому же делу (судьи Мокроусова Л.М., Потапова Т.Б., Безбородов Е.А.)

по иску индивидуального предпринимателя Сидоркова Олега Вячеславовича к обществу с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРМОМИР" (ул. Магистральная, д. 55, корп. Б, г. Белгород, 308019, ОГРН 1113123000473) о защите исключительного права на коммерческое обозначение,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, - управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (ул. Железнякова, д. 2, г. Белгород, 308023),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Притулин Н.Н. (по доверенности от 16.12.2016);

от ответчика - Поперечная А. С. (по доверенности от 30.03.2017),

установил:

индивидуальный предприниматель Сидорков Олег Вячеславович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Компания ТЕРМОМИР" (далее - общество) о прекращении незаконного использования исключительного права на коммерческое обозначение "АВТОР" на здании, на сайте www.termomir31.ru и в печатных СМИ в качестве средства индивидуализации предприятия.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (далее - управление Роспотребнадзора).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на ошибочность вывода судов о том, что использование другим лицом коммерческого обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее, в отношении предприятия, функционирующего в другой сфере деятельности, не является нарушением права на коммерческое обозначение, поскольку указанный вывод противоречит части 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Вместе с тем вывод о том, что оказываемые предприятиями истца и ответчика услуги не являются тождественными, по мнению заявителя кассационной жалобы, является ошибочным, поскольку для данной категории дел сфера деятельности торговых предприятий, использующих сходные обозначения, не имеет правового значения.

С точки зрения заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций применены нормы материального права, регулирующие вопросы правовой охраны товарных знаков, не подлежащие применению в данном споре о защите исключительного права на коммерческое обозначение.

Также предприниматель, ссылаясь на пункт 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), считает ошибочным вывод судов об отсутствии вероятности смешения рядовыми потребителями коммерческих обозначений истца и ответчика, поскольку при восприятии комбинированного обозначения, внимание потребителей, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как он легче запоминается, чем изобразительный.

Более того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судами проигнорированы его доводы о незаконности использования обществом принадлежащего предпринимателю исключительного права на коммерческое обозначение со ссылками на примеры судебной практики.

Помимо этого, предприниматель считает необоснованными ссылки судов на представленную обществом информацию о регистрации обозначения "АВТОР" в качестве товарного знака на имя сторонних правообладателей.

Представитель предпринимателя в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Также в порядке статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство о вызове в судебное заседание суда кассационной инстанции в качестве специалиста Иващенко О.И.

Общество в отзыве и его представитель в судебном заседании доводы кассационной жалобы оспорили, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев ходатайство истца о привлечении к участию в деле специалиста, определил в удовлетворении указанного ходатайства отказать в силу отсутствия у суда кассационной инстанции полномочий на сбор и исследование доказательств, а также на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций относительно фактических обстоятельств дела (статья 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Управление Роспотребназдора в письменном ходатайстве от 19.09.2017 просило рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя. Данное обстоятельство в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в отсутствие представителя третьего лица.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражении на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель является правообладателем коммерческого обозначения " ", которое используется им по крайней мере с 2007 года для идентификации торгового центра, расположенного по адресу: ул. Чумичова, д. 124, г. Белгород.

Предпринимателем в 2016 году было выявлено использование обществом обозначения " " для идентификации салона интерьера, расположенного по адресу: ул. Щорса, д. 8 л, г. Белгород. В связи с этим 16.11.2016 предпринимателем в адрес общества была направлена претензия с требованием прекратить нарушение исключительного права на коммерческое обозначение "АВТОР", которая была оставлена обществом без ответа.

Предприниматель считая, что использование обществом словесного обозначения "АВТОР" для идентификации торгового предприятия является незаконным и нарушает его исключительные права на сходное коммерческое обозначение, обратился в Арбитражный суд Белгородской области с соответствующим иском об устранении такого нарушения.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что истец осуществляет предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением "АВТОР" в области реализации автомасел, автохимии, автозапчастей, а также оказывает услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, в то время как ответчик под коммерческим обозначением "АВТОР" реализует керамическую плитку и сантехнику, а также оказывает услуги по созданию дизайн-проектов интерьеров, то есть предприятия истца и ответчика относятся к различным сферам предпринимательской деятельности, товары и услуги, реализуемые сторонами имеют разное назначение, различный круг потребителей и рынок сбыта, в связи с чем отсутствует опасность введения потребителя в заблуждение относительно предприятий истца и ответчика.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы предпринимателя, аналогичные доводам, изложенным им в кассационной жалобе. Дополнительно апелляционный суд указал, что использование в коммерческом обозначении торгового центра истца изображения автомобильного колеса подчеркивает специализацию торгового направления и индивидуализирует его относительно всех иных наименований, схожих фонетически.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и возражения на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

При этом в силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 названной статьи исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В пункте 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как усматривается из содержания судебных актов, суды фактически установили возникновение у истца исключительного права на вышеуказанное коммерческое обозначение, которое воспринимается потребителями как "АВТОР", а также установили факт использования ответчиком на той же территории (г. Белгород) коммерческого обозначения со словесным элементом "АВТОР".

Вместе с тем суд апелляционной инстанции в результате сопоставления обозначений " " и " " фактически констатировал, что, несмотря на сходство указанных обозначений по фонетическому критерию, указанные обозначения не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций фактически указали, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований предпринимателя, основанных на пункте 2 статьи 1539 ГК РФ, поскольку согласно диспозиции указанной гражданско-правовой нормы основанием для удовлетворения соответствующих требований является способность младшего коммерческого обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, а именно владельцу предприятия, идентифицируемому старшим коммерческим обозначением. Так, суды установили, что в спорном случае предприятия истца и ответчика осуществляют деятельность в различных сферах.

Суд кассационной инстанции отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о том, что виды деятельности предприятий истца и ответчика, являющихся торговыми предприятиями, осуществляющими единый вид услуг - реализацию товара, являются тождественными либо однородными; более того, вид такой деятельности и реализуемых товаров не имеет значения для защиты коммерческого обозначения; использование обеими сторонами обозначения "АВТОР" влечет за собой смешение в торговом обороте истца и ответчика, многие виды деятельности которых согласно данным, отраженным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) и Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) совпадают.

Так, установление сходства обозначений до степени смешения, а также определение вероятности введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности конкурирующих, по мнению заявителя кассационной жалобы, предприятий относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу.

При этом заявитель кассационной жалобы правомерно отметил, что виды деятельности предприятий, использующих конкурирующие коммерческие обозначения, не упоминаются в качестве критерия состава правонарушения в диспозиции вышеприведенных норм статей 1538-1541 ГК РФ.

Вместе с тем истец не принял во внимание, что для разрешения данного спора имеет значение способность младшего средства индивидуализации ввести потребителей в заблуждение относительно его принадлежности владельцу предприятия, индивидуализируемого в гражданском обороте старшим коммерческим обозначением (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ). Очевидно, что вероятность такого смешения предприятий должна оцениваться не абстрактно, а применительно к конкретным предприятиям, фактически осуществляющим определенный вид (виды) деятельности и имеющим свой круг потребителей.

Как следствие, вопреки мнению истца, суды правомерно оценивали способность коммерческого обозначения предприятия ответчика ввести потребителей в заблуждение относительно его принадлежности истцу на основании сопоставления сфер деятельности предприятий истца и ответчика, фактически ими осуществляемой.

Коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться с выводами судов о том, что деятельность по реализации автомобильных товаров и по обслуживанию автомобилей, с одной стороны, и деятельность по реализации керамической плитки и сантехники, а также по оказанию услуг создания дизайн-проектов интерьеров, с другой, относится к различным сферам предпринимательской деятельности, поскольку товары и услуги, реализуемые сторонами, имеют разное назначение, различный круг потребителей и рынок сбыта, в связи с чем отсутствует опасность введения потребителя в заблуждение относительно предприятий истца и ответчика.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что и в том и другом случае речь идет о реализации товаров и продвижении товаров для третьих лиц, является необоснованным сужением критериев определения однородности лишь до сопоставления рода и вида услуг.

Вместе с тем при установлении однородности товаров и услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание не только род (вид) товаров и услуг, но и их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, характер (сфера) услуг, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей и другие признаки.

Аргументы заявителя кассационной жалобы о том, что согласно данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ виды деятельности (по ОКВЭД) предпринимателя и общества пересекаются, не имели значения для правильного разрешения настоящего спора и правомерно не были приняты судами во внимание, поскольку в данном споре принципиальное значение имеют виды деятельности, фактически осуществляемые предприятиями - торговым центром истца и салоном интерьера ответчика, а не гипотетические возможные виды экономической деятельности их владельцев.

Относительно вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии смешения (сходства до степени смешения) непосредственно сравниваемых коммерческих обозначений истца и ответчика коллегия судей считает необходимым отметить следующее.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Установление сходства обозначений относиться к вопросам факта, разрешаемым судами первой и апелляционной инстанций, рассматривающими спор по существу. Суд кассационной инстанции, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, не наделен полномочиями на переоценку выводов судов об установлении фактических обстоятельств дела.

Сравнив коммерческие обозначения истца и ответчика, суд апелляционной инстанции, фактически руководствуясь указанными подходами, пришел к мотивированному выводу о том, что в рассматриваемом случае отсутствует семантическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, в связи с чем отсутствует угроза смешения предприятий истца и ответчика.

Как следствие, поскольку сходство сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца коммерческого обозначения, и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, суды обоснованно отказали в удовлетворении требований истца.

Довод заявителя кассационной жалобы о неправомерном применении судами при разрешении данного спора норм, регулирующих правовую охрану товарных знаков, отклонен судом кассационной инстанции в силу следующего.

Вышеприведенные подходы в определении тождества и сходства до степени смешений обозначений, а также однородности товаров и услуг нормативно закреплены в отношении товарных знаков. Вместе с тем в силу аналогичного характера правоотношений, связанных с предотвращением и устранением конкуренции (смешения) и иных средств индивидуализации товаров (услуг) и субъектов предпринимательской деятельности, приведенные подходы применимы, поскольку законом не установленного иного, и в отношении коммерческих обозначений.

Более того, соответствующий довод истца, сославшегося в кассационной жалобе на Международную классификацию товаров и услуг для регистрации знаков и Методические рекомендации, применяющиеся при реализации положений части четвертой ГК РФ, касающихся права на товарный знак и права на знак обслуживания, носит противоречивый характер.

Судебной коллегией принят во внимание довод предпринимателя о необоснованности ссылок судов первой и апелляционной инстанций на представленную обществом в качестве доказательств информацию о регистрации товарных знаков со словесным обозначением "АВТОР" на имя других правообладателей, не являющихся сторонами в данном деле.

Вместе с тем в отсутствие в обжалуемых судебных актах сформулированного вывода об отсутствии различительной способности у коммерческого обозначения истца, что является самостоятельным императивным признаком охраноспособности соответствующего средства индивидуализации и, как следствие, могло являться самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, оспариваемые ссылки в обжалуемых судебных актов на регистрации товарных знаков иных лиц не повлекло за собой принятие неверных решения и постановления.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене (изменению) не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

При названных обстоятельствах, исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции не усматривается.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 N А08-9373/2016 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сидоркова Олега Вячеславовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

В.А. Химичев