Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-502/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о частичном досрочном прекращении охраны товарного знака, поскольку доказан факт использования ответчиком в своей деятельности спорного товарного знака в течение последних трех лет

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" (ул. Цимлянская, д. 2, г. Кемерово, 650002, ОГРН 1084205022440) к производственному-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (ул. Красная, 13-54, г. Минск, Республика Беларусь, 220005) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении ряда товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители производственно-торгового частного унитарного предприятия "ЛАЙНПАК" - Вербицкая Л.B., Хохоев А.П. (доверенность от 11.10.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "КДВ Кемерово" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к производственно-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад", вследствие его неиспользования.

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 исковое заявление общества удовлетворено частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад"; в остальной части исковое заявление общества оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 указанное решение суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье".

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость установления, исходя из представленных доказательств, факта использования (неиспользования) правообладателем, его лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье" на территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал, по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

Во исполнение обязательных указаний суда кассационной инстанции, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье" в силу следующего.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "Шоколайн" по заявке N 2006713231 с датой приоритета от 15.11.2005 было зарегистрировано Роспатентом 03.12.2007 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 на имя предприятия, в том числе в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В судебном заседании и в отзыве на иск ответчик не оспаривал заинтересованность общества в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье". В данной части решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 не было отменено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (10.08.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 10.08.2013 по 09.08.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье" ответчик представил следующие доказательства: сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя предприятия (свидетельства N 27936, 27930, 27931, 31157, 31158, 431944, 417197, 357113, 392494, 3338466, 345500, 345501); договор о совместной деятельности, лицензионные договоры от 05.04.2014 N 267-04-01, от 17.05.2012 N 08-01/74-03-01, от 01.09.2015 N 729-12-01; переписка по контролю объемов продукции; протокол проверки качества продукции; декларация о соответствии Таможенного Союза от 06.10.2015 N ТС ИН/112 11.01.ТР02103809315; упаковочные листы; фотографии готовой продукции в упаковке с датой производства 29.07.2016 и 30.07.2016; договор поставки от 24.12.2015 N 718-12-03 и документы, подтверждающие его возмездность; договор поставки от 29.12.2014 N 541-12-03 и документы, подтверждающие его возмездность; договор от 22.10.2014 N 133г/14 и документы, подтверждающие его возмездность; договор от 16.11.2015 N 113 и документы, подтверждающие его возмездность; справка об объемах производства; справка об объемах экспорта; справка об объемах реализации; фото этикетки и упаковки; информация с сайта www.chocoladovo.by и сведения о его регистрации; договоры аренды от 01.07.2015; устав; информация о едином бренде "Шоколадов"; ГОСТ Р 53041-2008, справка об объемах реализации общества с ограниченной ответственностью "Продобоз" (далее - общество "Продобоз") печенья 14.10.2016, договор поставки N 77/15-К между обществом "Продобоз" и ИП Арутюнян Э.М. от 09.12.2015, товарная накладная от 09.03.2016 N ПР-129, платежное поручение N 22 от 04.03.2016, договор поставки N 52/15-К между обществом "Продобоз" и ИП Гебертаевым А.С. от 05.10.2015, товарная накладная от 20.12.2015 N ПД-421, договор поставки N 61/15-К между обществом "Продобоз" и ИП Албуриной И.М. от 26.10.2015, товарная накладная от 09.03.2016 N ПР-128, платежное поручение от 03.03.2016 N 8, договор поставки N 03/16-К между обществом "Продобоз" и обществом с ограниченной ответственностью "Космос-опт" от 19.01.2016, товарная накладная от 26.04.2016 N ПР-229, платежные поручения от 21.04.2016 N 123, от 26.04.2016 N 132.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности использования им в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенья".

В результате оценки указанных доказательств судом установлено, что обществом "МОНТРБРУК" на основании лицензионного договора N 729-12-01 с предприятием от 01.01.2015 производилась и в дальнейшем реализовалась на территории Российской Федерации через общество "Продобоз" (аффилированное с ответчиком) продукция (печенье шоколадное в карамельной глазури с арахисом) под спорным товарным знаком в период с 10.08.2013 по 09.08.2016. Учитывая требование статьи 1486 ГК РФ, суд приходит к выводу об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении названной продукции на основании следующего.

В рамках лицензионного договора N 729-12-01 с предприятием от 01.01.2015 и Договора о совместной деятельности предприятием осуществляется контроль объемов производства и качества произведенной продукции. Произведенная обществом "МОНТБРУК" продукция поставлялась с целью дальнейшей оптовой реализации продукции на территории Российской Федерации в адрес общества "Продобоз", являющегося аффилированным с предприятием лицом.

Учредителем предприятия и общества "Продобоз" является одно и то же лицо - Саутыч Борис Львович, который в обществе "Продобоз" является директором (т. 3, л.д. 40-145). В смысле статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" предприятие и общество "Продобоз" являются группой лиц. Данное обстоятельство означает наличие правовой фактической возможности осуществления контроля предприятием в лице Саутыча Б.Л., за деятельностью общества "Продобоз", в том числе и за использованием спорного товарного знака.

Судом установлено, что обществом "МОНТБРУК" на основании лицензионного договора N 729-12-01 с предприятием от 01.01.2015 под контролем правообладателя производилась продукция "печенье глазированное шоколадом с добавлением арахиса", которая поставлялась аффилированному с предприятием лицу - обществу "Продобоз" для ее дальнейшей продажи на российском рынке. Спорный товарный знак, нанесенный на упаковку печенья шоколадного "Chocoline" ("ШОКОЛАЙН") в карамельной глазури с арахисом использовался на всей производимой под контролем ответчика продукции названного вида. Согласно представленным доказательствам товар поставлялся в Россию в том виде, в котором он продавался потребителям. В товарно-сопроводительных документах товар также маркировался спорным товарным знаком. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку указанного печенья (т. 3, л.д. 8-16), следовательно, предприятие само использовало на территории Российской Федерации свой товарный знак. Аналогичная позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.04.2004 N 1164/04.

В пункте 38 Обзора специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с его доведением до потребителя.

В настоящем деле установлено, что товар с нанесенным на него спорным товарным знаком вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации, что должно быть учтено для целей применения института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Согласно положениям ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения", изделие (пищевой продукт) "печенье" само по себе представляет собой мучное кондитерское изделие, то есть является кондитерским изделием, изделием кондитерским мучным, а также, принимая во внимание добавление дополнительных ингредиентов, изделием кондитерским на основе арахиса.

Статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 и от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015.

Таким образом, в отношении каждой товарной позиции - "кондитерские изделия", "изделия кондитерские мучные", "изделия кондитерские на основе арахиса", "печенье" - подлежит установлению факт использования товарного знака в отношении хотя бы одного подвида товаров, охватываемых соответствующей товарной позицией, в настоящем деле "печенье".

Довод общества о том, что использование предприятием другого товарного знака рядом со спорным товарным знаком изменяет существо последнего не может быть признан судом обоснованным.

Порядок и способы использования товарного знака его правообладателем установлены положениями статей 1229, 1484, 1486 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не может быть признано использованием товарного знака по смыслу указанной нормы использование такого обозначения способами, предусмотренными ст. 1229, 1484 ГК РФ, с внесенными в обозначение изменениями, которые меняют его существо.

При этом под изменением существа товарного знака понимается внесение в зарегистрированное обозначение таких изменений, которые могут привести к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Как это подтверждено представленными в дело доказательствами, при маркировке продукции, а также в товарораспорядительной документации само по себе словесное обозначение "ШОКОЛАЙН" использовалось без каких-либо изменений.

Положения статей 1484, 1486 ГК РФ не содержат каких-либо требований относительно размера шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего положения относительно иных размещенных на упаковке обозначений и товарных знаков, в связи с чем указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении факта использования товарного знака.

Учитывая совокупность представленных доказательств, судебная коллегия приходит к выводу о доказанности факта использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье" на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в части товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье".

В то же время в связи с удовлетворением кассационной жалобы истца в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные обществом при подаче кассационной жалобы, подлежат возложению на предприятие.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" в части досрочного прекращения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье" оставить без удовлетворения.

Взыскать с производственного-торгового частного унитарного предприятия "ЛАЙНПАК" в пользу открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.