Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-785/2016 Требования заявителя об аннулировании ранее выданных и выдаче новых патентов на полезные модели не подлежат удовлетворению, поскольку он как соавтор спорной полезной модели распорядился своим правом на получение патента на полезную модель в пользу общества

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 5 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассмотрев дело по иску Лушникова Сергея Валерьевича (г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051 ОГРН 1144205010840) и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051 ОГРН 1124205022193) о признании патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель недействительным, третьи лица: Минаев Михаил Сергеевич (Кемеровский район, Кемеровская область), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей: от общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "АЭРОСАНИ" - Тимофеева Ю.Ю., по доверенности от 09.01.2017; от общества с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" - Тимофеева Ю.Ю., по доверенности от 09.01.2017, установил:

Лушников Сергей Валерьевич (далее - Лушников С.В.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Аэросани" (далее - общество "Торговая компания "Аэросани") и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (далее - общество "Аэросани Экспедиция") о признании патентов Российской Федерации N 135968, 135967, 136005 на полезные модели недействительными и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Минаев Михаил Сергеевич.

В суд 20.12.2016 от Лушникова С.В. поступило ходатайство в порядке, предусмотренном частью 1 стати 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором он просит об уточнении заявленных требований, а именно:

1) признать недействительными следующие патенты на полезные модели:

- патент Российской Федерации N 135968, выданный по заявке N 2013122816/11 от 17.05.2013 с приоритетом от 17.05.2013, установленным по дате её подачи;

- патент Российской Федерации N 135967, выданный по заявке N 2013129045/11 от 25.06.2013 с приоритетом от 25.06.2013, установленным по дате её подачи;

- патент Российской Федерации N 136005, выданный по заявке N 2013127006/11 от 13.06.2013 с приоритетом от 13.06.2013, установленным по дате её подачи;

2) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова Сергея Валерьевича и общество Торговая компания "Аэросани";

3) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;

4) взыскать с общества Торговая компания "Аэросани" и общества "Аэросани Экспедиция" в равных долях расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления по 9 000,00 рублей с каждого ответчика;

В порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанное ходатайство определением суда от 20.12.2016 было удовлетворено.

Этим же определением суда исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительными патентов Российской Федерации N 135967, N 136005 на полезные модели выделены в отдельные производства.

Делу по иску о признании недействительным патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" присвоен номер СИП-785/2016, тем самым в рамках настоящего дела рассматриваются исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительным в части патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", выданного по заявке N 2013127006/11 с датой приоритета от 13.06.2013 в части указаний патентообладателя, и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент на указанную полезную модель, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова Сергея Валерьевича и общество Торговая компания "Аэросани".

В материалы дела ответчиками представлены отзывы на исковое заявление, в которых они возражали против заявленных требований. Минаев С.В. в письменных пояснениях, представленных в суд, также возражал против заявленных требований.

В обоснование своих требований Лушников С.В. указывает, что являясь одним из авторов спорной полезной модели, он не передавал исключительные права на получение патента на созданный объект промышленной собственности, данная полезная модель не является для него служебной.

Истец полагает, что патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель выдан в нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку в качестве патентообладателя указано иное лицо, а не автор полезной модели.

Возражая против удовлетворения требования Лушникова С.В., ответчики и Минаев М.С. указали на наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ, в соответствии которым изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом, в также положениями статьи 1348 ГК РФ, согласно которым граждане, создавшие изобретение совместным творческим трудом, признаются соавторами (пункт 1 статьи 1348 ГК РФ), при этом каждый из соавторов вправе использовать изобретение по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 1348 ГК РФ).

Ответчики и Минаев М.С. считают, что согласно соглашению от 05.12.2012 Лушников С.В. распорядился своим правом в части патентообладания спорной полезной моделью в пользу первоначального патентообладателя - общества "Экспедиция" (пункт 8 названного соглашения). В отношении прав другого автора Минаева М.С. спорная полезная модель является служебной.

Ранее поданное 28.03.2017 представителем истца заявление о фальсификации соглашения от 05.12.2012 было отозвано, о чем через систему "Мой Арбитр" представлено письменное заявление от 22.05.2017.

В судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 30.05.2017 до 10-30.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, с участием того же представителя.

В судебном заседании представитель ответчиков возражал против заявленных исковых требований.

Истец и третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, о месте и времени рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Дело рассматривалось на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей истца и третьих лиц.

Выслушав доводы представителя ответчиков, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество "Аэросани Экспедиция" (первоначальный правообладатель полезной модели) создано 20.11.2012 решением участников Лушникова С.В. и Минаева М.С. с равными долями (50%) (протокол N 1 от 20.11.2012). Генеральным директором общества "Аэросани Экспедиция" избран Минаев М.С. (протокол N 3 от 20.11.2012). Общество "Аэросани Экспедиция" зарегистрировано 25.12.2012. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ общество создавалось для разработки и производства аэросаней.

До государственной регистрации общества "Аэросани Экспедиция" его участниками (авторами полезной модели) было заключено соглашение от 05.12.2012, в котором пунктом 8 определен порядок создания названного общества и порядок использования исключительных прав на полезные модели, которые будут созданы в будущем в процессе деятельности общества.

В Роспатент 17.05.2013 поступило заявление N 2013127006 о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" в котором в качестве авторов были указаны Лушников С.В и Минаев М.С., а в качестве заявителя (будущего патентообладателя) указано общество "Аэросани Экспедиция".

По результатам экспертизы названной заявки Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" в котором в качестве авторов указаны Лушников С.В и Минаев М.С., а в качестве патентообладателя - общество Экспедиция". В результате государственной регистрации от 08.07.2015 отчуждения исключительного права по договору N РД0176639 патентообладателем указанного патента в настоящее время является общество Торговая компания "Аэросани".

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

В пункте 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных этим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1435 ГК РФ).

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин, обладающий исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 3 той же статьи, в случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

В соответствии со статьей 1348 ГК РФ граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами (часть 1). Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное (часть 2). К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 того же Кодекса. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно (часть 3).

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Исходя из системного анализа положения статей 1229, 1348, 1357, 1370 ГК РФ, в случае если конкретное изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых функций или конкретного задания работника в соавторстве с другим лицом (статья 1348 ГК РФ), по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работодателя и его работника, поэтому служебный характер приобретает доля в исключительном праве, приходящаяся на работника.

В то же время иной соавтор вправе использовать изобретение полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное (статья 1348 ГК РФ), при этом право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (статья 1357 ГК РФ).

Судом установлено, что пунктом 8 соглашения от 05.12.2012 участники определили: подать заявку на патент о конструкции аэросаней "Экспедиция" от общества "Аэросани Экспедиция", где патентообладателем будет общество "Аэросани Экспедиция", а авторами - Минаев М.С., с долей авторского участия 50%, и Лушников С.В., с долей авторского участия 50%. Заключить соглашение между авторами и патентообладателем об авторском вознаграждении с каждой проданной модели в обществе "Аэросани Экспедиция", независимо от того с кем будет заключено лицензионное соглашение на использование.

Таким образом, Лушников С.В. как соавтор спорной полезной модели в порядке статей 1348, 1357 ГК РФ распорядился своим правом на получение патента на полезную модель по заявке N 2013127006 в пользу общества "Аэросани Экспедиция" согласно вышеуказанному соглашению, которое сторонами не оспорено, не признано недействительным, поэтому общество "Аэросани Экспедиция" первоначально было законно указано в качестве единственного правообладателя спорного патента.

Доводы истца о том, что соглашение от 05.12.2012 не может быть основанием для перехода прав права на получение патента на полезную модель от Лушникова С.В. к обществу "Аэросани Экспедиция" в порядке статьи 1357 ГК РФ судом отклоняются в силу следующего.

Истец, ссылаясь на положения статей 421, 424, 1357 ГК РФ, указывает, что отчуждение права на получение патента может быть осуществлено только по возмездному соглашению (договору), совершенному в письменной форме между автором и лицом, в пользу которого отчуждается право на получение патента.

В данном соглашении его стороны - Лушников С.В. и Минаев М.С. в пункте 5 также договорились о создании общества "Аэросани Экспедиция" в соответствии с действующим законодательством с уставным капиталом 100 000 (Сто тысяч) рублей, который распределяется следующим образом: доля номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитал, принадлежит Минаеву М.С., доля номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитал, принадлежит Лушникову С.В.

Анализ содержания соглашения от 05.12.2012 позволяет прийти к выводам о том, что его сторонами соблюдена письменная форма договора; участники соглашения пришли к соглашению о создании общества "Аэросани Экспедиция", определили уставный капитал последнего, сумму и порядок внесения денежных средств в уставный капитал (пункты 5-7); в нем определен правообладатель спорной полезной модели (пункт 8).

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Таким образом, соглашение от 05.12.2012 по своей правовой природе является смешанным договором, содержащим в себе элементы различных договоров (пункт 3 статьи 421 ГК РФ). В данном случае, соглашение содержит в себе элементы договора продажи предприятия, учредительный договор и договора о передаче права на получение патента на полезную модель.

Согласно пункту 1 статьи 430 ГК РФ договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

Исходя из анализа статьи 430 ГК РФ, статей 9, 11, 12 Федерального закона Российской Федерации N 14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также положений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.12.1999 N 90/14 учредительный договор является договором в пользу третьего лица, т.е. учреждаемого общества, в связи с чем каждый из участников обязан произвести исполнение обязательства по внесению вклада в порядке, размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Законом и учредительными документами общества, в пользу создаваемого общества, а не в пользу другого участника.

Поэтому соглашение от 05.12.2012, хотя и не подписано обществом "Аэросани Экспедиция", является договором в пользу третьего лица, так как его стороны (истец и Минаев М.С.) взяли на себя обязательство передать право на получение патента на спорную полезную модель к создаваемую лицу - обществу "Аэросани Экспедиция".

При этом суд учитывает, что указанное соглашение имеет возмездный характер, так как при определении обязательств по внесению денежных средств в уставной капитал общества и передаче права на получении спорного патента, стороны создают юридическое лицо, в процессе деятельности которого они (участники договора) получают определенные имущественные выгоды. Участвуя в создании коммерческой организации и внося вклады в ее уставный капитал, каждый учредитель юридически закрепляет возможность получения прибыли от ее деятельности. Тем самым каждая из сторон в учредительном договоре действует одновременно как в собственных интересах, так и в интересах других его участников и самого юридического лица.

Тем самым соглашение от 05.12.2012 соответствует условиям, установленным в статье 1357 ГК РФ.

Иных доказательств, подтверждающих исковые требования Лушникова С.В., в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что все доводы рассматриваемого искового заявления не нашли своего подтверждения, в связи с чем не могут служить основанием для удовлетворения исковых требований Лушникова С.В.

Кроме того общество "Аэросани Экспедиция" согласно записи в Государственном реестре от 08.07.2015 патентообладателем спорного патента не является.

Указанное обстоятельство (предъявление иска к ненадлежащему ответчику) также является основанием для отказа в удовлетворении иска в отношении общества "Аэросани Экспедиция".

Расходы по уплате государственной пошлины согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Лушникова Сергея Валерьевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.