Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2017 г. по делу N СИП-73/2017 Суд оставил без изменения решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку согласился с выводом Роспатента об отсутствии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 9 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (с. Нурлино, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании неправомерным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 07.06.2016 и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 486364.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ул. Марксистская, д. 4, Москва, 109147, ОГРН 1027700149124).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Цепков Н.Б. (по доверенности от 27.02.2017);

от Роспатента - Гибер В.И. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-589/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41);

от третьего лица - Грядов А.В. (по доверенности от 04.05.2017 N 0062/17), Бережной Д.А. (по доверенности от 26.11.2015 N 77АБ7836071), Осипцев Д.В. (по доверенности от 26.11.2015 N 77АБ7836083).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - Предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании неправомерным и отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 07.06.2016 и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 486364.

В обоснование заявленного требования Предприниматель указал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 287821, принадлежащим Предпринимателю, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (далее - общество, общество "МТС", третье лицо) как правообладатель спорного товарного знака.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель Предпринимателя заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представители Роспатента возражали против его удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представители третьего лица по существу поддержали правовую позицию Роспатента.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд установил.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по заявке N 2012713661 с приоритетом от 26.04.2012 был зарегистрирован Роспатентом 06.05.2013 за N 486364 в отношении широкого перечня товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 37, 38, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества.

В Роспатент 07.06.2016 поступило возражение Предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 486364, мотивированное несоответствием его регистрации пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 287821.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения Предпринимателя, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было оставлено в силе.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 11.10.2016 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении Предприниматель не согласился с выводами, изложенными в оспариваемом решении Роспатента, об отсутствии различительной способности самого по себе обозначения "МТС" и о приобретении этим обозначением различительной способности исключительно ввиду его широкой известности.

Предприниматель, ссылаясь на положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32) и правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2006 N 15736/05, указал, что обозначение "МТС", представляющее собой буквенное сочетание, однозначно обладает различительной способностью для индивидуализации различных товаров и услуг.

Возражая против довода Роспатента о том, что словесный элемент противопоставленного товарного знака имеет неоднозначное прочтение и затрудненное восприятие, вследствие чего фонетический критерий определения сходства не применим, Предприниматель указывает на то, что для признания товарных знаков сходными достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом ссылается на проведенный по его заказу социологический опрос среди потребителей по вопросу о восприятии словесного элемента, содержащегося в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 287821, согласно результатам которого 90% потребителей прочитали этот словесный элемент как "МТС".

Также Предприниматель полагает очевидным сходство спорного и противопоставленного товарных знаков, поскольку обозначения "МТС" оспариваемого товарного знака и "МТС" противопоставленного товарного знака представляют собой один и тот же словесный элемент, несмотря на затруднительность прочтения последнего.

Не согласился заявитель и с выводами Роспатента о различных изобразительных составляющих противопоставленных обозначений, свидетельствующих об отсутствии их сходства, считая указанные выводы противоречащими положениям Правил N 32 и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Роспатент в отзыве возражал против доводов Предпринимателя.

Так, Роспатент указал, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку со словесным элементом "МТС" предоставлена с учетом представленных в материалы дела доказательств приобретенной различительной способности данной комбинации букв, а также документов, свидетельствующих о высокой степени узнаваемости потребителями словесного элемента "МТС" применительно к услугам третьего лица, которому также принадлежат общеизвестные товарные знаки N 76 и N 120, включающие словесный элемент "МТС".

Как полагает Роспатент, в сравниваемых товарных знаках первое место занимают изобразительные элементы, в связи с чем они акцентируют на себе внимание потребителя, что существенным образом влияет на восприятие товарных знаков в целом.

Роспатент указывает, что сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга ввиду использования в их буквенных элементах различных видов шрифтов (в оспариваемом товарном знаке использован стандартный шрифт, а в противопоставленном товарном знаке использована оригинальная графическая манера исполнения, создающая неоднозначное прочтение (МП, МТС, МГС)).

В связи с этим Роспатент считает, что сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное зрительное впечатление за счет различных изобразительных элементов и графического исполнения словесных элементов товарных знаков, в связи с чем не являются сходными по графическому признаку сходства.

По мнению Роспатента, семантика сравниваемых товарных знаков различна, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой известную аббревиатуру отличительной части фирменного наименования правообладателя (общества) и, соответственно, ассоциируется исключительно с оператором связи, а противопоставленный товарный знак за счет наличия изобразительного элемента в виде стилизованных изображений цветка подсолнуха и колоса вызывает ассоциации с товарами и услугами в области сельского хозяйства.

Проведение анализа сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию, с точки зрения Роспатента, не представляется возможным ввиду того, что сочетание букв противопоставленного товарного знака вследствие оригинальной графической манеры исполнения имеет неоднозначное прочтение и затрудненное восприятие.

Роспатентом поставлены под сомнение результаты социологического опроса, проведенного по заказу заявителя, с указанием на нерепрезентативность этого исследования.

Третьим лицом представлен отзыв на заявление, в котором оно возражает против удовлетворения заявленных требований.

По мнению общества "МТС", приобретение Предпринимателем исключительного права на противопоставленный товарный знак в совокупности с последующими его действиями по созданию препятствий иным лицам, использующим ставшие широко известными обозначения, противоречит статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статье 10 ГК РФ.

По утверждению третьего лица, обозначение "МТС" является популярным российским брендом, получившим известность до даты приоритета противопоставленного товарного знака в результате деятельности общества, и входит в состав многих товарных знаков третьего лица.

Общество "МТС", ссылаясь на приложенные к отзыву доказательства, обращает внимание на то, что противопоставленный товарный знак на момент его приобретения Предпринимателем не использовался предшествующим правообладателем, а также не используется и самим Предпринимателем.

В связи с изложенным третье лицо полагает, что противопоставленный товарный знак приобретен Предпринимателем исключительно с целью причинения вреда обществу "МТС".

Третье лицо отмечает, что заявитель и аффилированные с ним лица инициируют в Роспатенте и судах большое количество дел, связанных с оспариванием прав других лиц на товарные знаки, в ходе которых неоднократно устанавливалась недобросовестность их действий.

Также общество "МТС" поддерживает вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, ссылаясь, в том числе на результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ).

В судебном заседании представитель общества "МТС", помимо прочего, представил суду письменные пояснения, в которых общество указало, что ранее в рамках дела N СИП-28/2017 вынесено решение по заявлению Предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485227 с комбинированным обозначением . При этом Предприниматель при подаче возражения в Роспатент против названного товарного знака противопоставил ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821, противопоставленный и в настоящем деле.

Общество "МТС" полагает, что обстоятельства, установленные в рамках дела N СИП-28/2017, имеют значение для разрешения настоящего дела. При этом общество "МТС" указало, что в рамках дела N СИП-28/2017 было установлено, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает изобразительный элемент, а сходство противопоставленных товарных знаков отсутствует. Кроме того, общество отметило, что судом в рамках дела N СИП-28/2017 также было установлено, что словесный элемент товарного знака, принадлежащего Предпринимателю, не может однозначно восприниматься потребителями как аббревиатура "МТС".

Заявителем представлены письменные возражения на отзывы Роспатента и третьего лица, в которых он выражал несогласие с доводами, изложенными в названных отзывах.

Кроме того, до судебного заседания 07.06.2017 заявителем в материалы дела были представлены дополнительные пояснения по делу с приложенным к ним документами, в которых он повторно указал на наличие сходства противопоставленных товарных знаков до степени смешения, а также просил приобщить к материалам дела и принять во внимание заключение судебной экспертизы, проведенной в рамках N СИП-693/2016, которым, по мнению Предпринимателя, подтверждается наличие высокой опасности смешения этих товарных знаков в глазах потребителя.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Предпринимателя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2012713661 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (26.04.2012), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила N 32.

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (здесь и далее - в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

В соответствии со статьями 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность Предпринимателя в подаче возражения лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Согласно пункту 14.4.2.4 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил N 32, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу подпункта "а" названного пункта звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт "б").

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в").

Признаки, перечисленные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил N 32 изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 486364 является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник с наложенным на него изобразительным элементом в виде стилизованной кнопки, на которой помещено изображение стилизованного яйца. Справа от изображения помещен словесный элемент "МТС", выполненный жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, темно-красном, белом, розовом, бордовом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 37, 38 и 41-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821 представляет собой комбинированное обозначение и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головки подсолнуха с наложенным на нее изображением колоса. Справа расположено сочетание букв "МТС", выполненное в оригинальной графической манере. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 1, 6, 7, 8, 9, 16, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44-го классов МКТУ.

Суд также обращает внимание на то обстоятельство, что Роспатентом признан не подлежащим противопоставлению заявленный в возражении товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740 ввиду его более поздней даты приоритета (24.10.2014), нежели приоритет оспариваемого товарного знака. Указанный вывод Роспатента не оспаривался Предпринимателем при подаче заявления.

Поскольку в возражении Предприниматель ссылался на незаконность регистрации оспариваемого товарного знака вследствие его сходства до степени смешения с принадлежащим ему противопоставленным товарным знаком, указывая на однородность товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, Роспатентом обоснованно проведен анализ противопоставляемых обозначений на сходство до степени смешения.

Судебная коллегия, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе материалы административного дела, повторно исследовав оспариваемый и противопоставленный товарные знаки с учетом критериев и разъяснений, приведенных в Правилах N 32 и Методических рекомендациях N 197, счел выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении Роспатента, об отсутствии сходства до степени смешения указанных товарных знаков правомерными.

Так, суд полагает необоснованной ссылку заявителя на то, что Роспатент при анализе обозначений на предмет сходства должен был осуществлять, прежде всего, сравнение входящих в них словесных элементов и исходить исключительно из результатов такого сравнения.

Разделом 6 Методических рекомендаций N 197 предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, из приведенных положений Правил N 32 и Методических рекомендаций N 197 безусловно не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе.

Оценив противопоставляемые товарные знаки, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о доминировании изобразительных элементов как более крупных, находящихся в начале осмотра и явным образом притягивающих к себе внимание.

Сравнивая изобразительные элементы в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что они производят абсолютно разное зрительное впечатление (стилизованное яйцо и стилизованный цветок подсолнуха с колосом).

Безусловно, это не означает отсутствие необходимости сравнения словесных (а в данном случае буквенных) элементов, однако вывод о доминировании в противопоставляемых товарных знаках различных изобразительных элементов не может быть не учтен, поскольку такое доминирование в любом случае снижает сходство противопоставляемых обозначений.

Действительно, при описании противопоставленного товарного знака Роспатент указал на наличие в нем словесного элемента "МТС", в то время как впоследствии при сравнительном анализе сделал вывод о неоднозначном его прочтении (МП, МТС, МГС), в связи с чем признал невозможность применения фонетического критерия.

Судебная коллегия соглашается с доводом Предпринимателя о том, что для части потребителей, воспринимающих это буквенное обозначение как "МТС", фонетический критерий подтверждает некоторое сходство сравниваемых буквенных элементов.

Вместе с тем, судебная коллегия учитывает, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "МТС" выполнен в оригинальной графической манере, где все три буквы соединены по верху одной линией и фактически представляют собой своеобразную лигатуру.

Таким образом, несмотря на наличие некоторого фонетического сходства (с точки зрения части потребителей, воспринимающих буквенное обозначение противопоставленного товарного знака как "МТС"), своеобразное оформление буквенного элемента противопоставленного товарного знака снижает вероятность его сходства до степени смешения с буквенным элементом оспариваемого товарного знака.

Ссылка заявителя при этом на результаты социологического опроса, отраженные в отчете от 09.01.2017 исследования прочтения логотипа горожанами, выполненном обществом с ограниченной ответственностью "Тау-Прогрессор", подтверждающие, по его мнению, что 100% потребителей воспринимают словесный элемент его товарного знака как "МТС", не может быть признана обоснованной, так как согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц на указанное лицо проведение социологических исследований не отнесено к видам деятельности этого лица; в материалы дела не представлено сведений о привлечении названным лицом к проведению социологического исследования специалистов в этой области деятельности; поставленный перед респондентами вопрос ограничивал восприятие обозначения только словесным элементом; опрос 101 человека в одном городе России не может быть признан репрезентативным для получения результата, отвечающего требованиям объективности и достоверности.

Аналогичный подход применим и при проверке по графическому критерию.

Так, из материалов дела усматривается, что словесный элемент "МТС" оспариваемого товарного знака выполнен жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака "МТС" выполнен в оригинальной графической манере, где все три буквы соединены по верху одной линией и фактически представляют собой своеобразную лигатуру.

Таким образом, различное написание буквенных элементов сравниваемых обозначений снижает вероятность сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, Роспатентом правильно отмечена различная колористическая проработка сравниваемых обозначений, что также снижает вероятность их сходства.

Как указывалось ранее, словесные элементы обозначений не могут быть признаны однозначно сходными в том случае, если они имеют индивидуальные характеристики с точки зрения их различного оформления, то есть графической составляющей.

В отношении применения семантического критерия при сравнении буквенных элементов противопоставляемых обозначений, судебная коллегия принимает во внимание, что буквенное обозначение "МТС" не обладает изначальной семантикой. В связи с чем этот критерий для сравнения буквенных элементов не применим. Вывод же Роспатента о ассоциациях потребителей, связанных с сельским хозяйством (применительно к противопоставленному товарному знаку) и с услугами мобильной связи (применительно к оспариваемому товарному знаку) сделан на основании восприятия обозначений в целом с учетом приобретенной различительной способности буквенного элемента младшего товарного знака, и будет проверен при анализе выводов, касающихся сравнения обозначений в целом.

Таким образом, сравнение буквенных элементов противопоставленных товарных знаков выявило наличие их некоторого сходства по графическому и фонетическому критерию. Вместе с тем, судебная коллегия считает правильными и обоснованными выводы Роспатента о том, что особая графическая манера написания буквенного элемента старшего товарного знака и различная колористическая проработка буквенных элементов старшего и младшего товарных знаков снижает вероятность их сходства до степени смешения.

При оценке товарных знаков в целом необходимо учитывать, что наличие в противопоставляемых товарных знаках сильного (доминирующего) изобразительного элемента также снижает вероятность сходства противопоставленных товарных знаков до степени смешения.

Предприниматель считает, что при сравнении товарных знаков не подлежит учету их различительная способность.

Отклоняя этот довод, судебная коллегия считает необходимым отметить, что в целях сравнения необходимо обращать внимание на различительную способность каждого из противопоставленных товарных знаков в отдельности. Так, если различительная способность старшего товарного знака низкая, а различительная способность младшего товарного знака, напротив, высокая, указанные обстоятельства могут быть послужить одним из оснований для признания отсутствия опасности смешения противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что Роспатентом обоснованно принята во внимание различительная способность оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, при этом правомерно учтено, что младший (оспариваемый) товарный знак зарегистрирован вследствие приобретения буквенным элементом заявленного на регистрацию обозначения различительной способности.

При сравнении противопоставленных обозначений в целом с точки зрения рядового потребителя, Роспатент сделал вывод о возникновении у потребителей различных ассоциативных связей применительно к каждому из товарных знаков (оспариваемый товарный знак ассоциируется с услугами связи, а противопоставленный - с сельским хозяйством). Кроме того, Роспатент признал сравниваемые обозначения в целом не сходными до степени смешения с точки зрения рядового потребителя.

При проверке этих выводов Роспатента судебная коллегия считает необходимым принять во внимание следующее.

Реальное смешение товарных знаков может иметь место исключительно в случае, если оба знака участвуют в гражданском обороте и на рынке присутствуют товары и услуги, маркированные этими товарными знаками.

Как установлено при рассмотрении настоящего дела, обществом обозначение "МТС" используется широко и длительное время.

Предпринимателем, несмотря на довод общества о неиспользовании противопоставленного товарного знака и предоставление судом времени для мотивированных возражений в отношении этого довода, доказательств использования товарного знака не представлено.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии реального смешения товарных знаков в гражданском обороте.

Судебная коллегия соглашается с доводом Предпринимателя о том, что для вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения значимым обстоятельством является не только реальное смешение, но и угроза, вероятность смешения товарных знаков в глазах потребителей.

В подтверждение выводов Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков обществом представлено заключение ВЦИОМ, согласно которому около 90% респондентов сообщили, что не смогли бы перепутать оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, а 84% участников опроса считают, что товары или услуги под сравниваемыми товарными знаками реализуются разными лицами. У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности указанных результатов, учитывая, что опрос проводился ВЦИОМ в соответствии со стандартами ESOMAR в области исследований в сети Интернет, со стандартами ISO 20252 и ISO 26362, а также принимая во внимание количество участников опроса и городов России, в которых проводился опрос.

Кроме того, в материалы настоящего дела Предпринимателем представлены результаты судебной экспертизы, проведенной в рамках дела N СИП-693/2016, направленной на выяснение мнения потребителей относительно известно и узнаваемости противопоставленного товарного знака предпринимателя, а также иного принадлежащего обществу товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 440363 (буквенного, без использования изобразительного элемента).

Заключение сделано на основании данных социологического опроса 1500 респондентов, проведенного в 7 городах Российской Федерации (Москва и Санкт-Петербург - по 500 респондентов в каждом; Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар - по 125 респондентов в каждом).

Согласно данному заключению, товарный знак , правообладателем которого в настоящее время является Предприниматель, известен 11,4% респондентов, при этом 78,6% из них узнали о существовании этого товарного знака более трех лет назад (то есть до приобретения его Предпринимателем).

При исследовании вопроса о том, с каким видом деятельности ассоциируется этот товарный знак, о своих ассоциациях с сельским хозяйством и садоводством сообщили 74,2% респондентов. Менее 1% респондентов ассоциируют данный товарный знак с Предпринимателем.

В свою очередь товарный знак известен преобладающему большинству респондентов (98,4%), при чем 77,4% из них - более 7 лет, 97% респондентов ассоциируют это обозначение с деятельностью в области мобильной связи и коммуникаций. Более 84% респондентов считают, что правообладателем этого товарного знака является общество.

Таким образом, мнение потребителей подтверждает выводы Роспатента о низкой различительной способности и узнаваемости противопоставленного товарного знака.

Судом также учитывается широкая известность товарных знаков общества "МТС", составляющих серию, в основе которой лежит словесный элемент "МТС", совпадающий с сокращенным фирменным наименованием общества "МТС", осуществляющего свою деятельность под этим наименованием на российском рынке услуг связи с 1993 года. Так, обозначение, содержащее словесный элемент "МТС", зарегистрированное в качестве одного из товарных знаков общества, имеющего дату приоритета 29.05.1996 (по свидетельству Российской Федерации N 155915), затем было признано общеизвестным товарным знаком с 01.01.2005 (регистрационный номер 76).

Известность обозначения "МТС" применительно к деятельности оператора связи, каковым является общество, подтверждается вышеупомянутым отчетом ВЦИОМ, согласно которому оспариваемый товарный знак известен 96% участников опроса, а противопоставленный знак - 8% респондентов, 92% считают, что оспариваемый товарный знак применяется для индивидуализации услуг связи, а также сведениями о затратах общества на осуществление деятельности по продвижению своих услуг, в том числе по рекламе брендов.

Таким образом, низкая различительная способность и узнаваемость противопоставленного товарного знака и, напротив, высокая различительная способность оспариваемого товарного знака с очевидностью подтверждает снижение вероятности их сходства до степени смешения.

Кроме того, на основании исследования мнения потребителей, а также известности младшего товарного знака во взаимосвязи с обществом как лицом, предоставляющим услуги в области связи и коммуникаций, судебная коллегия считает необходимым поддержать вывод Роспатента о возникновении у потребителей абсолютно разных ассоциаций при восприятии этих товарных знаков: младший знак ассоциируется с мобильной связью и коммуникациями, а старший - с деятельностью в области сельского хозяйства и садоводства.

Также по результатам опроса потребителей можно сделать вывод о том, что старший товарный знак стал известен потребителям до его приобретения Предпринимателем, а ассоциации с настоящим правообладателем товарного знака у потребителей отсутствуют (результат менее погрешности).

При проведении сравнительного исследования товарных знаков и 57,9% респондентов признали их непохожими, 35% респондентов - нашли признаки сходства. Из тех, кто нашел признаки сходства, 51,9% респондентов сообщили о невозможности их перепутать, и только 25,6% признали такую возможность.

Таким образом, лишь 9,01% респондентов признали наличие возможности перепутать товарные знаки и .

Мнение предпринимателя о том, что наличие возможности перепутать товарные знаки признали 17% респондентов, отклоняется судебной коллегией, поскольку ни из письменных пояснений предпринимателя ни из устного выступления его представителя не представляется возможным определить, на основании каких методологических приемов, используемых при анализе социологических опросов, получена такая цифра.

Учитывая, что в настоящем деле товарный знак Предпринимателя сравнивается не с буквенным товарным знаком общества, а с комбинированным товарным знаком, имеющим дополнительный доминирующий изобразительный элемент, судебная коллегия признает, что вероятность их смешения является еще более низкой.

Принимая во внимание отсутствие возможности реального смешения товарных знаков в глазах потребителей вследствие фактического отсутствия в гражданском обороте товаров и услуг, маркированных противопоставленным товарным знаком, и данных социологических опросов, подтверждающих незначительную угрозу, вероятность их смешения (не более 9% респондентов), судебная коллегия признает правильным вывод Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

В свою очередь, вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков влечет отказ в удовлетворении возражения, вне зависимости от наличия или отсутствия однородных товаров и услуг, указанных в регистрациях каждого из товарных знаков.

При таких обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам не может прийти к выводам о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 486364 противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также о нарушении оспариваемым ненормативным правовым актом прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Вместе с тем судебная коллегия считает необходимым исследовать доводы общества о наличии в действиях Предпринимателя по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на противопоставленный товарный знак признаков злоупотребления правом, а также о противоречии этих действий требованиям Парижской конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Поскольку Предпринимателем не ведется деятельности в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак общества, а потребители, даже те, которым известен его товарный знак преимущественно за счет предшествующего правообладателя (исходя из времени известности), ассоциируют в своем преимущественном большинстве этот товарный знак с сельскохозяйственной деятельностью и садоводством (которая предпринимателем не осуществляется), судебная коллегия отклоняет доводы общества о том, что целью приобретения Предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак являлось получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, сходного (по его мнению) с обозначением, длительное время используемым обществом.

Также не усматривает судебная коллегия в действиях Предпринимателя иных оснований, перечисленных в статье 10.bis Парижской конвенции, которые могут свидетельствовать об акте недобросовестной конкуренции с его стороны.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с доводами общества о наличии в действиях Предпринимателя признаков злоупотребления правом, направленных на причинение вреда обществу (статья 10 ГК РФ).

Так, противопоставленный товарный знак приобретен Предпринимателем в 2015 году у предприятия, признанного банкротом. При этом Предприниматель не мог не знать о длительном использовании обществом обозначения "МТС" в своей коммерческой деятельности, поскольку на этот момент общество обладало не только линейкой товарных знаков, включающих буквенный элемент "МТС" или состоящих только из такого элемента, но и двумя общеизвестными товарными знаками: товарный знак свидетельству N 76, признанный общеизвестным с 01.01.2005, и товарный знак по свидетельству N 120, признанный общеизвестным с 01.01.2011.

При этом Предпринимателем не представлено доказательств осуществления деятельности, с целью индивидуализации которой им был приобретен товарный знак .

После приобретения этого товарного знака Предпринимателем инициирована подача возражений против регистрации обществом товарных знаков, имеющих более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака Предпринимателя: товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 440363, 472848, 486364, 485227, 568837, 560199, 541753. После рассмотрения Роспатентом указанных возражений Предпринимателем инициированы судебные процессы по оспариванию решений Роспатента.

При рассмотрении настоящего спора судебной коллегией было предложено Предпринимателю подтвердить цель приобретения товарного знака для использования в собственной коммерческой деятельности путем представления доказательств его использования или осуществления подготовки к такому использованию, однако никаких доказательств и обоснований цели такого приобретения Предпринимателем представлено не было.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что Предпринимателем не представлено доказательств фактического использования приобретенного товарного знака, как и доказательств проведения подготовительных мероприятий для такого использования.

Вместе с тем с целью сохранения за собой исключительного права использования обозначения для всех товаров и услуг, перечисленных в регистрации, и избежания прекращения правовой охраны вследствие неиспользования этого обозначения, Предпринимателем зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740, с тождественным перечнем товаров и услуг.

Представитель Предпринимателя в судебном заседании не смог объяснить цели осуществления таких действий.

Кроме того, Предпринимателем подана заявка N 2016712129 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения , содержащего только буквенный элемент ранее приобретенного им товарного знака.

С учетом мнения Предпринимателя о сходстве до степени смешения противопоставленного товарного знака и оспариваемого обозначения, используемого обществом, а также выводов о наличии некоторой степени сходства их буквенных элементов, данные действия Предпринимателя не могут быть оценены иначе как направленные на приобретение исключительных прав на обозначение, обладающее большей степенью сходства с обозначением, используемым обществом в своей деятельности.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с доводами общества о том, что единственной целью приобретения Предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак, определяемой в том числе через его последующее поведение, является исключительно причинение вреда обществу, а не использование этого обозначения в собственной коммерческой деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Таким образом, судебная коллегия считает, что допущенное Предпринимателем злоупотребление при приобретении и последующем использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821 является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных в настоящем деле требований.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 13.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "МТС" по свидетельству Российской Федерации N 486364.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина