Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2017 г. № С01-299/2017 по делу N СИП-694/2016 Суд отменил принятое ранее решение в части отказа в признании недействительным решения Роспатента, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака в отношении части услуг, и направил дело в указанной части на новое рассмотрение, поскольку судом первой инстанции в своем решении не был проведен анализ однородности оспариваемых услуг и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 июня 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084), общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (ул. Ремесленная, д. 7, лит. А, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1157847138250) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-694/2016 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Голофаев В.В.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, в части оставления правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го и ряда услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении указанных товаров и услуг недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС".

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - Цепков Н.Б. (по доверенности от 27.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кольцова Т.В. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-582/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" - Званцова И.Н. (по доверенности от 26.12.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель Ибатуллин А.В., предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением: о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.09.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в части оставления его правовой охраны в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении указанных товаров и услуг недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (далее - общество "ТРЕЙД МАРКС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 заявленные требования удовлетворены частично:

суд признал недействительным решение Роспатента от 20.09.2016 в части сохранения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; ...агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ и обязал Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров;

в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению предпринимателя Ибатуллина А.В., судом первой инстанции ошибочно не признаны однородными товары 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеющий более раннюю дату приоритета. При этом предприниматель отмечает, что эти услуги выполняют функции по продвижению, реализации и рекламе различных товаров, перечень которых не ограничен, тогда как сохранение регистрации товарного знака в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ также позволяет его использовать, в том числе и при продаже (предложении к продаже) указанных товаров. Данное обстоятельство свидетельствует об однородности названных товаров и услуг.

Предприниматель отмечает, что в обжалуемом решении не приведен анализ однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака и в удовлетворении заявленных требований в указанной части фактически отказано немотивированно.

Роспатент в своей кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, просит указанный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент полагает, что вывод суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, является не обоснованным и не мотивированным. Вопреки требованиям статьи 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении суда отсутствует анализ на предмет однородности названных услуг.

Вместе с тем Роспатент отмечает, что указанные услуги не являются однородными, поскольку услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, можно отнести к услугам, связанным с торговой деятельностью, тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, связанных с доведением до потребителей сведений о товарах и оказываемых специализированными организациями.

Кроме того, судом первой инстанции, по мнению Роспатента, не применена статья 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), согласно которой при решении вопроса о том, может ли товарный знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Оспариваемый товарный знак используется правообладателем с 2001 года и стал известен потребителю именно в связи с деятельностью общества "ТРЕЙД МАРКС".

При этом, как отмечает Роспатент, противопоставленный товарный знак не используется и не использовался правообладателем, что свидетельствует о невозможности отнесения товаров и услуг к одному источнику происхождения и о неоднородности сравниваемых услуг.

В своей кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ТРЕЙД МАРКС", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, просит указанный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

Общество "ТРЕЙД МАРКС" приводит в своей кассационной жалобе доводы о несогласии с выводом суда об однородности услуг 35-го класса МКТУ, о его немотивированности и о необходимости учета известности оспариваемого товарного знака, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе Роспатента, а также довод об отсутствии в обжалуемом судебном акте анализа однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, аналогичный доводу, приведенному в кассационной жалобе предпринимателя.

Кроме того, общество "ТРЕЙД МАРКС" ссылается на недобросовестность действий предпринимателя Ибатуллина А.В. по приобретению исключительного права на противопоставленный товарный знак и последующей подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "ТРЕЙД МАРКС", направленных на создание препятствий в хозяйственной деятельности общества "ТРЕЙД МАРКС", поскольку противопоставленный товарный знак правообладателем не используется.

В отзывах на кассационные жалобы Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" предприниматель выразил несогласие с изложенными в них доводами, просил в их удовлетворении отказать.

Роспатент и общество "ТРЕЙД МАРКС" отзывы на кассационные жалобы не представили.

В судебном заседании представитель предпринимателя Ибатуллина А.В. поддержал доводы, изложенные им в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, а жалобы Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" оставить без удовлетворения.

Представители Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах указанных лиц, просили их удовлетворить, а в удовлетворении кассационной жалобы предпринимателя Ибатуллина А.В. отказать.

В судебном заседании представитель общества "ТРЕЙД МАРКС" на уточняющий вопрос суда пояснил, что требование о передаче дела на новое рассмотрение в ином составе суда не поддерживает.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам 22.05.2017 был объявлен перерыв до 26.05.2017. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, с участием тех же представителей.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 с датой приоритета от 01.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 на имя общества с ограниченной ответственностью "РЭД ФОКС" в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 31.07.2015 за N РД0178135, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 является общество "ТРЕЙД МАРКС".

Предприниматель Ибатуллин А.В. 14.04.2016 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным тем, что его регистрация противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесный элемент ранее зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 296115 тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака и товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было вынесено решение от 20.09.2016 об удовлетворении возражения от 14.04.2016 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц".

Решение Роспатента мотивировано тем, что противопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения. Анализируя однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, Роспатент пришел к выводу о том, что часть услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака однородны (некоторые позиции тождественны) услуге "реклама", имеющейся в перечне противопоставленного товарного знака. Товары и услуги, связанные с торговой деятельностью, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, не признаны Роспатентом однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они имеют иные назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Кроме того, Роспатентом при вынесении решения была учтена известность оспариваемого товарного знака на рынке (с 2001 года), а также длительное бесконфликтное сосуществование противопоставляемых товарных знаков.

Предприниматель, полагая, что указанное решение является недействительным в части сохранения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг", обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Данный вывод суда первой инстанции в кассационных жалобах не оспаривается, равно как не оспаривается и вывод суда о сходстве оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзывах на них, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Роспатент и суд первой инстанции обоснованно исходили из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (01.04.2013) и даты подачи возражения (14.04.2016) законодательство, применимое для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649, включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном названным Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в данном пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Оценив противопоставляемые товарные знаки, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о наличии между ними сходства до степени смешения.

Кроме того, принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и учитывая рекомендации, указанные в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, суд первой инстанции признал, что услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115, не являются однородными широкому перечню товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649.

При этом судом правомерно отмечено, что товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Например, как отмечено в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"), В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Однако правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 296115 предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама", обозначенных в общем виде, и не распространяется на какие-либо товары, в том числе товары, относящиеся к 18, 20, 22, 25-му классам МКТУ.

Проанализировав услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом была сохранена правовая охрана оспариваемого товарного знака, суд пришел к выводу о неправильном применении и толковании Роспатентом нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также о несоответствии выводов Роспатента фактическим обстоятельствам дела в отношении установления однородности услуг, для которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Судом установлено, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 519649 и N 296115, направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения). Взаимодополняемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов позволяют сделать вывод о том, что эти услуги выполняют одни и те же функции - продвижение, реализацию и рекламу товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанными выводами суда первой инстанции и отмечает, что, вопреки доводам, изложенным в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС", суд первой инстанции не делал вывод об однородности услуг, связанных с реализацией товаров, и непосредственно услуг по рекламе.

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе").

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Следовательно, услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода.

Однако судом первой инстанции принято во внимание, что противопоставляемый товарный знак зарегистрирован также в отношении услуги "демонстрация товаров", которая однородна услугам, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность "предложение продукции покупателям" и цель "доведение товара до потребителя", услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет изложенные в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" доводы о немотивированности вывода суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, как противоречащие содержанию судебного акта, в котором приведен анализ указанных услуг и сделаны соответствующие выводы.

Доводы о необходимости исследования известности оспариваемого товарного знака, приведенные в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС", также подлежат отклонению, поскольку известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака и подлежит учету, прежде всего, в отношении старшего товарного знака.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вероятность смешения зависит, во-первых, от степени различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Аналогичная позиция выражена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

При этом и довод названных лиц о злоупотреблении правом со стороны предпринимателя Ибатуллина А.В. подлежит отклонению как не имеющий правового значения для настоящего дела, в рамках которого подлежат установлению обстоятельства охраноспособности оспариваемого товарного знака и заинтересованности лица в его оспаривании. При этом правообладатель сходного до степени смешения товарного знака с более ранней датой приоритета, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг, признается таким заинтересованным лицом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что недобросовестность при приобретении исключительных прав на товарный знак с более ранней датой приоритета, установленная в предусмотренном законом порядке, может являться основанием для оспаривания предоставления правовой охраны этому товарному знаку. В свою очередь, аннулирование регистрации такого товарного знака может быть основанием для пересмотра судебных актов по настоящему делу по новым обстоятельствам.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводами, изложенным в кассационных жалобах предпринимателя Ибатуллина А.В. и общества "ТРЕЙД МАРКС" о том, что в обжалуемом судебном акте не приведен анализ однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Выводы суда в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в указанной части в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в частности оценить однородность услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в отношении указанной части заявленных требований.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" удовлетворить частично.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-694/2016 отменить в части отказа в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2016, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная".

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по настоящему делу оставить без изменения.

Кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Е.Ю. Пашкова