Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. по делу N СИП-17/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в части отказа в удовлетворении указанного возражения в отношении части товаров и услуг, поскольку при рассмотрении возражения Роспатентом анализ товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, на предмет однородности не был сделан, а вывод об отсутствии их однородности, хотя и присутствует в оспариваемом решении, по сути формален

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зачиняевой Е.Н.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003, ОГРН 1030202380450) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 11.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 430204.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03067, Украина).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Атлант" - Курочкин И.А. (по доверенности от 15.05.2017),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кромкина А.Н. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-578/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" - Моисеенко А.И. (по доверенности от 01.02.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Атлант" (далее - общество "Атлант") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 11.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 430204.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (далее - общество "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М").

В обоснование заявления общество "Атлант" ссылается на то, что вопреки выводам Роспатента, первоначальный правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 159257, 156214, 148345 (общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант" (далее - общество "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант")) не выдавал письмо-согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя общества "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М".

По мнению заявителя, выводы Роспатента об отсутствии однородности товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 42-го ("организация выставок с предоставлением оборудования, снабжение продовольственными товарами, реализация товаров") классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не обоснованы.

Кроме того, общество "Атлант" отмечает, что, несмотря на очевидное наличие возможности смешения товаров, вводимых в гражданский оборот под оспариваемым товарным знаком, и услуг по реализации товаров, оказываемых под противопоставленными товарными знаками, Роспатент неправомерно не проанализировал однородность товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (однородными являются, например: товары 12-го класса МКТУ и услуги 37-го класса МКТУ "ремонт и техническое обслуживание автомобилей", 39-го класса МКТУ "автобусный транспорт, прокат автомобилей, прокат транспортных средств, транспорт"; часть товаров 9-го класса МКТУ и услуги 37-го класса МКТУ "установка и ремонт телефонов", услуги 38-го класса МКТУ "абонентная телеграфная связь, информация по вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, передача факсимильная, радиовещание, радиотелефонная связь, информация по вопросам связи, связь телефонная"; все товары 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров"), а также однородность услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 37, 41, 42-го классов МКТУ, связанными с информацией и услугами 42-го класса МКТУ ("прокат компьютеров"), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

При этом заявитель, ссылаясь на пункты 3.6 и 3.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), соглашаясь с выводом Роспатента о доминирующем положении во всех товарных знаках основного легко запоминающегося словесного элемента "АТЛАНТ", и отмечая, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для широкого и разнообразного диапазона товаров в пределах разных классов МКТУ, полагает, что ввиду высокой степени сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, все товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак должны быть признаны однородными тем товарам и услугам, которые указаны в регистрации противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, общество "Атлант" обращает внимание на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2016 по делу N СИП-329/2016, которым решение Роспатента от 29.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635 со словесным элементом "АТЛАНТ" признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами общества "Атлант", полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Заинтересованное лицо отмечает, что заявителем не оспаривается его вывод о неоднородности товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товаров 6, 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, для которых которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, а товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 159257 в отношении приведенных заявителем услуг 37, 38, 39, 42-го классов МКТУ не зарегистрирован.

Возражая против доводов общества "Атлант", Роспатент считает, что товары и услуги различны по своей природе и назначению, в связи с чем, при отсутствии взаимодополняемости товаров и услуг (как, например, "учебные пособия" (16-й класс МКТУ) и "обучение" (41-й класс МКТУ)), услуга 42-го класса МКТУ "реализация товаров", в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 148345, не является однородной товарам 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку в противном случае все товары с 1-го по 34-й класс МКТУ должны быть признаны однородными указанной услуге 42-го класса МКТУ.

По мнению Роспатента, у потребителей не может создаться представление о том, что услуги 37-го ("установка и ремонт телефонов") и 38-го ("абонентная телеграфная связь, информация по вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, передача факсимильная, радиовещание, радиотелефонная связь, связь телефонная") классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 148345, 156214, оказывает то же лицо, которое производит товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ввиду того, что товары названного класса относятся к товарам производственно-технического назначения, в связи с чем предназначены для определенного круга потребителей и для длительного пользования, то есть потребители особенно внимательны при приобретении таких товаров, в свою очередь, услуги указанных классов МКТУ оказываются третьим лицам и направлены на удовлетворение их потребностей.

Заинтересованное лицо полагает, что товары 12-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могут быть признаны однородными услугам 37-го ("ремонт и техническое обслуживание автомобилей") и 39-го ("автобусный транспорт, прокат автомобилей, прокат транспортных средств, транспорт") классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 148345, 156214, так как правовая охрана последних товарных знаков в отношении названной услуги 37-го класса МКТУ досрочно прекращена по решению Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2016 по делу N СИП-159/2016, в связи с чем не имеется необходимости для ее сравнения с товарами 12-го класса МКТУ, а также эти товары и указанные услуги 39-го класса МКТУ не являются корреспондирующими и взаимозаменяемыми, поскольку имеют разное назначение, условия реализации и круг потребителей.

Также Роспатент в обоснование своей правовой позиции ссылается на то, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, в оспариваемом товарном знаке помимо словесного элемента "АТЛАНТ" присутствуют и иные словесные элементы, которые в силу своей семантики могут указывать на определенную направленность товаров и услуг, в связи с чем довод общества "Атлант" о необходимости более широкого подхода к однородности товаров и услуг, обусловленной включением в сравниваемые товарные знаки тождественного словесного элемента "АТЛАНТ", не обоснован.

Кроме того, Роспатент, не согласен с доводом общества "Атлант" об отсутствии согласия первоначального правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию оспариваемого товарного знака, считая его не обоснованным. Так Роспатент отмечает то, что им была установлена однородность части услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. При этом первоначальный правообладатель противопоставленных товарных знаков (общество "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант") представил в Роспатент письмо-согласие от 27.08.2009 на регистрацию, в том числе оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ на имя общества "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М", копия которого имеется в материалах административного дела и содержит все необходимые реквизиты, в связи с чем у него отсутствовали основания полагать, что прежний правообладатель не выражал своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Заинтересованное лицо обращает также внимание на то, что заявителем не приведены основания и доказательства того, что общество "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант" не выдавало согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Общество "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" также оспорило доводы общества "Атлант", полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Третье лицо так же, как и Роспатент, указывает на наличие в материалах административного дела названного письма-согласия и ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2016 по делу N СИП-329/2016, в котором содержится вывод о правомерности отказа Роспатента в удовлетворении возражения в части услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Как отмечает общество "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М", на момент принятия Роспатентом оспариваемого ненормативного правового акта правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 156214, 148345 досрочно прекращена в отношении услуг 37-го класса МКТУ "ремонт и техническое обслуживание автомобилей, антикоррозионная обработка, восстановление протекторов на шинах, вулканизация (ремонт) шин, установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, мытье транспортных средств, смазка транспортных средств" решением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2016 по делу N СИП-159/2016.

В отношении остальных товаров и услуг третье лицо изложило доводы, аналогичные доводам заинтересованного лица об отсутствии однородности.

В судебном заседании представитель общества "Атлант" требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представители Роспатента и общества "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" возражали против удовлетворения заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, по заявке N 2008705693 с датой приоритета от 24.03.2008 на имя общества "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" 16.02.2011 зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом "АТЛАНТ М" по свидетельству Российской Федерации N 430204 в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

В Роспатент 11.03.2016 поступило возражение общества "Атлант" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что он сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 148345, 156214, 159257, имеющими более раннюю дату приоритета и зарегистрированными для однородных товаров.

По результатам рассмотрения указанного возражения 15.09.2016 Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430204.

Общество "Атлант", полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.03.2008), законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ (действовавшей на момент подачи заявки) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что Роспатент, применив методику сравнения обозначений, изложенную в пунктах 14.4.2 и 14.4.3 Правил, пришел к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков в целом ввиду наличия в них семантически и фонетически тождественного доминирующего словесного элемента "АТЛАНТ".

Вместе с тем Роспатент признал неоднородными товары 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 6, 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в связи с их отличием по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта, а также поскольку они не соотносятся между собой как род-вид, не являются взаимозаменяемыми; неоднородными услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они не соотносятся как род-вид.

В то же время, проведя сопоставительный анализ услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, Роспатент пришел к выводу об однородности части услуг, обусловленной их полной идентичностью или отнесением к одной области деятельности, соотношения как род-вид.

При этом Роспатентом принято во внимание то, что основанием для принятия решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака послужило выданное первоначальным правообладателем противопоставленных товарных знаков (обществом "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант") письмо-согласие от 27.08.2009 на его регистрацию в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ на имя общества "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М".

Рассмотрев доводы заявителя, коллегия судей пришла к следующим выводам.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а, б, в).

Признаки, перечисленные в названном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 430204 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "АТЛАНТ", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного справа от словесного элемента "АТЛАНТ" аверса и реверса медали с изображением лица мифологического героя и буквы "М", соответственно. Под словесным элементом "АТЛАНТ", находятся словесные элементы "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ниже размещены словесные элементы "МЫ ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЛЮБИМЫЙ АВТОМОБИЛЬ", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "АТЛАНТ" по свидетельству Российской Федерации N 159257 с датой приоритета от 15.12.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 6, 19, 29, 30-го и услуг 40, 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "АТЛАНТ" по свидетельству Российской Федерации N 156214 с датой приоритета от 26.03.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 148345 с датой приоритета от 26.03.1996 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент "АТЛАНТ", выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Роспатент, оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, пришел к правильному выводу об их сходстве до степени смешения ввиду наличия в каждом из них фонетически и семантически тождественного доминирующего словесного элемента "АТЛАНТ". Указанный вывод обществом "Атлант" не оспаривается.

Также суд отмечает, что пункт 6 статьи 1483 ГК РФ содержит указание на допустимость регистрации обозначения, сходного до степени смешении с зарегистрированным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, для однородных товаров, при наличии согласия правообладателя раннего товарного знака.

В материалах административного дела, представленных Роспатентом в материалы настоящего судебного дела, имеется письмо-согласие предшествующего правообладателя противопоставленных товарных знаков, содержащее все необходимые реквизиты, не вызывающее сомнений относительно достоверности волеизъявления лица, его выдавшего. Оснований для непринятия письма-согласия у Роспатента не имелось.

Заявления о фальсификации названного письма-согласия представителем общества "Атлант" сделано не было.

Кроме того, суд принимает во внимание, что аналогичные обстоятельства относительно названного письма-согласия установлены в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2016 по делу N СИП-329/2016, оставленном без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017, с участием в деле тех же лиц.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о правомерности регистрации оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Рассмотрев довод о том, что Роспатентом не проведен анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам и услугам, указанным в регистрации противопоставленных товарных знаков, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций N 198 для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункт 3.4 Методических рекомендаций N 198).

В пункте 3.5 Методических рекомендаций N 198 разъяснено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Как указано в пункте 3.8 Методических рекомендаций N 198, при наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, Роспатенту следовало произвести анализ на однородность тех позиций МКТУ, в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (за исключением услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ), а именно в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Как следует из обжалуемого решения, Роспатент сделал вывод о том, что товары 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 430204, и товары 6, 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, отличаются по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта и не соотносятся между собой как род-вид, в связи с чем являются неоднородными.

Вместе с тем, сделанный вывод не подтвержден каким-либо анализом. Из содержания оспариваемого решения невозможно установить, применяя какие критерии Роспатент установил однородность товаров оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

При этом выборочный анализ перечней товарных позиций, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки показал следующее.

Спорный товарный знак зарегистрирован для товаров "резаки газовые" (7-го класса МКТУ), противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров "газовые резаки" (8-го класса МКТУ) - данные товары являются тождественными; "номера для зданий светящиеся" (11-го класса МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары "номера здания несветящиеся неметаллические" (20-го класса МКТУ), для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Кроме того, суд обращает внимание на то, что, например: оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров "переносные телефоны; провода телефонные" (9-го класса МКТУ), а противопоставленные - для услуг "установка и ремонт телефонов" (37-го класса МКТУ), "связь телефонная" (38-го класса МКТУ); оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров "дымоходы" (7-го класса МКТУ), а противопоставленные товарные знаки - для услуг "чистка дымоходов" (37-го класса МКТУ).

Выборочный анализ товаров и услуг, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, позволяет признать обоснованным довод общества "Атлант", изложенный в поданном в суд заявлении, о том, что при рассмотрении возражения Роспатентом анализ товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, на предмет однородности сделан не был, а вывод об отсутствии их однородности, хотя и присутствует в оспариваемом решении, сделан формально.

При этом то обстоятельство, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для разных классов МКТУ, само по себе не свидетельствует об отсутствии однородности этих товаров, поскольку, как указывалось выше, классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Указанная выборочная проверка свидетельствует о наличии как тождественных, так и очевидно однородных товаров, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, несмотря на то обстоятельство, что они находятся в разных классах МКТУ.

Кроме того, оспариваемое решение Роспатента не содержит анализа на предмет однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным обозначениям.

Вместе с тем необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, напрямую предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Судебная коллегия полагает, что решение Роспатента, принятое с допущенными Роспатентом нарушениями (без анализа однородности товаров и услуг), в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ затрагивает права правообладателя противопоставленных товарных знаков, поскольку без достаточных к тому оснований сохраняет правовую охрану оспариваемого товарного знака, признанного сходным до степени смешения с противопоставленными.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности оспариваемого ненормативного правового акта в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ и о несоответствии его в этой части пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение в названной части принято уполномоченным органом, в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем, требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным, подлежит удовлетворению в соответствующей части.

Пунктом 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не был проведен детальный анализ перечней товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки в указанной части, на предмет установления их однородности, суд полагает необходимым направить возражение заявителя в соответствующей части на новое рассмотрение в Роспатент.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Атлант" удовлетворить частично.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 11.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 430204 признать недействительным в части отказа в удовлетворении указанного возражения в отношении товаров и услуг 4, 7, 9, 11, 12, 28, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть в указанной части возражение общества с ограниченной ответственностью "Атлант" от 11.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 430204.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (ОГРН 1030202380450) 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин