Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2017 г. по делу N СИП-2/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку собранными доказательствами установлено, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону, в связи с чем в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано правомерно

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению компании Зентива Груп, а.с./Zentiva Group, a.s. (U kabelovny 130, Praha 10 - Dolni Mecholupy, Czech Republic 102 37)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по международной заявке N 1193535,

третье лицо: открытое акционерное общество "Валента Фармацевтика" (ул. Фабричная, д. 2, г. Щелково, Московская обл., 141101, ОГРН 1035010202336).

В судебном заседании приняли участие представители: от компании Зентива Груп, а.с. - Колесник Е.А., Рыбин В.Н. (по доверенности 21.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Овчинников A.M. (по доверенности от 22.07.2016), Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Зентива Груп, а.с. (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по международной заявке N 1193535 (с учетом уточнения заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Валента Фармацевтика" (далее - общество).

В судебном заседании представитель Компании заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, явку представителя не обеспечило, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя заявителя 27.02.2014 Международным Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее - МБ ВОИС) зарегистрировано словесное обозначение "INFLAXIB" в качестве товарного знака за N 1193535 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с конвенционным приоритетом от 27.08.2013.

При подаче заявки на международную регистрацию названного товарного знака Компанией испрашивалась правовая охрана, в том числе на территории Российской Федерации.

По результатам проведения экспертизы Роспатентом 25.09.2015 на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны названному товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ. Указанному обозначению был противопоставлен товарный знак "ИНФЛОКСИМ" по свидетельству Российской Федерации N 278215, зарегистрированный ранее на имя общества в отношении однородных товаров.

Не согласившись с указанным решением, Компания 20.07.2016 обратилась в Роспатент с возражением.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 31.10.2016 принято решение об отказе в его удовлетворении.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак Компании является сходным до степени смешения с товарным знаком общества, который зарегистрирован для однородных товаров, вследствие чего Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления правовой охраны международному товарному знаку N 1193535 на территории Российской Федерации вследствие наличия препятствий, предусмотренных подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 31.10.2016 нарушает ее права и законные интересы, а также ссылаясь на устранение обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, Компания обратилась в суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя и Роспатента, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Компании против принятого Роспатентом решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1193535 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Компанией в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1193535 (27.08.2013) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на обращение в суд, заключается в отказе уполномоченного государственного органа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации объекту интеллектуальной собственности.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При проверке соответствия закону решения Роспатента об оставления в силе решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку Компании на территории Российской Федерации в отношении товаров 5-го класса МКТУ, на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, судом установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак, правообладателем которого является общество, имел более раннюю дату приоритета по сравнению с товарным знаком Компании, поэтому Роспатентом обоснованно был проведен анализ этих обозначений на сходство до степени смешения.

Учитывая положения Правил N 32, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков, равно как и об однородности товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы названные товарные знаки.

При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что в указанной части решение Роспатента Компанией в поданном в суд заявлении не оспаривается.

Заявление Компании содержит довод о нарушении Роспатентом положений пунктов 3.7, 4.3, 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), которые в свою очередь привели к нарушению требований пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении названного довода судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2016 по делу N СИП-391/2016 была досрочно прекращена правовая охрана словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 278215 в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

Вышеназванное решение суда по делу N СИП-391/2016, которым была прекращена правовая охрана противопоставленного в настоящем случае товарного знака, было принято позднее даты принятия оспариваемого решения Роспатента.

Соответственно, противопоставленный товарный знак действовал на дату подачи заявки Компании на регистрацию обозначения "INFLAXIB" в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, а также на момент принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, поданного Компанией.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что у Роспатента на момент рассмотрения возражения Компании и принятия оспариваемого решения не имелось оснований не учитывать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 298301 при проведении анализа на соответствие заявленного Компанией на регистрацию в качестве товарного знака обозначения на территории Российской Федерации требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом суд полагает необходимым отметить то обстоятельство, что при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана прекращается лишь на будущее время.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 по делу N СИП-212/2015.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного Компанией обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом отказано правомерно.

Довод Компании о том, что при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам в нарушение положений пунктов 3.7, 4.3, 4.8 Правил ППС не было удовлетворено ходатайство от 28.09.2016 об отложении заседания на более поздний срок, не может служить основанием для признания оспариваемого решения незаконным, поскольку отложение заседания коллегии является правом, а не обязанностью палаты по патентным спорам. Кроме того, пункты 3.7 и 4.3 Правил ППС предусматривают иные основания для отложения, которые для рассматриваемого случая не применимы. При этом решение по результатам рассмотрения выносится не палатой по патентным спорам, а Роспатентом. Палата по патентным спорам осуществляет лишь подготовительные действия. При этом решение было вынесено Роспатентом через месяц после заседания палаты по патентным спорам, однако и к моменту вынесения оспариваемого решения обстоятельства которые были положены в основу отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, устранены не были.

Довод заявителя о том, что Роспатентом не учтены положения статьи 14 "Послабления в случае несоблюдения сроков" Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного в г. Сингапуре 27.03.2006, судом отклоняется, так как вышеуказанные положения определяют восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак.

Также суд не находит оснований для применения к настоящей ситуации правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50).

Как разъясняется в пункте 33 Постановления N 50, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Положения настоящего пункта применяются также при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака.

Вместе с тем суд полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что названное Постановление N 50 было принято Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с возникающими при рассмотрении дел арбитражными судами вопросами, касающимися примирения сторон, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению, а также в целях развития примирительных процедур на основании статьи 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации".

Таким образом, основным условием применения правовой позиции, изложенной в пункте 33 названного Постановлении, является наличие факта примирения лица, подавшего заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака и правообладателя (правообладателей) противопоставленных Роспатентом товарных знаков, выраженного в форме письма-согласия на регистрацию спорного обозначения.

В рассматриваемом деле отсутствуют какие-либо сведения о наличии факта примирения Компании и общества, являвшегося правообладателем противопоставленного товарного знака. Письмо-согласие общества на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1193535 в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ в материалы судебного дела Компанией не представлено.

Исходя из изложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что правовая позиция, изложенная в пункте 33 Постановления N 50, в настоящем деле применению не подлежит.

При этом суд обращает внимание на следующее. Устранение обстоятельств, послуживших основанием для отказа в регистрации товарного знака, не является основанием для отмены решения Роспатента в случае, если такие основания не были устранены к моменту вынесения такого решения. Устранение таких обстоятельств, по общему правилу, может являться основанием для подачи новой заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

В случае, если товарный знак является международным, и поставлен вопрос о распространении его правовой охраны на территорию Российской Федерации, аналогичная процедура предусмотрена международным договором.

Так, в результате устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении (расширении) правовой охраны товарному знаку на территории одной из стран-участниц Соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891; Соглашение вступило в силу для СССР с 01.07.1976) (далее - Мадридское соглашение) и/или Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее - Мадридский протокол), для подателя заявки предусмотрена иная процедура последующего распространения правовой охраны заявленного на регистрацию обозначения на территории соответствующей страны, нежели отмена решения уполномоченного ведомства этой страны.

Так, согласно пункту 32.01 Руководства по международной регистрации знаков (по состоянию на 01.09.2009), если действие международной регистрации не распространяется на Договаривающуюся Сторону (например, вследствие того, что охрана в этой Договаривающейся стороне не испрашивалась на время осуществления международной регистрации, или потому, что знак более не подлежит охране в этой Договаривающейся Стороне в результате окончательного решения, вынесенного после отказа в охране, признания недействительности или отказа от охраны), распространение охраны на эту Договаривающуюся Сторону может быть достигнуто путем подачи последующего указания. Владелец может пожелать сделать это, если, например, оснований для такого отказа, признания недействительности или отказа от охраны более не существует.

Из изложенного следует, что ввиду принятия Судом по интеллектуальным правам решения в рамках дела N СИП-391/2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 278215, который ранее был противопоставлен Роспатентом заявленному на регистрацию Компанией обозначению, последняя может обратиться в МБ ВОИС с соответствующим последующим указанием (правило 25 Общей инструкции к Мадридскому соглашению).

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного Компанией обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным. Требование Компании удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Вместе с тем, из приложенного чека-ордера от 08.12.2016 операция 11 усматривается, что государственная пошлина уплачена Компанией в размере 6000 рублей, тогда как в соответствии с пунктом 3 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина для юридических лиц при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным составляет 3 000 рублей.

В соответствии с положениями статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, уплаченная в большем размере, подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требование компании Зентива Груп, а.с./Zentiva Group, a.s. оставить без удовлетворения.

Возвратить компании Зентива Груп, а.с./Zentiva Group, a.s. из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины излишне уплаченной по чеку-ордеру от 08.12.2016 операция 11.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.