Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2017 г. N 305-ЭС15-7110 Состоявшиеся судебные акты по делу о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право общества на полезную модель, отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не установлено, в каком количестве полотенцесушителей данной модели, реализованных ответчиком в период прекращения действия патента на полезную модель, использовано техническое решение, охраняемое данным патентом, и кто является их производителем

Резолютивная часть определения объявлена 11 апреля 2017 г.

Определение в полном объеме изготовлено 14 апреля 2017 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Хатыповой Р.А., Поповой Г.Г.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДВИН" (далее - общество "ДВИН") на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2016 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "БилдСити" (далее - общество "БилдСити") к обществу "ДВИН" о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право общества "БилдСити" на полезную модель, охраняемую патентом Российской Федерации RU 62501 в объеме формулы полезной модели с приоритетом от 02.11.2006, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей модели "F" тип водяной различных типоразмеров, а также их введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения общества "БилдСити"; взыскании с общества "ДВИН" в пользу общества "БилдСити" 11 500 рублей расходов на экспертизу.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "ДВИН": Марочкин А.А.;

общества "БилдСити": Рыбина Л.Д., Шевченко С.Л.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2016, иск удовлетворен: ответчику запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель, охраняемую патентом RU 62501, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей модели "F" тип водяной различных типоразмеров, а также их введение в гражданский оборот в любой форме на территории Российской Федерации без разрешения истца; с общества "ДВИН" в пользу общества "БилдСити" также взыскано 11 500 рублей расходов на экспертизу.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "ДВИН" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом интересов.

В кассационной жалобе общество "ДВИН" указывает на неверное толкование судами пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2016 N 305-ЭС15-7110 кассационная жалоба общества "ДВИН" вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, представленный суду письменный отзыв, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятые по делу судебные акты - отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "БилдСити" является правообладателем патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха", выданного Роспатентом на основании договора об отчуждении исключительного права на полезные модели от 24.01.2014, зарегистрированного в Роспатенте 21.03.2014 за N РД0144018.

Спорный патент дважды прекращал свое действие: с 03.11.2007 по 20.11.2009 и с 03.11.2010 по 20.04.2013.

Ссылаясь на то, что обществом "БилдСити" на рынке сбыта полотенцесушителей в 2014 году обнаружено, что общество "ДВИН" без согласия правообладателя вводит в гражданский оборот полотенцесушители, которые полностью повторяют конструкцию полотенцесушителя, охраняемого патентом на полезную модель RU 62501, истец обратился в арбитражный суд за защитой своих нарушенных исключительных прав.

Суды, исследовав представленные доказательства, установили факт использования ответчиком полезной модели "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха" по патенту истца при производстве и реализации своей продукции, поскольку в продукции ответчика использован каждый признак независимого пункта формулы по патенту на полезную модель RU 62501.

Однако признав факт реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента, но не их серийного производства, а также отсутствие доказательств, подтверждающих наличие у общества "ДВИН" производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период, суды пришли к выводу об отсутствии у ответчика права послепользования и, руководствуясь пунктом 1 статьи 1365, пунктом 2 статьи 1358 и пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили исковые требования, запретив ответчику совершать действия, нарушающие исключительное право истца по патенту RU 62501 в отношении полотенцесушителя модели F.

Суд по интеллектуальным правам, поддерживая выводы судов нижестоящих инстанций, также отметил, что названный запрет соответствует предмету заявленных требований и не затрагивает права ответчика относительно второго объекта исключительного права - полезной модели "элемент для отвода воздуха".

Между тем судами не учтено следующее.

Пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на полезную модель и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование полезной модели либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Суды, указав на отсутствие доказательств, подтверждающих наличие у общества "ДВИН" производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период, и соответственно серийного производства, в то же время запретили обществу "ДВИН" совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель, охраняемую патентом RU 62501, в том числе производство.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Признав факт реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента, суды не рассмотрели и не установили наличие права послепользования общества "ДВИН" в отношении других способов введения полотенцесушителей в гражданский оборот, таких как ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель по патенту RU 62501.

Таким образом, суды неправомерно ограничили право послепользования только производством или изготовлением, при том, что иные способы использования полезной модели не являются сопутствующими производству или изготовлению, а в силу нормы пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации являются самостоятельными способами использования и могут составлять право послепользования как вместе с производством продукции, так и в качестве отдельных составных частей права послепользования.

Общество "ДВИН" неоднократно при рассмотрении дела заявляло, что судами не приняты во внимание представленные доказательства того, что объем реализации полотенцесушителей в период послепользования составляет 27 295 шт., что соответствует 13 647 шт. в год, поэтому общество "ДВИН" полагает, что сохранило право на дальнейшее безвозмездное использование спорной полезной модели без расширения объема такого использования (правопослепользования) в данном объеме.

Однако суды не установили существенные обстоятельства, необходимые для правильного разрешения спора, в том числе: в каком количестве полотенцесушителей модели "F", реализуемых ответчиком в период прекращения действия патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха", использовано техническое решение, охраняемое данным патентом; кто является производителем данных полотенцесушителей.

Причем, обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права послепользования, то есть на ответчика.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2016 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.