Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 г. по делу N СИП-711/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку истец уже является обладателем исключительного права на товарный знак в отношении указанного ряда товаров, ему не может быть предоставлено еще одно исключительное право на тот же по сути товарный знак и в том же объеме правовой охраны

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесниковым А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450019, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200) от 20.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014712526.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014712526.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие, через канцелярию Суда по интеллектуальным правам, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 123 и 156 названного Кодекса.

Представитель Роспатента в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве, полагая, что обжалуемое решение от 20.09.2016 вынесено правомерно.

Общество посредством электронной системы подачи документов представило возражения на отзыв Роспатента, которые приобщены к материалам дела.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, 16.04.2014 в Роспатент от общества поступила заявка N 2014712526 на регистрацию в качестве собственного товарного знака обозначения со словесным элементом "ЮЖНЫЙ САД".

Правовая охрана по названной заявке испрашивалась для товаров и услуг 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ).

Решением Роспатента (заключение формальной экспертизы от 25.12.2015) в регистрации названного товарного знака N 2014712526 было отказано по мотивам ее несоответствия требованиям статей 1477 и 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом Роспатент руководствовался тем, что общество уже является правообладателем тождественного товарного знака "ЮЖНЫЙ САД" по свидетельству Российской Федерации N 517703, зарегистрированного в отношении совпадающих товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

В силу изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение "ЮЖНЫЙ САД" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Обжалуемым ненормативным правовым актом Роспатента от 20.09.2016 в удовлетворении возражения заявителя от 04.05.2016 против решения формальной экспертизы было отказано по тем же мотивам.

Будучи несогласным с названным решением от 20.09.2016, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам за судебной защитой нарушенного права.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителя Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401).

Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Заявителем соблюден срок, предоставленный законом для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения предпринимателя на решение формальной экспертизы о наличии правовых оснований для отказа в регистрации спорного товарного знака и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления в Роспатент спорной заявки N 2014712526 (16.04.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя часть четвертую ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Минюсте РФ 25.03.2003 под N 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила N 32).

Заявленное по настоящему делу требование мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение, в отношении которого испрашивается правовая охрана, не является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 517703, поскольку противопоставленные обозначения различаются видом использованного шрифта (соответственно жирным и нежирным).

Также, по мнению общества, Роспатент неправомерно указал на идентичность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 517703 и испрашивается правовая охрана заявленному обозначению.

Кроме того, общество указывает, что ссылка Роспатента на противоречие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака природе исключительного права не основана на нормах материального права.

При этом, по мнению общества, вывод Роспатента о том, что предусмотренная гражданским законодательством возможность отчуждения товарного знака может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что в свою очередь прямо противоречит функции товарного знака (статья 1477 ГК РФ), не основан на нормах материального права.

По мнению общества, ГК РФ не содержит прямых указаний на невозможность регистрации двух товарных знаков с тождественными обозначениями в отношении идентичных товаров (работ, услуг) одним лицом, а также невозможность такой регистрации не вытекает из каких-либо других норма права, регулирующих сходные отношения, и из общих начал и смысла гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и справедливости.

Отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, Роспатент руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы проверяется, в частности, соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1496 ГК РФ, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Вместе с тем товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526 с приоритетом от 16.04.2014 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Предоставление правовой охраны товарному знаку "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526 испрашивалось в отношении товаров 32-го "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые и напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива)" классов МКТУ.

При этом уже принадлежащий обществу товарный знак также является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29-го "овощи и фрукты консервированные, компоты", 32-го класса "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые и напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива)" классов МКТУ.

Вместе с тем сравнительный анализ, проведенный Роспатентом, показал, что товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526 и товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по свидетельству N 517703 являются тождественными, поскольку то обстоятельство, что имеющийся у общества товарный знак выполнен более жирным шрифтом, чем товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526, не влияет на восприятие сравниваемых товарных знаков как тождественных.

При этом сравнительный анализ товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана товарному знаку со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526, и товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по свидетельству Российской Федерации N 517703, показал, что данные товары полностью совпадают.

В силу изложенных обстоятельств, учитывая, что общество уже является обладателем исключительного права на товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, Роспатент пришел к выводу о том, что обществу не может быть предоставлено еще одно исключительное право на тот же, по сути, товарный знак и в том же объеме правовой охраны.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Между тем правообладатель может на основании статей 1233 и 1236 ГК РФ самостоятельно распорядиться исключительными правами на тождественные товарные знаки путем предоставления разным лицам исключительных лицензий.

Таким образом, разным лицам могут быть предоставлены исключительные лицензии на один и тот же, по сути, товарный знак, что, в свою очередь, прямо противоречит основной функции товарного знака, установленной пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ - индивидуализировать товары (услуги) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Более того, предусмотренная Кодексом возможность отчуждения товарного знака, может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что в свою очередь, прямо противоречит индивидуализирующей функции товарного знака.

Вместе с тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что действующее законодательство не содержит положений, которые бы запрещали одному лицу обладать исключительными правами на серию товарных знаков.

Между тем заявление по спорной заявке на регистрацию обозначения, тождественного имеющемуся товарному знаку и в отношении тех же товаров, то есть фактически одного и того же средства индивидуализации, не свидетельствует о намерениях общества обладать серией товарных знаков, поскольку под серией товарных знаков, как это следует из правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, понимается совокупность знаков, принадлежащих одному правообладателю, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Вместе с тем товарный знак со словесным обозначением "ЮЖНЫЙ САД" по свидетельству Российской Федерации N 517703 и обозначение "ЮЖНЫЙ САД" по заявке N 2014712526 являются тождественными, то есть, по сути, представляют собой одно и тоже средство индивидуализации, что не позволяет их рассматривать в связи с вышесказанным в качестве серии товарных знаков.

Довод общества о том, что ссылка Роспатента на противоречие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака природе исключительного права не основана на нормах материального права, судебной коллегией отклоняется, как основанная на неверном толковании норм права самим заявителем.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Из положений пункта 2 статьи 1496 ГК РФ следует, что если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

Фактически данной нормой права законодатель предусмотрел, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект, поскольку в ином случае право перестает быть исключительным.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Вместе тем статьей 1481 ГК РФ предусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Как следует из системного анализа вышеуказанных норм права, на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Между тем признание множества исключительных прав на один и тот же объект в пределах одной юрисдикции противоречило бы абсолютной природе исключительных прав и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительных прав на него.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом обществу была предоставлена возможность, как полного изложения своей правовой позиции, так и приобщения к материалам дела доказательств в обоснование правомерности заявленной позиции, однако убедительных доказательств, опровергающих выводы оспариваемого ненормативного акта, а также обосновывающих несоответствие его нормам федерального законодательства суду не представлено, а доводы Роспатента об обратном в судебном заседании не опровергнуты.

Кроме того, пунктом 3 части 1 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в заявлении о признании ненормативного правового акта недействительным, должны быть указаны права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым действием.

При этом основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо одновременно два основания.

Между тем убедительных доказательств о нарушении конституционных прав на свободу предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, незаконном возложении на него каких-либо обязанностей, создании иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, с учетом отсутствия в материалах дела каких-либо доказательств осуществления им самостоятельной хозяйственной деятельности, общество суду не представило.

Указанное обстоятельство, по мнению судебной коллегии, является самостоятельным основанием для отказа в признании незаконным оспариваемого по делу ненормативного правового акта.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам не находит правовых оснований для удовлетворения полностью либо частично заявленных по настоящему делу требований.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований - отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур