Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2017 г. по делу N СИП-707/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента по делу, поскольку Роспатент не учел, что введение потребителей в заблуждение возникает при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате продолжительного использования для индивидуализации услуг, формально не являющихся однородными, и не сделал об этом вывод в своем решении

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 20 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.02.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014729345,

при участии в судебном заседании представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Русакова И.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-580/41),

установил:

индивидуальный предприниматель Ибатулин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2016 на решение Роспатента от 09.02.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014729345.

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что Роспатент, отменив решение от 09.02.2016 о регистрации товарного знака по заявке N 2014729345 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "организация выставок в коммерческих целях; организация ярмарок в коммерческих целях", вышел за рамки своих полномочий, поскольку предприниматель не подавал возражение на решение Роспатента от 09.02.2016 в этой части.

Предприниматель обращает внимание, что является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 528228, сходного до степени смешения с заявленным им на регистрацию обозначением и зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях; организация ярмарок в коммерческих целях", что было принято во внимание Роспатентом при принятии решения от 09.02.2016 о регистрации товарного знака по заявке N 2014729345.

Кроме того, заявитель отмечает, что им при подаче возражения было представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 393362 на регистрацию товарного знака по заявке N 2014729345 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров".

В отзыве на заявление Роспатент, полагая, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, ссылается на отсутствие нарушений процедуры рассмотрения возражения заявителя, а также на наличие правовых оснований для отмены решения Роспатента от 09.02.2016 о регистрации товарного знака по заявке N 2014729345.

В частности, Роспатент считает, что регистрация товарного знака с учетом письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Возражая против довода заявителя о выходе Роспатента при рассмотрении возражения за пределы заявленных требований, Роспатент указывает, что исходя из положений пунктов 4.8 и 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила рассмотрения возражений), при рассмотрении возражения Роспатент вправе принять во внимание дополнительные обстоятельства, не учтенные в решении экспертизы и такие обстоятельства могут быть выдвинуты не только в рамках доводов, содержащихся в возражении на решение экспертизы.

Роспатент обращает внимание, что уведомлением от 27.07.2015 заявитель был проинформирован о переносе даты заседания палаты по патентным спорам в связи с тем, что на заседании коллегии Роспатента были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные в решении Роспатента от 09.02.2016 и препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения по заявке N 2014729345 в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), но каких-либо пояснений или возражений от заявителя представлено не было.

Заявителем представлены письменные возражения на отзыв Роспатента, в которых он отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 393362 является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 528228, принадлежащему предпринимателю, а услуги 35-го класса МКТУ "услуги по группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров", в отношении которых заявитель просил коллегию палаты по патентным спорам принять решение о регистрации товарного знака, являются однородными с услугами "организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях", в отношении которых зарегистрирован товарный знак заявителя по свидетельству Российской Федерации N 528228.

В судебном заседании представитель Роспатента просил отказать в удовлетворении заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, 29.08.2014 предприниматель подал в Роспатент заявку N 2014729345 на регистрацию словесного обозначения "КАПИТАН" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям", сократив в процессе рассмотрения заявки приведенный перечень до услуг "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров".

Решением Роспатента от 09.02.2016 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях; организация ярмарок в коммерческих целях", в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров" в государственной регистрации заявленного обозначения было отказано ввиду его несоответствия пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 393362, зарегистрированным в отношении аналогичных услуг.

В Роспатент 17.05.2016 поступило возражение предпринимателя на решение Роспатента от 09.02.2016, мотивированное тем, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 393362 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров". К возражению был приложен оригинал вышеназванного письма-согласия от 26.04.2016.

По результатам рассмотрения указанного возражения 11.10.2016 Роспатентом принято решение об удовлетворении возражения и изменении решения Роспатента от 09.02.2016 путем отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014729345 в полном объеме по вновь выдвинутым обстоятельствам.

Принимая указанное решение, Роспатент счел необходимым снять приведенное в решении Роспатента от 09.02.2016 основание для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака (несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 393362 в отношении однородных услуг), так как предпринимателем было представлено письмо-согласие от правообладателя названного товарного знака.

Вместе с тем Роспатентом были установлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение по заявке N 2014729345 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, так как словесные элементы сравниваемых обозначений фонетически и семантически тождественны.

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 35-го класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в связи с тем, что на рынке будут присутствовать два обозначения, содержащие фонетически и семантически тождественный элемент "КАПИТАН", а также служащие для индивидуализации одних и тех же услуг, оказываемых различными, не связанными друг с другом субъектами предпринимательской деятельности, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что указанное решение противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на заявление и возражении на отзыв, выслушав доводы представителя органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого решения недействительным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по принятию решений по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (29.08.2014) и даты подачи возражения предпринимателем (17.05.2016), правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки), Правила рассмотрения возражений.

Согласно пункту 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

В силу пункта 2.5 Правил рассмотрения возражений возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Поданное предпринимателем 17.05.2016 возражение мотивировано получением письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, что, по мнению предпринимателя, является основанием для регистрации товарного знака для однородных услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых ранее решением экспертизы в регистрации товарного знака было отказано.

Согласно абзацу пятому пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей в момент подачи спорной заявки) регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в этом пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Указанная норма права Роспатентом не применена, в оспариваемом решении лишь содержится вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатентом выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в том числе и в отношении тех услуг 35-го класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" на Роспатент возложены функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Оказываемые Роспатентом услуги в указанной сфере деятельности носят публично-правовой характер. Выполняя функцию по государственной регистрации товарного знака (статья 1480 ГК РФ), Роспатент проверяет наличие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренных статьей 1483 ГК РФ.

Правила рассмотрения возражений определяют перечень возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент; условия подачи возражений и заявлений и требования к ним; регистрацию и прием возражения или заявления; порядок рассмотрения возражения или заявления Роспатентом; решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения или заявления; порядок вступление решения Роспатента в силу.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил рассмотрения возражений при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5-1.8 названных Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Из буквального толкования названной нормы права следует, что любое лицо, участвующее в рассмотрении такого возражения, а также член коллегии палаты по патентным спорам вправе представлять сведения из словарно-справочных изданий и/или указывать на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы.

В пункте 4.8 Правил рассмотрения возражений не раскрывается понятие "дополнительные обстоятельства". Вместе с тем при определении этого понятия необходимо учитывать следующее.

Вышеприведенным пунктом 2.5 Правил рассмотрения возражений предусмотрено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения.

В силу пункта 5.1 Правил рассмотрения возражений по результатам рассмотрения возражения палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение об изменении оспариваемого решения принимается палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

Из совокупного толкования норм ГК РФ и Правил рассмотрения возражений следует вывод о том, что единственным основанием для изменения ранее принятого решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку может быть удовлетворение поданного возражения.

Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Как усматривается из материалов дела, решение Роспатента, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения, оспаривалось предпринимателем лишь в части отказа в регистрации товарного знака, тогда как Роспатентом данное решение было изменено и в неоспариваемой части, а именно в части регистрации товарного знака.

Ссылка представителя Роспатента в судебном заседании на то, что в возражении предприниматель просит отменить решение в полном объеме, не соответствует действительности, поскольку и из мотивировочной, и из просительной части возражения усматривается, что предприниматель просит принять решение о регистрации товарного знака, в том числе для тех услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых решением экспертизы отказано.

Судом по интеллектуальным правам не принимается довод Роспатента о том, что возможность пересмотра решения экспертизы и в той его части, которая не оспаривается подателем возражения, предусмотрена пунктом 4.8 Правил рассмотрения возражений. Названный пункт устанавливает возможность выявления палатой по патентным спорам дополнительных обстоятельств, которые не были учтены в решении экспертизы, но в рамках доводов соответствующего возражения.

Фактически палатой по патентным спорам применительно к услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых Роспатент принял решение о государственной регистрации товарного знака, приняты во внимание не дополнительные обстоятельства в рамках возражения предпринимателя, а рассмотрены иные самостоятельные доводы, опровергающие решение экспертизы в той части, в которой оно не было оспорено предпринимателем, а, следовательно, не могло быть проверено при рассмотрении возражения предпринимателя.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, которые в силу положений пункта 4.8 Правил рассмотрения возражений могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возражении и проверяются в рамках доводов возражения.

Действующим законодательством, регламентирующим вопросы, связанные с выполнением Роспатентом публично-правовых полномочий по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, не установлена возможность пересмотра первоначально принятого Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака в отсутствие поданного возражения по инициативе самого государственного органа.

Иное не согласуется с задачами защиты гражданских прав в рамках административной процедуры оспаривания ненормативного правового акта государственного органа и реализуемой в рамках этой процедуры публично-правовой функции государственного органа, уполномоченного принимать решение по итогам рассмотрения административного спора.

С учетом изложенного Роспатентом при рассмотрении возражения предпринимателя нарушены положения статьи 1500 ГК РФ, пунктов 4.8 и 5.1 Правил рассмотрения возражений, поскольку по существу Роспатентом изменено его же решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку без наличия поданного в установленном порядке возражения.

Кроме того, коллегия судей приходит к выводу, что оспариваемое решение Роспатента и в остальной части не соответствует вышеназванным нормам закона и Правил рассмотрения возражений.

В соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 5.1 Правил рассмотрения возражений решение об изменении оспариваемого решения принимается палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.1, 1.5-1.6 этих Правил, в случае отмены оспариваемого решения в решении Палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены оспариваемого решения и вывод о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или вывод о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, или об отказе в принятии ее к рассмотрению, или вывод о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака, регистрации и предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара или предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

В качестве основания для изменения решения от 09.02.2016 и отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке предпринимателя в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров" Роспатент указал, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 35-го класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в связи с тем, что на рынке будут присутствовать два обозначения, содержащие фонетически и семантически тождественный элемент "КАПИТАН", а также служащие для индивидуализации одних и тех же услуг, оказываемых различными, не связанными друг с другом субъектами предпринимательской деятельности.

Между тем ссылка на идентичность услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 393362, и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявителем, противоречит обстоятельствам настоящего дела.

Так, заявителю решением Роспатента от 09.02.2016 отказано в регистрации товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 393362 (правообладатель Григорьев А.И.) зарегистрирован для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; фотокопирование".

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил рассмотрения заявки при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно подпункту 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства па патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Анализ вышеприведенных перечней услуг показывает, что эти услуги не являются идентичными (одними и теми же услугами), как указано в оспариваемом решении. При этом анализ на предмет однородности этих услуг Роспатентом не проводился.

Возможность введения потребителей в заблуждение относительно исполнителя услуг может не определяться исключительно однородностью услуг, однако в этом случае необходимо доказывать, что введение потребителей в заблуждение возникает при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате продолжительного использования для индивидуализации услуг, формально не являющихся однородными.

Вместе с тем. в оспариваемом решении не содержится вывод о наличии таких обстоятельств.

С учетом изложенного обстоятельства, на которые сослался Роспатент в обоснование своего вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно исполнителя услуг (идентичность услуг), не соответствуют действительности, а иные обстоятельства (однородность услуг либо широкая известность используемого обозначения) Роспатентом не исследовались.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 52 постановления от 26.03.2009 N 5/29, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Судебная коллегия полагает, что допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения предпринимателя от 17.05.2016 нарушения являются существенными, поскольку в случае отсутствия указанных нарушений Роспатентом могло бы быть принято иное решение.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента в целом не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы заявителя в предпринимательской деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Как разъяснено в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что при рассмотрении возражения предпринимателя Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения и принятия решения, Суд по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым признать недействительным решение Роспатента от 11.10.2016 в связи с его несоответствием статье 1500 ГК РФ и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления распределяются судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на Роспатент, как орган, принявший ненормативный правовой акт, не соответствующий закону и иным нормативным правовым актам.

Вместе с тем, из приложенного платежного поручения от 01.11.2016 N 364 усматривается, что государственная пошлина уплачена предпринимателем в размере 1 500 рублей, тогда как в соответствии с пунктом 3 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина для физических лиц при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным составляет 300 рублей.

В соответствии с положениями статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, уплаченная в большем размере, подлежит возврату из федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2016 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014729345, как несоответствующее статье 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 17.05.2016 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014729345.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) 300 (Триста) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ибатулину Азамату Валерьяновичу (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 01.11.2016 N 364.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов