Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2016 г. № С01-1069/2016 по делу N А40-19203/2016 Суд отменил судебные акты об отказе в иске по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

Резолютивная часть постановления объявлена 7 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русская дача" (ул. Дача, д. 2, г. Южа, Ивановская обл., 155630, ОГРН 1093706000706)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2016 по делу N А40-19203/2016 (судья Фатеева Н.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2016 по тому же делу (судьи Лаврецкая Н.В., Валиев В.Р., Левченко Н.И.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Русская дача"

к закрытому акционерному обществу "Туристическое агентство "Магазин путешествий" (ул. Свободы, д. 8/4, к. 1, Москва, 125362, ОГРН 1037739318726)

о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Русская дача" - Шмонин С.С. (по доверенности от 16.09.2015);

от закрытого акционерного общества "Туристическое агентство "Магазин путешествий" - Подгорбунская О.Н. (по доверенности от 20.04.2016 N 41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Русская дача" (далее - общество "Русская дача") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Туристическое агентство "Магазин путешествий" (далее - Туристическое агентство) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 504591 в размере 1 000 000 рублей; о взыскании расходов по оплате пошлины в размере 13 000 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Русская дача" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального права, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Русская дача" указало на неправильное применение судами норм гражданского законодательства и несоответствие вывода судов о том, что Туристическое агентство не осуществляет сходную с обществом "Русская дача" коммерческую деятельность, имеющимся в деле доказательствам фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанции в нарушение положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) пришли к неверным выводам о том, что услуги, оказываемые ответчиком, относятся исключительно к 39-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вследствие чего суды неправомерно оставили исковые требования без удовлетворения, исходя из того обстоятельства, что для названного класса товарный знак истца не зарегистрирован.

При этом общество "Русская дача" обратило внимание на то обстоятельство, что осуществляемая ответчиком деятельность по оказанию туристических услуг с использованием обозначения, сходного с товарным знаком, в защиту которого предъявлен иск, однозначно является однородной услугам 41-го класса, для которых названный товарный знак зарегистрирован.

Исходя из изложенного, общество "Русская дача" полагает, что вследствие неправильного применения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ суды пришли к неправомерным выводам об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного искового требования о взыскании компенсации, основанного на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ.

Туристическое агентство отзыв на кассационную жалобу в суд не представило.

В судебное заседание явились представители общества "Русская дача" и Туристического агентства.

Представитель общества "Русская дача" доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

Представитель Туристического агентства возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Русская дача" является правообладателем словесного товарного знака "Василиса Премудрая" по свидетельству Российской Федерации N 504591, зарегистрированного в отношении широкого перечня услуг 41-го класса МКТУ.

Полагая, что действиями Туристического агентства, выразившимися в использовании при осуществлении деятельности по продаже и проведению туров, а также по показу представлений обозначения "Василиса Премудрая", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации 504591, исключительное право на которое принадлежит обществу "Русская дача", когда право на использование названного товарного знака Туристическому агентству не передавалось, общество "Русская дача" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что ответчик осуществляет деятельность, относящуюся к 39-му классу МКТУ, в то время как правовая охрана товарному знаку, правообладателем которого является истец, предоставлена в отношении услуг 41-го класса МКТУ, а для услуг 39-го класса МКТУ этот товарный знак не зарегистрирован.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что лицами, участвующими в деле не оспариваются выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности обществу "Русская дача" исключительного права на товарный знак, в защиту которого заявлен настоящий иск.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, обжалуемые судебные акты в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, установлена судами и не оспаривалась сторонами.

Отказ в удовлетворении исковых требований общества "Русская дача" был основан на выводах судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности факта использования Туристическим агентством товарного знака истца в отношении услуг, для которых этот знак зарегистрирован (41-й класс МКТУ).

При этом, как указывалось ранее, суды исходили из того обстоятельства, что Туристическое агентство осуществляет деятельность по оказанию услуг, относящихся к 39-му классу МКТУ, для которого товарный знак истца не зарегистрирован.

В отношении вышеизложенных выводов судов первой и апелляционной инстанций судебная коллегия полагает необходимым указать на следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 этой статьи установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названных положений статьи 1484 ГК РФ следует, что незаконным признается использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения без согласия на то правообладателя в отношении как товаров и услуг, для которых такой товарный знак зарегистрирован, так и однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом в отношении разрешения вопроса об установлении однородности товаров и услуг суд кассационной инстанции обращает внимание на следующее.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая Классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Таким образом, является ошибочным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что отнесение услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, к разным классам МКТУ, само по себе свидетельствует о неоднородности этих услуг.

Между тем, как уже указывалось, гражданское законодательство (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ) содержит запрет на использование чужого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, не только для тождественных, но и для однородных товаров и услуг, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом отнесение таких услуг к разным классам МКТУ не освобождает суд от осуществления такого анализа.

При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482), выработанные судебной практикой (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), а также учтены подходы, определенные в пунктах 3.4, 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198.

Вместе с тем, из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ был осуществлен, что свидетельствует о неправильном применении судами пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, основаны на неправильном применении норм материального права, указанные судебные акты подлежат отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется проведение анализа однородности услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, оказываемых ответчиком, что предполагает исследование и оценку доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение с учетом норм гражданского законодательства, действующих на момент совершения правонарушения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2016 по делу N А40-19203/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.