Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2016 г. N С01-973/2016 по делу N А68-11597/2015 Суд оставил без изменения судебные акты о взыскании задолженности по оплате ежемесячных роялти-платежей по договору коммерческой концессии, поскольку спорный договор не отвечает требованиям, предъявляемым к договорам коммерческой концессии: его обязательным условием является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Лапшиной И.В., Рассомагиной H.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при содействии Арбитражного суда Тульской области (судья Дохоян И.Р.,

при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Серегиным Е.Н.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Перфект тревел" (ул. М. Горького, д. 31, г. Тюмень, 625048, ОГРН 1097232000800)

на решение Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2016 по делу N А68-11597/2015 (судья Тажеева Л.Д.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 по тому же делу (судьи Бычкова Т.В., Селивончик А.Г., Грошев И.П.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Виза Тревел Групп" (пр-т Ленина, д. 66-А, оф. 158, г. Тула, 300012, ОГРН 1157154013609)

к обществу с ограниченной ответственностью "Перфект тревел"

о взыскании задолженности по оплате ежемесячных роялти-платежей по договору коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Перфект тревел"

к обществу с ограниченной ответственностью "Виза Тревел Групп"

о признании сделки, оформленной договором коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12, недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания 350 000 рублей.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Виза Тревел Групп" - Крюк Г.А. (по доверенности от 15.05.2016), Кольцюк М.В. (по доверенности от 16.11.2015);

общества с ограниченной ответственностью "Перфект тревел" - Суслов А.А. (по доверенности от 22.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Виза Тревел Групп" (далее - общество "Виза Тревел Групп") обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Перфект тревел" о взыскании задолженности по оплате ежемесячных роялти-платежей по договору коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12 в размере 7 000 рублей и пени в размере 1 960 рублей.

Общество "Перфект тревел" обратилось в Арбитражный суд Тульской области со встречным исковым заявлением к обществу "Виза Тревел Групп" о признании сделки, оформленной договором коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12, недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания 350 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2016 исковые требований по первоначальному иску удовлетворены в полном объеме, встречное исковое заявление оставлено без удовлетворения.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 решение Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2016 оставлено без изменения.

Общество "Перфект тревел", не согласившись с названными судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Перфект тревел", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, в котором отказать в удовлетворении первоначального искового заявлении и удовлетворить требования, изложенные во встречном исковом заявлении.

Общество "Перфект тревел" не соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что переданное по договору коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12 коммерческое обозначение "Виза Трэвел" сходно до степени смешения с фирменными наименованиями других юридических лиц, занимающихся аналогичными видами деятельности, что и общество "Перфект тревел".

Мотивируя свое несогласие, общество "Перфект тревел" ссылается на пункт 1.4 названного договора, согласно которому обществу "Виза Тревел Групп" принадлежат исключительные прав на ряд объектов интеллектуальной собственности, в том числе на фирменное наименование "Виза Трэвел".

По мнению общества "Перфект тревел" является ошибочным вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствие должной предусмотрительности со стороны общества "Перфект тревел" при заключении спорного договора, поскольку общество "Перфект тревел" не имело возможности самостоятельно до заключения спорного договора установить наличие иных организаций с наименованиями, сходными с обозначением "Виза Трэвел".

Заявитель кассационной жалобы указывает, что судами первой и апелляционной инстанций не дана надлежащая оценка обстоятельства того, что на момент заключения договора коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12, общество "Виза Тревел Групп" подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака со словесным элементом "Виза трэвел".

По мнению заявителя кассационной жалобы, данное обстоятельство подтверждает ошибочность вывода судов о том, что обществом "Перфект тревел" при заключении спорного договора не проявлено должной предусмотрительности.

Кроме того, общество "Перфект тревел" ссылается на то, что материалы дела не содержат доказательств того, что обществу "Перфект тревел" было известно либо оно должно было знать о наличии оснований для признания сделки, оформленной договором коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12, недействительной.

Общество "Перфект тревел" указывает на неверное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права. По мнению общества "Перфект тревел", судами не учтено, что распоряжение коммерческим обозначением и фирменным наименованием регулируется различными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так к передаче исключительных прав на коммерческое обозначение применяются положения пункта 2 статьи 1539 ГК РФ.

При этом суды первой и апелляционной инстанций применили к спорным правоотношениям пункт 4 статьи 1474 ГК, который относится к фирменным наименованиям.

Общество "Перфект тревел" также указывает, что сумма, подлежащая взысканию, должна быть равна 320 834 рублям, то есть за вычетом ежемесячных платежей за использование коммерческого обозначения, ввиду прямого законодательного запрета на подобное использование.

Также общество "Перфект тревел" ссылается на то обстоятельство, что действия общества "Виза Тревел Групп" могут быть квалифицированы как запрещенные статьей 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", поскольку, по мнению обществу "Перфект тревел", посягают на публичные интересы, а, следовательно, оспариваемая сделка должна была быть признана судами ничтожной.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что ему истцом была навязана оспариваемая сделка, поскольку общество "Виза Тревел Групп" во исполнение спорного договора предоставило обществу "Перфект тревел" пакет документов, составляющих коммерческую ценность, в связи с чем у общества "Перфект тревел" отсутствовали причины не исполнять принятые на себя обязательства.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Виза Тревел Групп" просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

По мнению общества "Виза Тревел Групп", все доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке выводов судов первой и апелляционной инстанции, которым дана надлежащая правовая оценка.

В судебном заседании представитель общества "Перфект тревел" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель общества "Виза Тревел Групп" доводы кассационной жалобы оспорил.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившегося в судебное заседание представителя общества "Перфект тревел", проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, между обществом "Виза Трэвел Групп" (правообладатель) и обществом "Перфект тревел" (пользователь) 17.09.2015 заключен договор коммерческой концессии N 12, предметом которого является обязанность правообладателя предоставить пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности реализацию продукта: "визовый центр" пользователя, а также комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию.

Пунктом 1.3 этого же договора предусмотрено, что комплекс исключительных прав, пользование которыми предоставляется по договору, включает: коммерческое обозначение; секреты реализации и обслуживания (ноу-хау); деловую репутацию и коммерческий опыт; произведения дизайна; право пользования единой платформой (интернет-сайт) для продвижения услуг пользователя. Двухлетний срок действия договора установлен пунктом 1.5 договора коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12.

В пункте 3 указанного договора оговорено, что сумма вознаграждения по договору складывается из паушального взноса в сумме 350 000 рублей и ежемесячных роялти-платежей по 3 500 рублей, уплачиваемых не позднее 25 числа каждого месяца.

В соответствии с пунктом 4.1 за нарушение сроков оплаты правообладатель вправе требовать с пользователя уплаты пеней в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В приложении N 1 к договору коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12 стороны согласовали состав передаваемой технической документации и коммерческой информации, входящей в пакет "Оптимальный", в том числе, комплект договоров и универсальных анкет; скрипты диалогов с клиентами; инструкцию по открытию офиса; должностные инструкции; фирменный стиль "Visa Travel"; подключение к собственной CRM-системе; подключение к собственному Call-центру; подключение к продающему корпоративному сайту "Visa Travel"; полное описание бизнес-процессов; предоставление методического пособия для обучения визовых специалистов; расчет стоимости инвестиций на открытие офиса; настройку клиентопотока.

Приложением N 2 к договору является список партнеров-исполнителей.

В качестве доказательства факта передачи ответчику - обществу "Перфект тревел" указанной в приложениях к договору информации и документов, истец представил электронную переписку между ним и генеральным директором общества "Перфект тревел" - Тернером М.О., а также выполненную по заданию общества "Виза Трэвел Групп" 10.11.2015 фотосъемку тайным покупателем офиса общества "Перфект тревел", расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Кирова, 19.

Истец - общество "Виза Трэвел Групп" представило договор от 06.11.2015 N 12 об оказании консультационных услуг метод "Тайный покупатель", заключенный между обществом "Виза Трэвел Групп" (заказчик) и Лобовой А.С. (исполнитель) и техническое задание к этому договору, в доказательство поручения исполнителю провести проверку использования контрагентом (обществом "Перфект тревел") комплекса переданных ему обществом "Виза Трэвел Групп" исключительных прав по открытию и деятельности визового центра (адрес точки продаж: г. Тюмень, ул. Кирова, 19), Метод проведения исследования: посещение точки продаж общества "Перфект тревел" и фиксация (фото) использования фирменного стиля "Visa Travel", а также обращения в офис общества "Перфект тревел" с целью уточнения состава документов, необходимых для получения въездного визового документа в Испанию.

Удовлетворяя исковое заявление общества "Виза Тревел Групп" в полном объеме и отказывая в удовлетворении встречного искового заявления общества "Перфект тревел", суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

Пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ предусмотрено, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Согласно пункту 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Из вышеизложенного следует, что обязательным условием для правовой квалификации договора как договора концессии является предусмотренное таким договором предоставление права использования товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь вышеизложенными нормами гражданского законодательства, пришли к выводу о том, что спорный договор не отвечает требованиям, предъявляемым к договорам коммерческой концессии, поскольку обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В настоящем случае, суды установили, что договор от 17.09.2015 N 12, по смыслу статьи 1235 ГК РФ, является лицензионным, исходя из комплекса исключительных прав переданных обществу "Перфект тревел", включающий секреты производства, базы данных, коммерческое обозначение, произведения дизайна, права пользования сайтом для продвижения услуг пользователя технической и коммерческой документации.

При этом суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствие оснований для признания спорного договора недействительным, в связи с ошибочной его квалификацией сторонами.

Также суды, принимая во внимание положения статьи 179 ГК РФ и разъяснения, изложенные в пункте 99 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", установили отсутствие обманных действий со стороны общества "Виза Тревел Групп" при заключении оспариваемого договора, а также умысла со стороны указанного общества на совершение подобных противоправных деяний.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что оспариваемый договор является свободным волеизъявлением как общества "Виза Тревел Групп", так и общества "Перфект тревел".

Суды также отметили, что общество "Перфект тревел", действуя с той степенью предусмотрительности, какая требовалась по характеру спорной сделки, имело возможность самостоятельно установить наличие юридических лиц с фирменными наименованиями, схожими с наименованием общества "Виза Тревел Групп".

При этом обжалуемые судебные акты содержат вывод о том, что обществу "Перфект тревел" на дату заключения спорного договора было известно о существовании юридических лиц со схожими фирменными наименованиями как и у общества "Виза Тревел Групп", что подтверждается хронологией подачи первоначального и встречного исковых заявлений.

Судами первой и апелляционной инстанции также было установлено отсутствие у общества "Перфект тревел" оснований требовать признания спорной сделки ничтожной по основанию использования фирменного наименования, не принадлежащего обществу "Виза Тревел Групп", поскольку, исходя из смысла пункта 4 статьи 1474 ГК РФ, таким правом обладает исключительно правообладатель фирменного наименования, схожего до степени смешения с тем, которое принадлежит обществу "Виза Тревел Групп". Однако требований о запрете использования обществом "Виза Трэвел Групп" своего фирменного наименования от правообладателей наименований, схожих до степени смешения, заявлено не было.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций признали доказанным факт использования обществом "Перфект тревел" исключительных прав, переданных по спорному договору, в коммерческой деятельности, что в силу статьи 328 ГК РФ, обязывает его предоставить соответствующую оплату. При этом отметили, что отсутствие соответствующих возражений со стороны общества "Перфект Тревел" до подачи обществом "Виза Тревел Групп" настоящего искового заявления свидетельствует о наличии воли на сохранении спорной сделки, что в соответствии с пунктом 2 статьи 166 ГК РФ, исключает ее оспаривание.

Судами установлено отсутствие неблагоприятных последствий для общества "Перфект тревел", вызванных заключением спорного договора.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу об отсутствии оснований для признания сделки, оформленной договором коммерческой концессии от 17.09.2015 N 12, недействительной и применении последствий ее недействительности, а, следовательно, и для удовлетворения встречного искового заявления общества "Перфект тревел".

У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки указанных выводов судов.

Как следует из положений пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии со статьей 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Обязательным условием для правовой квалификации договора как договора концессии является предоставление права использования товарного знака.

Обязательным условием для передачи права использования коммерческим обозначением является заключение договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии.

При этом суды первой и апелляционной инстанции пришли к правомерному выводу о том, что на момент заключения спорного договора, а также на момент рассмотрения настоящего дела товарный знак, как указано в пункте 8.4 названного договора, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в установленном законом порядке зарегистрирован не был.

Следовательно, исходя из буквального толкования условий договора, суды установили, что оспариваемый договор не является договором коммерческой концессии, поскольку исключительное право на товарный знак не передавалось, следовательно, договор государственной регистрации не подлежал.

В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций сделали законный и обоснованный вывод о том, что при указанных обстоятельствах встречный иск по основанию ничтожности сделки в силу не соответствия ее статье 1028 ГК РФ удовлетворению не подлежит. При этом неверная квалификация сторонами спорного договора также не является основанием для признания его недействительным.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2015 N 305-ЭС15-9511 по делу N А40-97630/2014, что было учтено судами при принятии обжалуемых судебных актов.

Коллегия суда кассационной инстанции отклоняет ссылку общества "Перфект тревел" на положения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и довод о том, что действия общества "Виза Трэвел Групп" имеют признаки нарушения статьи 14.6 этого Закона, поскольку указанной нормой регулируются конкурентные отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности и затрагивающие исключительные права одного из них на средство индивидуализации товаров, работ или услуг.

Судами установлено, что в настоящем споре договорные отношения, построены на взаимном и добровольном волеизъявлении сторон при заключении оспариваемой сделки на передачу комплекса исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности.

При этом обществом "Перфект тревел" не было представлено доказательств, подтверждающих факт посягательства оспариваемой сделки на публичный интерес. Поэтому суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный вывод об отсутствии оснований для признания данной сделки ничтожной по этому основанию.

Иные доводы кассационной жалобы по существу сводятся к переоценке доказательств и фактических обстоятельств дела, которые были исследованы судами первой и апелляционной инстанций и получили соответствующую правовую оценку в обжалуемых судебных актах.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При этом судебная коллегия отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2016 по делу N А68-11597/2015 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Перфект тревел" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина