Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2016 г. № С01-962/2016 по делу N А40-144545/2015 Оставив в силе принятые ранее судебные акты о частичном удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, суд исходил из доказанности факта незаконного использования ответчиком спорного изобретения и нарушения им при этом исключительных лицензионных прав истца на него

Резолютивная часть постановления объявлена 2 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Общество Лайт-Свет", (М. Златоустинский пер. д. 9/2, стр. 6, Москва, 101000, ОГРН 1027739406254) на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 (судьи Садикова Д.Н., Пирожков Д.В., Трубицын А.И.) по делу N А40-144545/2015 по иску закрытого акционерного общества "Бельведер" (Сокольническая площадь, д. 4А, Москва, 107113, ОГРН 1097746291334) к Региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Общество Лайт-Свет" об обязании прекратить деятельность по использованию изобретения (патент Российской Федерации N 2140182 "Устройство и способ для удлинения волос, сгущения волос и крепления участков волос") и взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на использование изобретения; при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, компании Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ (Донаусштрассе, 7, ДЕ-71522, Бакнанг Германия) и гражданки Хайде-Розе Генг (Моторштрассе 30, 80809, г. Мюнхен, Германия).

В судебном заседании принял участие представитель Региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Общество Лайт-Свет" - Мишина Н.В. (по доверенности от 15.01.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Бельведер" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Общество Лайт-Свет" (далее - организация) с требованиями об обязании прекратить деятельность по использованию патента Российской Федерации N 2140182 и о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на это изобретение.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ и гражданка Хайде-Розе Генг.

Решением от 27.04.2016 Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением от 27.07.2016 Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные исковые требования были удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 200 000 рублей компенсации, в удовлетворении остальной части исковых требований судами отказано.

Не согласившись с принятыми судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции судебными актами, организация обратилась в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просила обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

В соответствии со статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2016, кассационная жалоба с материалами дела передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции неправомерно отклонено ходатайство ответчика и третьего лица (гражданки Хайде-Розе Генг) о фальсификации истцом лицензионного договора от 23.05.2009 и проведении почерковедческой экспертизы.

Кроме того, организация указывает на несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что именно общество вплоть до истечения срока действия спорного патента являлось на территории Российской Федерации правообладателем защищенной этим патентом технологии "МикроБелларго и Белларго".

Заявитель кассационной жалобы считает, что судом апелляционной инстанции необоснованно отклонен довод ответчика о том, что лицензионный договор, заключенный с истцом, не содержит условия о размере вознаграждения, в связи с чем, считается незаключенным.

Организация не согласна и с выводами судов о том, что в договоре эксклюзивной дистрибуции, заключенным ею с компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ, не соблюдены основные условия лицензионного договора, а именно не указано, является ли компания Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ владельцем спорного патента.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал.

Представители истца и третьих лиц, будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав правовую позицию представителя ответчика, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, обществу на основании лицензионного договора от 23.05.2009, заключенного им с автором патента Российской Федерации N 2140182 и его правообладателем Хайде-Розе Генг, предоставлена исключительная лицензия на использование защищенного этим патентом изобретения - устройства и способа для удлинения волос, сгущения волос и крепления участков волос (технологии "МикроБелларго и Белларго").

Исключительные лицензионные права на использование названного изобретения распространяются на всю территорию Российской Федерации, а сам лицензионный договор заключен на срок действия этого патента (до 08.11.2015).

Указанный договор прошел процедуру государственной регистрации в установленном законом порядке (государственная регистрация Федеральной службой по интеллектуальной собственности договора о распоряжении исключительным правом от 13.04.2011 N РД0079352), сведения о чем размещены на открытом для доступа широкого круга лиц официальном сайте Роспатента.

Текст договора от 23.05.2009 предусматривает, что права и обязанности каждой из сторон по договору не могут быть переуступлены другому юридическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны (пункт 2 раздел 13).

Вместе с тем на основании договора об отчуждении исключительного права, так же прошедшего государственную регистрацию в Роспатенте от 28.06.2011 N РД0083306, патентообладателем спорного патента стала компания МикроБЕЛЛАРГО Интернейшнл (Гмбх), позднее реорганизованная в виде присоединения к компании Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ.

В обоснование заявленных требований общество указало, что организация незаконно оказывает клиентам услуги по наращиванию волос с использованием технологии "МикроБелларго и Белларго", на что истец своего согласия не давал, в связи с чем обратился за судебной защитой нарушенного права.

Исковое заявление мотивировано, в том числе тем, что в рамках проведения Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Басманному району города Москвы проверки по заявлению общества о совершении противоправных действий, было установлено, что генеральным директором организации Бурановой О.Д. был подтвержден факт оказания услуг по наращиванию волос с применением технологии Белларго и МикроБелларго.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, организация ссылалась на заключение ей 01.09.2014 с компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ договора эксклюзивной дистрибуции, согласно условиям которого последней, как правообладателем спорного патента ей было предоставлено исключительное право на использование изобретения, защищенного этим патентом, а именно - системы наращивания - системы удлинения волос (прикрепления прядей/трессов/полупариков из натуральных и/или искусственных волос "Bellargo" и "MicroBellargo" с применением технологии, описанной в патенте Российской Федерации N 2140182.

Кроме того, ответчик указывал на расторжение в 2014 договора, заключенного истцом с владельцем спорного патента.

Третье лицо - компания Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ указало на расторжение лицензионного договора от 23.05.2009, заключенного с истцом, представив в суд уведомление в адрес общества от 07.11.2014, мотивированное серьезными нарушениями договора в части оплаты продукции.

При разрешении спора суды руководствовались следующим.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

По лицензионному договору, согласно статье 1235 ГК РФ, одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Из пункта 2 статьи 1232 ГК РФ следует, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности также подлежит государственной регистрации.

При этом пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ установлено, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо предоставления другому лицу права использования такого результата по договору переход исключительного права или предоставление права использования считается несостоявшимся

В ГК РФ или в иных нормативно-правовых актах не содержится положений о Договоре эксклюзивной дистрибуции.

Вместе с тем, принимая во внимание положения пункта 2 статьи 1 и пункта 1 статьи 421 ГК РФ, согласно которым физические и юридические лица свободны в определении любых не противоречащих законодательству условий договора, суд пришел к выводу о том, что договор эксклюзивной дистрибуции - это договор, в котором одна сторона (дистрибьютор) в рамках ведения предпринимательской деятельности обязуется приобретать товар у другой стороны (поставщика) и осуществлять его продвижение и реализацию на строго определенной договором территории, а поставщик обязуется не продавать товар третьим лицам для распространения на этой территории.

Полагая, что дистрибьюторский договор обычно не дает права на использование результатов интеллектуальной деятельности, суд пришел к выводу о том, что в данном случае иностранному принципалу - обладателю прав на результат интеллектуальной деятельности, необходимо заключить с дистрибьютором отдельный лицензионный договор (зарегистрировав его в Роспатенте), поскольку положения дистрибьюторского договора не всегда могут отвечать требованиям российского права о лицензионном договоре (статьи 1235-1237 ГК РФ).

Передача права использования результатов интеллектуальной деятельности в равной мере возможна и в рамках дистрибьюторского договора, но вне зависимости от выбранного варианта, это право должно быть зарегистрировано в Роспатенте.

Следовательно, в случае принятия решения правообладателем в рамках дистрибьюторского договора передать право использования результата интеллектуальной деятельности на соответствующей территории, он должен зарегистрировать данное право в Роспатенте и в текст дистрибьюторского договора обязан внести существенные условия лицензионного договора, а именно: вид лицензии (исключительная или неисключительная); способы использования результата интеллектуальной деятельности; вознаграждение, срок действия.

Суд первой инстанции, разрешая спор и удовлетворяя исковые требования частично, исходил из того, что заключенный 01.09.2014 между организацией и компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ договор эксклюзивной дистрибуции не был зарегистрирован в Роспатенте; в договоре не указанно, является ли компания Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ владельцем патента Российской Федерации N 2140182.

Отклоняя довод о расторжении указанного в основании иска договора, суд первой инстанции указал на отсутствие соответствующих доказательств этому обстоятельству, в том числе на отсутствие отметки об его получении на уведомлении о расторжении лицензионного договора от 23.05.2009, на которое ссылалась компания Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание, что названное уведомление не содержит номера договора и даты его подписания, указания на допущенные обществом конкретные нарушения условий договора.

При этом суд первой инстанции учел, что расторжение этого лицензионного договора не проходило процедуры регистрации в Роспатенте в установленном законом порядке.

Установив, что правообладателем на использование технологии "Микробелларго и Белларго" на территории Российской Федерации в спорный период являлся истец, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о незаконности использования ответчиком спорного изобретения и признал эти действия нарушающими исключительные лицензионные права истца на это изобретение.

Вместе с тем по правилам статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права т правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя авторских прав, определен в статье 1515 ГК РФ, предусматривающей право правообладателя требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Законодатель предоставил правообладателю право требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Поскольку нарушение ответчиком исключительных прав истца было установлено, суд первой инстанции, принимая во внимание принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований истца в части взыскания с ответчика суммы компенсации.

Вместе с тем, принимая во внимание, что патент Российской Федерации N 2140182 прекратил свое действие 08.11.2015, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца в части обязания организации прекратить деятельность по использованию изобретения, защищенного спорным патентом.

Суд апелляционной инстанции правовых оснований для переоценки выводов суда первой инстанции не нашел.

Правовых оснований для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций суд кассационной инстанции также не усматривает.

Доводы кассационной жалобы о легитимности заключенного организацией с компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ соглашения, мотивированные указанием в пунктах 1 и 10 этого договора на описание спорного патента, судом кассационной инстанции отклоняются, поскольку судами указано не на отсутствие описания патента, а на отсутствие сведений в договоре, квалифицируемом ответчиком как лицензионное соглашение, на отсутствие сведений о том, что именно эта компания является владельцем патента Российской Федерации N 2140182.

При этом судами, отказавшими в признании названного соглашения от 01.09.2014 лицензионным договором, правомерно принято во внимание, что на основании пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Вместе с тем договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1369 ГК РФ).

Пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

На основании вышеизложенных норм права выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что заключенный между организацией и компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ договор не свидетельствует об отчуждении исключительного права, являются правомерными и основаны на материалах дела.

Данный вывод судов мотивирован, согласуется с правовой позицией высшей судебной инстанции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2016 N 304-ЭС16-8563.

Довод организации о том, что спорное соглашение от 23.05.2009, заключенное между истцом и Хайде-Розе Генг, было расторгнуто в 2014 году в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления компанией Керлинг интернешнл Хаарфабрик ГМБХ, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку сами участники этого соглашения о расторжении договора в установленном порядке суду не заявили, а общество против этого довода возражает.

При этом суд кассационной инстанции принимает во внимание, что пунктом 9.9.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321, установлено, что государственная регистрация досрочного расторжения зарегистрированного лицензионного договора в одностороннем порядке осуществляется на основании заявления при условии, что возможность его одностороннего расторжения предусмотрена договором.

Между тем материалы судебного дела не содержат доказательств направления в Роспатент соответствующего заявления и сведений о результатах его рассмотрения.

Довод кассационной жалобы о том, что судами необоснованно отклонено заявление ответчика и третьего лица - г-жи Хайде-Розе Генг о фальсификации указанного в основании иска лицензионного договора от 23.05.2009, отклоняется судебной коллегией, поскольку суды, руководствуясь положениями статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерно исходили из невозможности установить из заявления о фальсификации лицо, которое в рамках данного дела обвиняется в фальсификации доказательства.

При этом суды учли, то обстоятельство, что сама Хайде-Розе Генг не оспаривала по существу факт наличия договорных отношений с истцом, представления последнему исключительной лицензии, а также заключения оспариваемого лицензионного договора, изначально подтвердив факт подписания соглашения от 23.05.2009, затем указала, что этот договор был подписан от ее имени ее юристом, а позднее, исследовав оригинал договора, сослалась, на то, что подпись на нем ей не принадлежит.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии с обжалуемыми судебными актами и направлены на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Само по себе несогласие заявителя кассационной жалобы с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Вместе с тем суд кассационной инстанции принимает во внимание, что доводы истца, приведенные им в кассационной жалобе, текстуально повторяющей текст апелляционной жалобы, уже были предметом исследования суда апелляционной инстанции.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов в обжалуемой части соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права, в связи с чем обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную Региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Общество Лайт-Свет" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур