Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. № С01-932/2016 по делу N А06-11504/2015 Дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака направлено на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций неправильно распределено бремя доказывания по делу, так как именно ответчик должен представить доказательства соблюдения исключительных прав правообладателя используемого товарного знака, а возложение на истца обязанности доказывать наличие вины в действиях ответчика противоречит положениям действующего законодательства

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседание секретарем Колесниковым А.А.,

рассмотрел в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Астраханской области (судья Шарипов Р.Р., секретарь судебного заседания Литаев Р.Х.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" (ул. им. Рокоссовского, д. 41, г. Волгоград, 400012, ОГРН 1113460004151) на решение Арбитражного суда Астраханской области от 27.04.2016 по делу N А06-11504/2015 (судья Бочарникова Г.Н.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 (судьи Волкова Т.В., Антонова О.И., Жаткина С.А.) по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС"

к индивидуальному предпринимателю Морозову Роману Александровичу (г. Астрахань, ОГРНИП 312302522700048);

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Пенкина Олега Владимировича (г. Астрахань, ОГРНИП 310301733400036),

о взыскании компенсации.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" - Сироткина Д.Л. (по доверенности от 12.08.2016) и индивидуального предпринимателя Морозова Романа Александровича - Окунь А.Г. (по доверенности от 18.01.2016, приняла участие в судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском к индивидуальному предпринимателю Морозову Роману Александровичу (далее - предприниматель) о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 532838.

К участию в деле в качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Пенкин Олег Владимирович.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 27.04.2016, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судами первой инстанции и апелляционной инстанции судебными актами, общество "ТД ГраСС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило обжалуемые судебные акты отменить по мотивам их незаконности и необоснованности, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, установленным судами, и имеющимся в деле доказательствам, а также направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истцом полностью доказан и подтверждается материалами дела, в то время как ответчиком в материалы дела доказательства, подтверждающие происхождение товара и легитимность ввода его в гражданский оборот, не представлены.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к тому, что общество "ТД ГраСС" не давало предпринимателю своего разрешения на размещение спорного товарного знака на реализуемой им продукции.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что судами не был разрешен вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с возвратом из федерального бюджета 7 000 рублей излишне оплаченной при подаче искового заявления государственной пошлины.

Представитель истца, явившийся в судебное заседание суда кассационной инстанции, просил кассационную жалобу удовлетворить.

Представитель предпринимателя против удовлетворения кассационной жалобы возражал, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях относительно жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, на основании зарегистрированного Роспатентом 23.09.2015 за N РД0181867 договора о предоставлении права использования, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Грин" и обществом "ТД ГраСС", последнему предоставлена исключительная лицензия на срок действия исключительного права на комбинированный товарный знак, включающий выполненное прописными буквами в латинице словесное обозначение "GRASS", по свидетельству Российской Федерации N 532838, в том числе для товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "растворы для чистки; средства моющие; шампуни".

При этом общество "ТД ГраСС" является производителем моющих и чистящих средств для ухода за автомобилями, в том числе средства Active Foam Effect, маркируемых названным товарным знаком.

Заявленные по настоящему делу требования были мотивированы тем, что в магазине "Всё для автомоек", расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. Ширяева, 2а, предпринимателем Морозовым Р.А. реализуется продукция - средство для автомобилей под названием Active Foam Effect, на этикетке которого нанесено комбинированное обозначение, сходное с названным товарным знаком.

При этом происхождение этого товара истцу не известно, а действующим на основании дилерского договора от 31.08.2011 N ТД 11/07 на территории Астраханской области эксклюзивным продавцом продукции истца индивидуальным предпринимателем Пенкиным О.В. маркированная спорным товарным знаком продукция ответчику не поставлялась.

В судебном заседании суда первой инстанции ответчиком факт реализации спорной продукции признан (девятый абзац страницы 3 судебного решения).

При этом суд первой инстанции указал, что сам факт реализации ответчиком средства для автомобилей под названием Active Foam Effect, на этикетку которого нанесен товарный знак со словесным обозначением "GRASS", подтвержден товарным чеком от 21.10.2015 N 3 и признается ответчиком, сообщившим в судебном заседании, что первичная товаро-сопроводительная документация в отношении этой продукции у него отсутствует, а индивидуальный предприниматель Пенкин О.В. подтвердил доводы истца о том, что он выпускаемую обществом "ТД ГраСС" продукцию предпринимателю Морозову Р.А. не поставлял.

Вместе с тем, указав в том числе на те обстоятельства, что на дату судебного разбирательства у истца приобретенный у ответчика товар не сохранился, в связи с чем установить оригинальность спорной продукции суду не представляется возможным, а заключение эксперта о контрафактности спорной продукции в материалы дела не представлено, суд первой инстанции констатировал неподтвержденность факта неправомерного использования товарного знака, в связи с чем в иске отказал.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, также указав на отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих контрафактность спорного товара, и на утрату возможности проведения судебной экспертизы на предмет проверки соответствия приобретенного у ответчика средства оригинальной продукции истца.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что единственным доказательством контрафактности продукции в настоящем случае являются только пояснения истца как правообладателя, которые, по мнению суда апелляционной инстанции, не могут подтверждать контрафактность товара, поскольку спорный товар не обозревался и экспертами не исследовался.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недоказанности истцом контрафактности спорного товара.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 этого Кодекса).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, размещение без разрешения правообладателя на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Названное обстоятельство судами по делу не исследовалось, вместе с тем, суд кассационной инстанции принимает во внимание, что факт сходства до степени смешения комбинированных изображений, размещенных на реализованной ответчиком продукции и входящих в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 532838 носит очевидный характер и сторонами по делу не оспаривался (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (части 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Как усматривается из материалов дела, сам факт совершения указанного в основании иска действия (введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком истца) ответчиком не оспаривался, признан представителем в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Вместе с тем, исходя из предмета и оснований заявленных требований и в соответствии с разъяснением высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения

Принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, установлена судами и подтверждена документально.

Судами не учтено, что исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.

Таким образом, судами неправильно распределено бремя доказывания по настоящему делу, поскольку именно ответчик должен представить доказательства соблюдения исключительных прав правообладателя используемого товарного знака. Применительно к данному случаю - доказательства легального происхождения спорного товара.

Ответчиком такие доказательства не представлялись, а истцом факт дачи согласия на использование товарного знака на спорном товаре отрицался.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в данном случае, обязав истца представить доказательства контрафактности вводимой ответчиком на возмездной основе в гражданский оборот продукции, суды фактически возложили на истца обязанность доказывать наличие вины в действиях ответчика, что противоречит положениям статей 401, 1250 ГК РФ.

Кроме того, суды указали, что доказательством контрафактности спорной продукции в настоящем случае могут быть подтверждены только результатами специальных исследований.

Данный вывод судебных инстанций является ошибочным.

Действующее законодательство, а именно пункт 1 статьи 1515 и пункт 4 статьи 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей: а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия; б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя - признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 25 постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Таким образом, суды неправильно применили положения статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ и неправомерно переложили на истца бремя доказывания наличия либо отсутствия у ответчика права на использование указанного товарного знака.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку судами не исследованы обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации, и принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует устранить допущенные нарушения, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности, дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, изложив соответствующие выводы в решении с указанием мотивов отклонения тех или иных доводов или доказательств, а в случае установления правовых оснований для взыскания компенсации определить ее размер, соответствующим образом распределив судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 27.04.2016 по делу N А06-11504/2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.