Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 г. N 304-ЭС16-8563 Суд оставил без изменения судебные акты первой и апелляционной инстанций о взыскании убытков, поскольку собранными доказательствами подтверждается, что действиями ответчика истцу были причинены убытки в виде упущенной выгоды; выводы судов о том, что заключенные между истцом и ответчиком договоры не являются лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительного права, являются правомерными и основаны на материалах дела

Резолютивная часть определения объявлена 4 октября 2016 года.

Определение в полном объеме изготовлено 7 октября 2016 года.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Поповой Г.Г., Хатыповой Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Корсар-ОЕВ" (далее - общество "Корсар-ОЕВ")

на постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016

по делу Арбитражного суда Томской области N А67-4475/2015,

по иску общества "Корсар-ОЕВ"

к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (далее - общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов")

о взыскании убытков,

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества "Корсар-ОЕВ": Жданов В.А.;

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения лица, участвующего в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

общество "Корсар-ОЕВ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" о взыскании 2 988 000 рублей убытков в виде упущенной выгоды в связи с незаконным использованием технических решений, защищенных патентами на полезную модель N 43706 - "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" и N 53516 - "Источник вторичного электропитания" путем реализации потребителям в третьем и четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 "ГЕСКА-ПЦ" в количестве 332 аппарата с исполнением "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002), в которых применен (использован) модуль питания ЯЮКЛ.758776.016, изготовленный обществом "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" с использованием технических решений, защищенных названными патентами.

Решением Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016, исковые требования общества "Корсар-ОЕВ" удовлетворены, с общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" в пользу общества "Корсар-ОЕВ" взыскано 2 988 000 рублей в счет возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 принятые по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016, общество "Корсар-ОЕВ" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судом норм материального и процессуального права.

В обоснование доводов кассационной жалобы общество "Корсар-ОЕВ" ссылается на отсутствие волеизъявления правообладателя о предоставлении ответчику права на использование полезных моделей, охраняемых патентами, на то, что заключенные между сторонами договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются лицензионными, не свидетельствуют об отчуждении исключительного права или предоставления неисключительной лицензии, и не зарегистрированы в установленном законом порядке.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 05.09.2016 N 304-ЭС16-8563 кассационная жалоба общества "Корсар-ОЕВ" вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направило, представило письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие своего представителя, возражает против удовлетворения требований истца, просит постановление Суда по интеллектуальным правам оставить без изменения.

Согласно части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, представленный суду письменный отзыв, заслушав объяснения представителя общества "Корсар-ОЕВ", проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятое по делу постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 - отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Корсар-ОЕВ" совместно с Олексивым Сергеем Евгеньевичем являются обладателями патентов на полезную модель: N 43706 "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)", приоритет полезной модели 23.09.2004 (зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.01.2005); N 53516 "Источник вторичного электропитания", приоритет полезной модели 30.09.2005 (зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.05.2006).

В третьем, четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 ответчик реализовал потребителям 332 аппарата "ГЕСКА-ПЦ" исполнение "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002), в том числе: в третьем квартале 2012-99 штук; в четвертом квартале 2012-113 штук; в первом квартале 2013-120 штук.

Полагая, что в производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" использованы модули питания ЯЮКЛ.758776.016, содержащие признаки полезных моделей N 43706 "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" (приоритет полезной модели 23.09.2004) и N 53516 "Источник вторичного электропитания" (приоритет полезной модели 30.09.2005), и использование указанных полезных моделей для изготовления и продажи аппаратов "Геска-полицвет-МАГ" при отсутствии согласия общества "КРОСАР-ОЕВ" является незаконным, и причиняет ему убытки в виде упущенной выгоды, общество "Корсар-ОЕВ" обратилось в суд настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из наличия совокупности условий, необходимых для удовлетворения иска о взыскании убытков, а также того, что заключение между истцом и ответчиком договоров от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не свидетельствует о передаче права использования полезных моделей по патентам Российской Федерации N 43706 и N 53516, поскольку они не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве лицензионных договоров.

Данные выводы суда поддержал суд апелляционной инстанции.

Отменяя принятые по делу судебные акты, и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам указал, что, несмотря на то, что заключенные между сторонами договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительного права, из их положений усматривается, что воля общества "Корсар-ОЕВ" была направлена на предоставление права использования конкретных технических решений обществом "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", что свидетельствует о том, что правообладатель согласился на использование обществом "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" аппаратов "ГЕСКА-ПЦ", выразив свое согласие в письменной форме, в связи с чем, вывод судов о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное (без согласия правообладателя) использование объектов интеллектуальной собственности сделан с нарушением норм материального права.

Между тем, Судом по интеллектуальным правам не учтено следующее.

На основании положений статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Учитывая, что патенты на полезные модели N 43706 и N 53516 были выданы до 01.01.2008, а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Положениями пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1 и 5 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I, действовавшего до 01.01.2008, любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1369 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

На основании вышеизложенных норм выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что заключенные между истцом и ответчиком договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительного права, являются правомерными и основаны на материалах дела.

Однако Суд по интеллектуальным правам, согласившись с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что данные договоры не являются лицензионными, отменил судебные акты, указав, что данные договоры подтверждают согласие правообладателя на использование полезных моделей, охраняемых патентами N 43706 и N 53516, и правообладатель имеет право на вознаграждение за такое использование, что противоречит положениям статей 1233 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающим предоставление правообладателем права на использование результата интеллектуальной деятельности только на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке.

При этом наличие в договорах от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях, не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионного договора. Каких-либо действий, направленных на заключение лицензионного договора на основании договоров от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп стороны не совершали.

Кроме того, обществом "Корсар-ОЕВ" не были заявлены исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав или вознаграждения (задолженности) по договорам от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп, а заявлены требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Исследовав и оценив представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства в порядке статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный вывод о том, что действия ответчика по использованию при производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" полезных моделей по патентам N 43706 и N 53516 без согласия правообладателя являются незаконными и взыскали убытки в размере дохода, полученного обществом "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" от реализации аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" в третьем, четвертом кварталах 2012 года и первом квартале 2013 года.

Довод общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" о том, что технические решения, охраняемые патентами N 43706 и N 53516, были разработаны Олексивым Е.В. (директором общества "Корсар-ОЕВ") в период его работы на предприятии ответчика в рамках должностных обязанностей и служебного задания является необоснованным, поскольку противоречит сведениям об авторе, указанном в патентах N 43706 и N 53516.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 по делу Арбитражного суда Томской области N А67-4475/2015 отменить.

Решение Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 по делу Арбитражного суда Томской области N А67-4475/2015 оставить в силе.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.