Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу № СИП-298/2016 Суд признал незаконным действие Роспатента по прекращению правовой охраны товарного знака, поскольку индивидуальный предприниматель еще до прекращения своей деятельности в указанном качестве, осознавая правовые последствия утраты правового статуса, заключил договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак, при этом Роспатентом нарушена процедура принятия решения о прекращении правовой охраны товарного знака

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2016 года

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С. П.,

судей - Голофаева В. В., Пашковой Е. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шовть Е.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГНИП 31128012400084) о признании незаконным действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650, при участии в судебном заседании представителя Роспатента Овчинникова А.М. (доверенность от 22.07.2015 № 01/32-585/41), установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650 и об обязании восстановить его правовую охрану.

До рассмотрения спора по существу от предпринимателя поступили возражения на отзыв Роспатента от 18.08.2016 и ходатайство в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о рассмотрении дела без участия своего представителя.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве.

В частности, обосновывая законность оспариваемого решения, представитель Роспатента указал на положения 2, 7, 11 Правил принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденных приказом Роспатента от 03.03.2003 № 28, (далее - Правила) во взаимосвязи с нормой, установленной подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктом 5.7 Положения о Роспатенте, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 18 (далее - Положение о Роспатенте), а также на связанные с принятием данного решения обстоятельства.

Более того, представитель Роспатента указывает на злоупотребление правом со стороны предпринимателя, выраженное в обращении за судебной защитой по настоящему делу, поскольку инициатором заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, по которому принято оспариваемое решение, являлось общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», генеральным директором которой является предприниматель, подписавший как заявление в Роспатент, так и в суд.

Дело рассматривалось на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя заявителя.

Выслушав доводы представителя Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение со словесным элементом «ПОЛЯНА» по заявке № 2006717881 с датой приоритета от 29.06.2006 зарегистрировано Роспатентом 28.08.2007 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650 на имя индивидуального предпринимателя Костылева Сергея Олеговича (правообладатель) в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: «агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами».

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее - общество «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп»), ссылаясь на прекращение указанным правообладателем предпринимательской деятельности, о чем 24.04.2013 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) была внесена соответствующая запись, 25.02.2015 обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (т. 1, л.д. 92), в связи с чем Роспатентом в адрес правообладателя было направлено соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном Правилами.

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом 28.03.2016 принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650, о чем 01.04.2016 направлены в адрес общества и правообладателя соответствующие уведомления.

Предприниматель, ссылаясь на то, что в адрес Роспатента 25.03.2016 от него и общества с ограниченной ответственностью «Смайл Плюс» поступили заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 332650 и на отказ в государственной регистрации отчуждения исключительного права на указанный товарный знак, обратился с настоящим заявлением в суд.

Статьей 13 ГК РФ установлено, что ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации регламентирует правовые и процессуальные вопросы рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (установление факта незаконного бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями должностных лиц обозначенных органов.

Действие, бездействие, нормативный или ненормативный правовой акт являются различными видами юридических актов, имеющих самостоятельную правовую регламентацию, равно как и различные правовые последствия, порождаемые фактом их совершения.

Действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц обозначенных органов, равно как и государственных или муниципальных служащих представляют собой ничто иное, как публично-правовое волеизъявление перечисленных субъектов права, не являющееся с точки зрения своей объективной формы выражения решением, повлекшем нарушение прав и свобод граждан и организаций, равно как и создавшем препятствия к его реализации и осуществлению. Объективной формой выражения подобного волеизъявления может быть требование должностного лица вышеуказанных органов, выраженное устно.

К решениям следует относить акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, принятые единолично или коллегиально, и содержащие властное волеизъявление, порождающие правовые последствие для конкретных субъектов права, т.е. носящие адресный характер.

Полномочия Роспатента регламентированы и исчерпывающе закреплены в части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, на основании которых им вынесено оспариваемое решение в форме уведомления, заявителем не оспариваются, равно как и лица, участвующие в деле соглашаются, что несогласие предпринимателя сводится к несоответствию оспариваемого ненормативного правового акта подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ.

По мнению заявителя, в рассматриваемом случае отсутствовали правовые основания в досрочном прекращении спорного товарного знака по мотивам прекращения регистрации правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя.

В обоснование указанного довода, предприниматель ссылается на наличие в Роспатенте его заявлений о регистрации отчуждения исключительного права на спорный товарный знак, которое было фактически подано от действующего правообладателя до даты рассмотрения Роспатентом заявления общества Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

Осуществляя проверку доводов предпринимателя и проверяя законность оспариваемого ненормативного правого акта Роспатента, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При этом Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что акты государственных органов, иных лиц, наделенных публично-властными полномочиями, являются юридическими фактами, влекущими юридические последствия не только в рамках процессуальных отношений, но и в отношениях материально-правовых, в связи с чем обращения за судебной защитой по такой категории дел, предполагает со стороны суда не только оценку их законности по содержанию, но и по процедуре их принятия.

Как следует из материалов дела, заявление общества «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» рассмотрено Роспатентом вопреки требованиям пункта 11 Положения, спустя 1 год. При этом в нарушение части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с нормами статей 65, 66, 156 названного Кодекса Роспатент не представил правового обоснования и документов, свидетельствующих о законности его действий как по длительности рассмотрения указанного заявления, так и действий по прекращению правовой охраны спорного товарного знака, при наличии документов от иных лиц, свидетельствующих о переходе исключительных прав на данный товарный знак.

Более того, судебная коллегия обращает внимание на то, что решение о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650 не принято в виде отдельного акта, а лишь внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания, поэтому невозможно установить мотивы по которым Роспатент пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления общества.

В то же время, в рамках настоящего дела судом установлено, что индивидуальным предпринимателем Костылевым С.О., в лице конкурсного управляющего Поташкина Бориса Вуловича, действующего на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 18.04.2013 по делу № А43-29923/2012, в рамках конкурсного производства, 17.11.2014 совершена сделка, согласно которой правообладатель в счет погашения задолженности перед кредитором - обществом с ограниченной ответственностью «Смайл Плюс» передал ему, в том числе и исключительные права на спорный товарный знак. Указанная сделка в установленном законом порядке не оспорена.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с доводом предпринимателя о том, что досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака по мотивам подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ нельзя признать законным и обоснованным.

Делая данный вывод, Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

По смыслу статьи 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1514 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Таким образом, анализ приведенных норм материального права позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация гражданином - правообладателем в качестве индивидуального предпринимателя является необходимым условием сохранения правовой охраны товарного знака и исключительного права на него.

Порядок рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае регистрации прекращения гражданином - правообладателем предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя определен в Правилах.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 2 Правил принятие решения осуществляется на основании заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при прекращении предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя (далее - заявление), которое может быть подано заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При этом согласно пункту 7 Правил к заявлению прилагается документ, подтверждающий факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя.

Пунктом 11 Правил предусмотрено, что заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В течение десяти дней с даты поступления заявления федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев с даты направления уведомления.

При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям и условиям, установленным в пунктах 2-7 Правил, а также соответствие представленных документов действующему законодательству.

На основании пункта 13 Правил при соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 2-9 Правил, принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

При этом судебная коллегия отмечает, что приведенный порядок досрочного прекращения правовой охраны по мотивам подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ допустим только когда гражданин - правообладатель самостоятельно распорядился правом прекратить предпринимательскую деятельность и, согласно положениям пункта 3 статьи 2 и статьи 1478 ГК РФ, должен был учитывать последствия таких действий для сохранения прав на товарные знаки.

В то же время, при иных обстоятельствах для правильного рассмотрения заявления в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1514 ГК РФ, административному органу не достаточно установить факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя, а необходимо также исследовать обстоятельства, связанные с данным прекращением, поскольку в отличии от добровольного волеизлияния предпринимателя о прекращении экономической деятельности, иные причины, установленные статьей 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», могут затрагивать права и обязанности третьих лиц.

Аналогичное толкование подпункта 4 статьи 1514 ГК РФ сформулировано президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 14.12.2015 по делу № СИП-324/2015.

Также в рамках настоящего дела установлено, что предприниматель еще до прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, осознавая правовые последствия утраты правового статуса, заключил договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак (соглашение об отступном от 17.11.2014), то есть выразил волю в отношении дальнейшего действия исключительного права, распорядившись им.

При этом согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ не предусматривает возможность отказа в прекращении правовой охраны товарного знака в случае перехода исключительного права на товарный знак к иному лицу, поскольку такое толкование не следует из смысла вышеназванной нормы и противоречит статье 1229 ГК РФ, согласно которой лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации, может распоряжаться этим правом по своему усмотрению. На момент подписания договора об отчуждении исключительного права предприниматель являлся правообладателем спорного товарного знака.

В отношении доводов Роспатента о злоупотреблении предпринимателем своими правами суд отмечает, что волеизъявление предпринимателя может не совпадать с волеизъявлением интересов самого общества.

Кроме того, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака направлен на обеспечение интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте и предоставления исключительных прав на них тем субъектам, которые действительно заинтересованы в использовании подобных обозначений.

Иными словами, фактически общество и предприниматель преследовали общий интерес, по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак, при этом используя разные способы реализации прав.

Более того, исходя из предмета настоящего спора, судебная коллегия полагает, что указанный довод не коррелируется (не соотносится) с положением пункта 3 статьи 2 ГК РФ.

Учитывая изложенное, суд полагает, что оспариваемое в настоящем деле решение не соответствует положениям статьи 1514 ГК РФ и нарушает права заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности, в силу названной нормы права суд приходит к выводу о наличии оснований для признания его недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановлении № 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Признать незаконным действие Федеральной службы по интеллектуальной собственности по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650 как не соответствующее статье 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332650.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича 3000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.