Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-153/2015 Суд признал полностью недействительным патент РФ на изобретение, поскольку пришел к выводу о том, что техническое решение по спорному патенту не является результатом творческого труда ответчиков, а представляет собой заимствование уже выданного патента РФ

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей: Голофаева В.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Шакурова Камиля Карамовича (Республика Татарстан, г. Лениногорск)

к Чаплыгину Юрию Викторовичу (Республика Татарстан, г. Казань), Чаплыгину Константину Викторовичу (Республика Татарстан, г. Казань), Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343)

о признании патента недействительным и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Шакуров Камиль Карамович (далее - Шакуров К.К.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Чаплыгину Юрию Викторовичу (далее - Чаплыгин Ю.В.), Чаплыгину Константину Викторовичу (далее - Чаплыгин К.В.) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2548655 в части указания автора и патентообладателя, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести соответствующую записи в Государственный реестр изобретений и выдать новый патент с указанием в качестве автора и патентообладателя Шакурова К.К., о признании недействительным патента Российской Федерации N 2478687 и аннулировании соответствующей записи в Государственном реестре изобретений.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2015 в порядке, предусмотренном статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Роспатент и федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016, истцу отказано в удовлетворении требования о признании недействительным патента Российской Федерации N 2548655 в части указания автора и патентообладателя, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести соответствующую записи в Государственный реестр изобретений и выдать новый патент с указанием в качестве автора и патентообладателя Шакурова К.К.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 производство по настоящему делу прекращено в части требования о признании недействительным патента Российской Федерации на изобретение N 2478687 и аннулировании записи в Государственном реестре изобретений полностью.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2016 определение суда первой инстанции от 01.02.2016 в части заявленных требований отменено и направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отменяя вышеназванное определение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость в рассмотрении по существу требования о признании недействительным патента Российской Федерации на изобретение N 2478687 и аннулировании записи в соответствующем государственном реестре полностью, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

С учетом изложенного, суд рассматривает заявленные требование в части, указанной президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Доводы Шакурова К.К., заявленные в обоснование названных требований, сводятся к тому, что он является автором изобретения по патенту Российской Федерации N 2348679, указанное обстоятельство было установлено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24.10.2014 по делу N 33 - 38178/14, в соответствии с которым патент Российской Федерации N 2348679 был признан недействительным частично и по заявке на изобретение N 2005106566/04 (поданной Шакуровым К.К.) был выдан новый патент Российской Федерации N 2548655, в котором в качестве автора указан - Шакуров К.К..

По мнению заявителя, оспариваемый им патент защищает техническое решение идентичное техническому решению по патенту Российской Федерации N 2548655, автором которого он является.

При этом заявитель полагает, что лица, указанные в патенте Российской Федерации N 2478687, в качестве авторов, таковыми не являются, поскольку не внесли свой творческий вклад в разработку технического решения по названному патенту, что подтверждается, по мнению заявителя, заключением специалиста N 007282/6/77001/442014/И - 3921 в области патентных исследований, представленное истцом в материалы настоящего дела.

При этом, как отмечает Шакуров К.К., указанные лица не принимали участия и при разработке технического решения по патенту Российской Федерации N 2348679.

Чаплыгин Ю.В. представил в суд возражения, в которых просил в удовлетворении заявленных требований, считая их необоснованными.

Чаплыгин К.В. также представил письменные возражения против удовлетворения заявленных требований, в которых указал, что считает заявленные требования необоснованными, ввиду того, что Шакуров К.К. не является ни автором, ни обладателем патента Российской Федерации N 2478687, что, по мнению Чаплыгина К.В., подтверждается решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы по делу N 2-158/13 и решением Советского районного суда г. Казани по делу N 2-7757/2011.

Роспатент в отзыве указал, что действия Роспатента, выразившиеся в государственной регистрации изобретения "Состав для подготовки товарной нефти", публикации сведений о выдаче патента Российской Федерации N 2478687 и выдаче спорного патента, были осуществлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также Роспатент отметил, что не является надлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку законодательством в компетенцию Роспатента не входит осуществление проверки правомерности указания авторов в заявлении о выдаче патента на изобретение, в связи с чем пояснений по существу заявленных требований дать не может. Роспатент представил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 28.06.2016 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 05.07.2016.

После перерыва судебное заседание продолжено 05.07.2016 в прежнем составе суда.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, в том числе путем опубликования соответствующей информации в сети Интернет (http://kad.arbitr.ru), явку представителей в судебное заседание до и после перерыва не обеспечили.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2478687 на изобретение "Состав для подготовки товарной нефти" выдан по заявке N 2012103437 с приоритетом от 01.02.2012, установленным по дате подачи указанной заявки, с указанием в нем в качестве авторов изобретения Чаплыгина Ю.В., Чаплыгина К.В., а в качестве патентообладателя - общества с ограниченной ответственностью "Химинвест+". На момент рассмотрения настоящего дела, общество с ограниченной ответственностью "Химинвест+" ликвидировано.

Патент выдан со следующей формулой: "Состав для нейтрализации сероводорода и метил- и этилмеркаптанов в товарной нефти на основе смеси гемиформаля с ароматическим углеводородом, содержащий в качестве ароматического углеводорода в количестве до 30 вес.% одно из следующих соединений: бензол, толуол, ксилолы, диэтилбензолы".

Патент Российской Федерации N 2348679 "Способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения", выдан по заявке N 2005106566 с приоритетом от 09.03.2005, установленным по дате подачи указанной заявки, с указанием в нем в качестве автора - Шакурова К.К., в качестве патентообладателя - общества с ограниченной ответственностью "Химинвест+".

Указанный патент выдан со следующей формулой:

"1. Способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти подачей раствора гемиформаля трубчатым перфорированным диспергатором, представляющим собой перфорированную трубку с отверстиями, которая вводится в технологический трубопровод на участке после процесса обессоливания перед концевой сепарационной установкой.

2. Состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения для нейтрализации сероводорода и метил-этилмеркаптанов в товарной нефти, содержащий в качестве углеводородного нитросоединения, ускоряющего реакцию, нитробензол в количестве до 5 мас.%.".

Шакуров К.К., полагая, что техническое решение по патенту Российской Федерации N 2348679, имеющему более раннюю дату приоритета и автором которого является он, легло в основу спорного патента, при этом техническое решение не является результатом творческого труда лиц, указанных в нем в качестве авторов, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

Изучив материалы дела, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований Шакурова К.К. о признании недействительным патента Российской Федерации N 2478687 на изобретение и аннулировании записи в Государственном реестре изобретений полностью в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008, поэтому в силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Учитывая приведенные разъяснения высшей судебной инстанции и принимая во внимание, что заявка о выдаче патента на спорную полезную модель была подана 01.02.2012, суд приходит к выводу о том, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы части четвертой ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки).

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Исходя из смысла нормы, изложенной в статье 1361 ГК РФ, гражданское законодательство не исключает возможность разработки тождественного или эквивалентного технического решения одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве.

При этом параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано, и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может направлять запросы.

Судебная коллегия в целях получения разъяснений, выяснения профессионального мнения направил запросы в открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова", общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет".

В указанных запросах судебная коллегия просила дать ответ на следующие вопросы.

1. Являются ли тождественными признаки формулы изобретения по патентам N 2478687 и N 2548655 (2348679)? Если да, то указать в чем заключается тождественность, если нет - то в чем различие?

2. Достаточно ли познаний в области органической химии на уровне программы общеобразовательного учреждения для того, чтобы сделать выводы, в том числе, сформулировать существенные признаки формулы изобретения по патенту N 2478687, подготовить описание к этому патенту?

3. Были ли известны из уровня техники по состоянию на 09.03.2005 основные реакции действующего вещества?

4. Является ли существенным и обязательным добавление ароматических углеводов (бензол, толуол, килол и пр.) при выборе состава нейтрализатора сероводорода и меркаптанов в нефть?

5. Что является необходимым и обязательным для очистки товарной нефти от сероводорода и меркаптанов?

Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова", общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть", не представили суду ответы на вопросы, указанные в судебном запросе.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" в ответе от 18.12.2015 N 169-2198/11-2-2-1/11 (л.д. 27, т.д. 5) на судебный запрос сообщило, что рассмотрев признаки формул изобретений по патентам Российской Федерации N 2478687 и 2348679, а также :

1. Заключение-рецензию научно-технологического центра химии и нефтехимии КНИТУ-КХТИ (г. Казань) от 26.02.2013.

2. Заключение специалиста в области патентных исследований за N 007282/6/77001/442014/И-3921 федерации судебных экспертов Центра патентных экспертиз (г. Москва) 2014 подтверждает выводы и заключение названных экспертиз.

Суд, проведя сравнительный анализ формул изобретений по патентам Российской Федерации N 2348679 и N 2478687 и их описаний, пришел к следующим выводам.

В описании к формуле изобретения по спорному патенту имеет место заимствование фрагментов описательной части изобретения по патенту Российской Федерации N 2349627, а именно: заимствованы основные реакции сероводорода и меркаптанов с гемоформалем.

Кроме того техническое решение по спорному патенту Российской Федерации N 2478687 в своей описательной части, также как и техническое решение, автором которого является Шакуров К.К., содержит некорректный расчет баланса реагирующих веществ, то есть имеет место копирование текста.

В основной реакции действующего вещества по спорному патенту допущена ошибка, которая заключается во включении в формтиональ иона сероводорода, а не серы, что приводит к нарушению баланса ионов водорода, указанное может свидетельствовать об отсутствие достаточного уровня специальных знаний у авторов по спорному патенту в области органической химии.

При этом в спорном патенте также нарушена причинно-следственная связь между описанием, указанием наиболее близкого источника и основным пунктом формулы изобретения по спорному патенту.

Так, в описании к спорному патенту в качестве наиболее близкого источника указан патент Российской Федерации N 2348679, при этом основным пунктом формулы по спорному патенту является применение гемиформаля, то есть применение изобретения по патенту Российской Федерации N 2348679, имеющим более раннюю дату приоритета.

Таким образом, патент Российской Федерации N 2478687 содержит заимствования фрагментов описания патента Российской Федерации N 2348679, автором технического решения по которому является Шакуров К.К., в том числе и ошибок, а также недочетов патента Российской Федерации N 2478687, что подтверждает отсутствие у лиц, указанных в качестве авторов спорного патента должного уровня познаний в области органической химии, и как следствие, исключает возможность внесения ими своего творческого вклада в разработку технического решения по спорному патенту.

Также суд считает необходимым отметить, что техническое решение по патенту Российской Федерации N 2348679, признанному недействительным апелляционным определением Московского городского суда от 12.12.2013 и выданный на его основе патент Российской Федерации N 2548655, известно Чаплыгину Ю.В. и Чаплыгину К.В., поскольку являлось предметом спора в судах общей юрисдикции, в которых они также принимали участие в качестве стороны по делу.

При этом, указанные сведения были внесены Роспатентом в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, которые являются общедоступными.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что ответчикам было известно спорное техническое решение еще до даты подачи заявки на выдачу спорного патента.

Вместе с тем, добавление ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол) в техническое решение по спорному патенту не оказывает существенного влияния на конечный технический результат, поскольку является несущественным (необязательным) при выборе состава нейтрализатора сероводородов и меркаптанов в нефти.

Указанное обстоятельство может свидетельствовать о том, что добавляя вышеназванные вещества, ответчики хотели создать видимость наличия различия технических решений по спорному патенту и по патенту Российской Федерации N 2348679. Однако указанные действия (добавление названных веществ), не привели к достижению иного технического результата, чем в патенте Российской Федерации N 2348679.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Самостоятельно распорядившись своими процессуальным правам, Чаплыгин Ю.В. и Чаплыгин К.В. не представили в материалы дела доказательства, опровергающие доказательства истца, равно как и не представили доказательств того, что Чаплыгиным Ю.В. и Чаплыгиным К.В. параллельно велись разработки по спорному техническому решению и указанное технические решение получено ими самостоятельно.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что техническое решение по спорному патенту не является результатом творческого труда Чаплыгина Ю.В. и Чаплыгина К.В., а представляет собой заимствование патента Российской Федерации N 2348679.

В тоже время, техническое решение по патенту Российской Федерации N 2478687 идентично техническому решению по патенту Российской Федерации N 2348679, признанным недействительным и на основании которого был выдан патент Российской Федерации N 2548655, с указанием в качестве автора Шакурова К.К.

Таким образом, требование Шакуров К.К. о признании недействительным патента Российской Федерации N 2478687 подлежит удовлетворению.

При этом судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Патент Российской Федерации N 2478687 прекратил свое действие в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Указанной нормой также установлено, что действие патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица.

Согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение выдается новый патент.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Следовательно, признание патента недействительным частично влечет его аннулирование с выдачей взамен аннулированного (патента со старым регистрационным номером) нового патента (патента с новым регистрационным номером) с указанием в нем в качестве авторов или патентообладателя установленных судом лиц, а также внесение Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Учитывая, что спорный патент признан судом недействительным, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, Чаплыгин Ю.В. и Чаплыгин К.В. утрачивают право, предусмотренное частью 1 статьи 1400 ГК РФ.

Кроме того, в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдачи нового патента.

Из смысла вышеназванных норм также следует, что требование в части обязания Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации не подлежит удовлетворению, поскольку не имеет реального правового содержания, ввиду того, что указанные действия являются обязанностью Роспатента, возложенной на него гражданским законодательством Российской Федерации.

Вопрос о распределении судебных расходов в порядке, предусмотренном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не разрешается судом, ввиду того, что заявителем государственная пошлина за подачу искового заявления не уплачена, ввиду освобождения от указанной обязанности, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении исковых требований к Федеральной службе по интеллектуальной собственности и федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" отказать.

Признать недействительным полностью патент Российской Федерации N 2478687 на изобретение "Состав для подготовки товарной нефти" и аннулировать соответствующую запись в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.А. Кручинина