Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2016 г. № С01-465/2016 по делу N А56-36994/2015 Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж и товарный знак, суды нижестоящих инстанций не провели сравнение товарного знака, являющегося самостоятельным объектом исключительных прав истца, со спорной мягкой игрушкой на предмет установления их сходства до степени смешения или тождества

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании Карт Бланш Гритингс Лимитед / Carte Blanche Greetings Limited (Unit 3, Chichester Business Park, Tangmere, Chichester, West Sussex, PO20 2FT, England, Great Britain) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.11.2015 (судья Кожемякина Е.В.) по делу N А56-36994/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 (судьи Жиляева Е.В., Барканова Я.В., Тимухина И.А.) по тому же делу

по иску компании Карт Бланш Гритингс Лимитед/Carte Blanche Greetings Limited к обществу с ограниченной ответственностью "Фантазия-2" (ул. Малая Балканская, д. 26, оф. 172, Санкт-Петербург, 192283, ОГРН 1127847149396) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж и товарных знак в размере 40 000 рублей.

В судебном заседании отсутствовали представители лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Карт Бланш Гритингс Лимитед / Carte Blanche Greetings Limited (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фантазия-2" (далее - общество "Фантазия-2") о взыскании компенсации в размере 40 000 рублей, в том числе 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведение, и 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.11.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Как отмечает компания, судами первой и апелляционной инстанций установлено, что в реализованной обществом мягкой игрушке воспроизведены все характерные черты, которые присущи персонажу "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", воспроизведен образ и характер персонажа, однако вопреки указанным обстоятельствам суды не усмотрели переработку названного персонажа.

Заявитель кассационной жалобы также считает, что суды в том числе не установили, сходен ли до степени смешения спорный товар с его товарным знаком при их очевидном визуальном сходстве.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что несмотря на установление судами сходства между приобретенной игрушкой и изображением персонажа "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", суды сделали необоснованный и противоречащий вывод о том, что поскольку установлен изготовитель спорной игрушки, основание для признания товара контрафактным отсутствует.

Общество отзыв на кассационную жалобу не представило.

Заявитель кассационной жалобы направил ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, просит оспариваемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является обладателем исключительных прав на персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", а также на изобразительный товарный знак по международной регистрации N 855249, представляющий собой изображение верхней части туловища и головы медвежонка с голубым носом и заплаткой.

Представителем компании 25.12.2014 в павильоне цветов-сувениров, расположенном по адресу Ленинский проспект, д. 130/6, Санкт-Петербург, приобретена у общества мягкая игрушка в виде медвежонка с заплатками.

Факт приобретения указанного товара подтверждается представленным в материалы дела кассовым и товарным чеками от 25.12.2014 на сумму 380 рублей, а также видеосъемкой процесса приобретения товара общества.

По мнению компании, общество без ее надлежащего разрешения использовало принадлежащей ей товарный знак путем предложения к продаже и реализации товара, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, а также использовало персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю", исключительные авторские права на который также принадлежат компании, путем предложения к продаже и реализации товара, представляющего собой переработку названного персонажа.

Полагая, что такими действиями общество нарушило исключительные права компании на товарный знак по международной регистрации N 855249 и на персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", компания обратилась в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе литературные произведения, произведения живописи, графики и другие произведения изобразительного искусства.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

В пункте 29 постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Аналогичные разъяснения даны в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015).

Согласно пункту 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истцу принадлежат исключительные права на персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", который является объектом авторского права, и товарный знак по международной регистрации N 855249, зарегистрированный в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков ("игрушки, игры, плюшевые, мягкие игрушки, игрушки с набивкой из фасоли, мозаики и пазлы, безделушки для вечеринок, надувные шары, гимнастические и спортивные товары, елочные украшения").

При этом судами установлено, что уникальными особенностями персонажа "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди" являются серая шерсть, серая мордочка, пропорции и характерное расположение его черт, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на голове справа и квадратная заплатка на животе слева, в каждом случае с двумя декоративными стежками на каждом краю заплатки, а также овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям.

Исследовав приобщенное к материалам дела вещественное доказательство - мягкую игрушку в виде медвежонка, суд первой инстанции установил, что проданная ответчиком мягкая игрушка изготовлена из материала такого же цветового сочетания, что и в лицензионном продукте: серая шерсть, серая мордочка, голубой нос, пропорции и характерное расположение черт медвежонка, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на голове справа и квадратная заплатка на животе слева, а также овальной формы кусочки ткани по качеству и цвету, как заплатка, на каждой задней лапе, обозначающие стопу медвежонка. На одной (левой) лапке написаны слова "I Love You". Игрушка одета в розовый свитер, который закрывает заплатку на животе, на ее стопах стежки, хаотично распределенные по краям, на спине имеется третья заплатка. На левой лапке вшита этикетка с изображением головы медвежонка и словами "I love You" с одной стороны и словами "Made in China" с другой стороны. В левом ушке имеется этикетка со словами: "From... I love You... by Miranda" (в овале) и мордочки медвежонка с внешней стороны со словами: "With Love...".

Также судами было принято во внимание смысловое значение слова "медведь" и наличие у медвежонка особенностей, привлекающих детское внимание, что, по их мнению, является определяющим при восприятии спорного товара.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции указал, что, несмотря на незначительное расхождение в деталях изображения "медвежонка "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и исследуемого товара (различия фактуры шерстяного покрова, размера и порядка размещения заплаток), им не установлено "сходство до степени смешения" между приобретенной мягкой игрушкой и изображением персонажа "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди".

Вместе с тем, судами отмечено, что поскольку на левой лапе медведя также имеется этикетка с указанием адреса его изготовителя (Choosing Pocelain I/E Co., Ltd., адрес производства: 6/F, 124 Building, I st Indastrial Center, Liantang, Chenzhen), то основания считать спорный товар нарушающим исключительные права компании отсутствуют, несмотря на наличие сходства до степени смешения между приобретенной мягкой игрушкой и изображением персонажа "медвежонка "Ми Ту Ю Тэтти Тедди".

Суд кассационной инстанции отмечает, что в указанной части решения суда первой инстанции содержится противоречащий вывод о наличии, а впоследствии об отсутствии "сходства до степени смешения" сравниваемых обозначений и персонажа.

Суд апелляционной инстанции согласился с судом первой инстанции, отказав компании в удовлетворении ее апелляционной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, приходит к выводу о том, что они являются обоснованными и при принятии обжалуемых судебных актов судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы материального права в связи со следующим.

Как усматривается из содержания обжалуемых актов, судами установлены следующие фактические обстоятельства дела, прямо отмеченные ими в обжалуемых судебных актах: 1) компании принадлежат исключительные права на персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и товарный знак по международной регистрации N 855249; 2) наличие у персонажа "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" конкретных уникальных особенностей, перечисленных в обжалуемых судебных актах; 3) свойственность тех же самых уникальных особенностей мягкой игрушке, реализованной ответчиком и приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства; 4) наличие у спорного товара незначительного расхождения в деталях с изображением "медвежонка "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" (различия фактуры шерстяного покрова, размера и порядка размещения заплаток).

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций фактически признали, что реализованная ответчиком мягкая игрушка в виде медведя имеет характерные черты персонажа "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", исключительные права на который принадлежат компании, ассоциируется с ним и отличается от него лишь незначительным расхождением в деталях.

В то же время вывод судов о том, что ими не установлено "сходство до степени смешения" между сравниваемыми объектами, не соответствует данным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также отмечает, что компания основывала свои требования в отношении персонажа "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" на том, что спорная мягкая игрушка является его переработкой, сделанной без согласия компании.

Авторскому праву не известны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения", и оперирует понятием "производное произведение", которое в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой переработку другого произведения.

В связи с изложенным является ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии "сходства до степени смешения" между спорным товаром и персонажем "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди".

При этом в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного).

Таким образом, при установлении факта переработки персонажа определяющее значение имеет ассоциация спорного товара с этим персонажем, а не принятые во внимание судами смысловое значение слова "медведь" и наличие каких-либо особенностей, которые привлекают детское внимание (одежда, сердечко и т.д.).

Кроме того, как правильно отмечено судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах, истцом также были заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак по международной регистрации N 855249.

Однако, обоснованно сославшись на положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 N 197, суд первой инстанции фактически не провел сравнение товарного знака, являющегося самостоятельным объектом исключительных прав истца, со спорной мягкой игрушкой на предмет установления их сходства до степени смешения или тождества.

Данный недостаток также не был устранен и судом апелляционной инстанции.

При этом в пункте 34 Обзора судебной практики от 23.09.2015 отмечено, что незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, сделав вывод о недоказанности нарушения обществом исключительных прав компании и на товарный знак, неполно выяснили фактические обстоятельства дела.

В то же время данные обстоятельства, относящиеся к предмету и основаниям иска, имеют существенное значение для правильного рассмотрения спора, и оставление их без внимания могло привести к принятию неверных судебных актов.

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что установление изготовителя спорного товара не является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, заявленных к продавцу, реализовавшего контрафактную продукцию. К ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и/или товара, имитирующего такой товарный знак, может быть привлечен не только изготовитель, но и розничный продавец указанного товара, поскольку введение товара в гражданский оборот не ограничивается только его изготовлением, но и напрямую связано с распространением произведенной продукции.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты содержат выводы, не соответствующие имеющимся в деле доказательствам и установленным судами фактическим обстоятельствам, также сделанные при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, с нарушением норм материального права, в связи с чем подлежат отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие либо отсутствие в действиях ответчика нарушения исключительных авторских прав истца на персонаж "медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и исключительных прав истца на товарный знак, сделать выводы, соответствующие установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, а также, в случае признания действий ответчика нарушающими исключительные права истца, определить размер компенсации, подлежащей взысканию за нарушение исключительных авторских прав и/или исключительных прав на товарный знак.

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.11.2015 по делу N А56-36994/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 по тому же делу отменить. Направить дело N А56-36994/2015 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.