Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2016 г. N С01-633/2016 по делу N А60-39605/2015 Суд отменил принятое по делу решение и направил дело на новое рассмотрение, поскольку вывод о передаче лицензиату по лицензионному договору права использования технического решения конкретным способом может быть сделан только на основе прямого указания на данный способ в договоре

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" и открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом"

на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 (судьи Муталлиева И.О., Гребенкина Н.А., Балдин Р.А.) по делу N А60-39605/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ул. Ленина, 6-7, г. Березовский, Свердловская область, 623706, ОГРН 1086671005134)

к открытому акционерному обществу "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" (ул. Монтажников, д. 9, г. Екатеринбург, 620050, ОГРН 1116678005730)

об обязании передать документацию и взыскании компенсации на случай неисполнения судебного акта,

по встречному иску о запрете ввода в оборот "Установки по производству диоксида хлора типа "ДХ-100".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии": Абушенко Д.Б., по доверенности от 07.04.2016;

от открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом": Дедков Е.А., по доверенности от 25.12.2015.

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (далее - общество "Новые технологии", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области к открытому акционерному обществу "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" (далее - общество "УНИХИМ с ОЗ") с требованием об обязании передать технологическую документацию, в которой отражены нижеперечисленные действия, последовательность действий, а также параметры каждого вещества, участвующего в осуществлении способа:

- выделение диоксида хлора и хлора в газовую фазу;

- контроль времени пребывания реакционной среды в зоне реакции и последующее отведение газовой смеси и отработанного реакционного раствора на поглощение водой с применением разреженной атмосферы;

- процесс взаимодействия проводят ступенчато не менее, чем в две стадии с последовательным убыванием концентраций реагентов;

- при этом концентрации хлората и хлорида в реакционной зоне первой стадии составляют от 1,5 до 0,25 моль/л;

- выделяющийся газ разбавляют воздухом, просасываемым через реакционную среду;

- отработанный раствор реагентов на последней стадии перед отведением на поглощение разбавляют водой до концентрации сульфата натрия меньше предельной растворимости;

- технологическую карту (технологический регламент), определяющую:

- технологический процесс изготовления водного раствора хлората и хлорида натрия;

- технологический процесс изготовления установки для получения диоксида хлора типа ДХ-100";

- принципиальные схемы программаторов;

- документацию на программное обеспечение для записи программы в микросхемы;

- инструкцию по программированию используемых в проекте микросхем, содержащую параметры стандартных интерфейсов компьютера, использующихся при программировании процессоров через программатор (с учетом уточнений требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Также истец просил взыскать с ответчика 25 000 рублей компенсации на случай неисполнения судебного акта за каждый день с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения.

Определением суда первой инстанции от 28.12.2015 к совместному рассмотрению с первоначальным иском принято встречное исковое заявление общества "УНИХИМ с ОЗ" о запрете обществу "Новые технологии" изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей "Установки по производству диоксида хлора типа "ДХ-100".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.12.2015 первоначальный иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация на случай неисполнения судебного акта в размере 200 рублей в день с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения; в удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец и ответчик обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В своей кассационной жалобе общество "Новые технологии", ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судом норм материального права, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении первоначального иска, исковые требования по первоначальному иску удовлетворить. Также просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 25 000 рублей в день с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на ошибочность выводов суда апелляционной инстанции о том, что им не приведены доказательства требования заявленного объема технической документации и наличия последней у ответчика; о предположительном характере и неопределенности заявленного требования. По его мнению, заявленное требование в достаточной мере конкретизировано, направлено на исполнение заключенных между спорящими сторонами лицензионных договоров, положения которых предусматривают передачу истцу документации, необходимой и достаточной для осуществления технических решений по патентам Российской Федерации N 45378 на полезную модель и N 2188791 на изобретение. Отмечает, что представленные в материалы дела доказательства, касающиеся состава документов, необходимых для практического осуществления технических решений по названным патентам, ответчиком не опровергались.

Ссылается на необоснованность содержащегося в обжалуемом постановлении указания на непредставление истцом доказательств наличия технической документации по каждому независимому пункту формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2188791. Обращает внимание на то, что в решении суда первой инстанции не содержалось указания на обязанность ответчика предоставить отдельную документацию по каждому независимому пункту формулы.

Полагает ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о том, что истребуемая истцом технологическая карта уже передана ему ранее. Обращает внимание на то, что переданный ответчиком документ не является технологической картой, а относится к числу маршрутных карт. Считает неправомерным отклонение апелляционным судом ссылок истца на ГОСТы, устанавливающие требования к форме, а также правилам выполнения текстовых технологических документов, приведенные в обоснование того, что переданный ответчиком документ не является технологической картой.

Кроме того, считает неправомерным вывод суда об отсутствии оснований для передачи истцу принципиальных схем программаторов, мотивированный отнесением их к самостоятельным объектам авторских прав. По его мнению, наличие у ответчика авторских прав на программы для ЭВМ не должно являться препятствием для обязания ответчика исполнить договорную обязанность по передаче данных схем истцу, поскольку в их отсутствие работа устройства, изготовленного в соответствии с вышеназванными патентами, не будет возможной.

В своей кассационной жалобе общество "УНИХИМ с ОЗ", ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судом норм материального права, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении встречного иска и направить дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на неверное определение судом апелляционной инстанции вида технического решения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2188791. Отмечает, что суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении встречного иска, неправомерно исходил из того, что данный патент не защищает способ очистки и обеззараживания питьевой воды.

Настаивает на том, что по лицензионному договору от 03.07.2009 им передано истцу право на использование изобретения по указанному патенту лишь способом его применения, а именно - осуществление способа очистки и обеззараживания питьевой воды и применение при выполнении этих работ запатентованного устройства (реактора получения раствора диоксида хлора). В связи с этим, по лицензионному договору от 03.07.2009 истец не обладал правом на изготовление установки по производству диоксида хлора типа "ДХ-100", предложение к продаже, продажу этой установки, поскольку в силу установленных гражданским законодательством положений лицензиат не вправе использовать изобретение, полезную модель способами, не предусмотренными лицензионным договором.

Также ответчик ссылается на наличие противоречий в постановлении суда апелляционной инстанции, выразившихся, по его мнению, в том, что суд апелляционной инстанции, установив отсутствие в заключенных между сторонами спора лицензионных договорах от 29.07.2008 и от 03.07.2009 каких-либо указаний на способы использования истцом принадлежащих ответчику изобретения, полезной модели, в то же время сделал необоснованный вывод о наличии у истца права использовать эти изобретение, полезную модель путем изготовления установки для получения диоксида хлора и использования запатентованной технологии данного вещества.

Кроме того, ответчик указывает на то, что судом апелляционной инстанции не был принят во внимание зависимый характер полезной модели по патенту N 45378 по отношению к изобретению по патенту N 2188791. Обращает внимание на то, что даже при наличии у истца правомочий по изготовлению и продаже установки для получения диоксида хлора, охраняемой патентом Российской Федерации N 45378 на полезную модель, истец в любом случае не вправе осуществлять изготовление и продажу этих установок, поскольку в качестве конструктивного элемента они содержат реактор получения раствора диоксида хлора, охраняемый, в свою очередь, патентом Российской Федерации N 2188791 на изобретение в силу независимого пункта 3 формулы этого изобретения.

В отзыве на кассационную жалобу общества "Новые технологии" общество "УНИХИМ с ОЗ" полагает доводы кассационной жалобы необоснованными, просит в удовлетворении этой жалобы отказать.

Отзыв на кассационную жалобу общества "УНИХИМ с ОЗ" обществом "Новые технологии" не представлен.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Новые технологии" доводы своей жалобы поддержал, возражая при этом против удовлетворения кассационной жалобы процессуального оппонента, просил постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении первоначального иска, решение суда первой инстанции оставить в силе. Указал на то, что не поддерживает содержащееся в кассационной жалобе требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 25 000 рублей в день с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения.

Представитель общества "УНИХИМ с ОЗ" в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам доводы кассационной жалобы поддержал, возражая также против удовлетворения жалобы общества "Новые технологии", по основаниям, изложенным в отзыве; просил постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении встречного иска и направить дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Обсудив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для их удовлетворения и отмены обжалуемого постановления, ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В силу статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, общество "УНИХИМ с ОЗ" является правообладателем полезной модели "Установка для получения диоксида хлора" по патенту Российской Федерации N 45378, с приоритетом от 20.12.2004, и изобретения "Способ и реактор получения раствора диоксида хлора" по патенту Российской Федерации N 2188791, с приоритетом от 08.02.2001.

Между обществом "УНИХИМ с ОЗ" (Лицензиаром) и обществом "Новые технологии" (Лицензиатом) 29.07.2008 был заключен договор передачи неисключительной лицензии на использование технического решения по патенту Российской Федерации N 45378 (далее - лицензионный договор от 29.07.2008).

Также между истцом (Лицензиаром) и ответчиком (Лицензиатом) 03.07.2009 был заключен договор передачи неисключительной лицензии на использование технического решения по патенту Российской Федерации N 2188791 (далее - лицензионный договор от 03.07.2009).

Судом апелляционной инстанции установлено, что указанные лицензионные договоры содержат аналогичные условия.

В соответствии с пунктом 2.2 этих договоров использование патента Лицензиатом осуществляется путем организации проведения комплекса работ по очистке и обеззараживанию питьевой воды у Пользователя.

Согласно пункту 3.1 лицензионных договоров Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования патента техническую документацию.

Конкретный состав такой документации договорами не определен.

Наличие разногласий по объему необходимой и достаточной для использования патентов Российской Федерации N 45378 и N 2188791 технической документации послужило основанием для обращения общества "Новые технологии" в арбитражный суд с указанным исковым требованием.

В свою очередь, общество "УНИХИМ с ОЗ", ссылаясь на отсутствие права у общества "Новые технологии" на самостоятельное изготовление, предложение к продаже и продажу продукции с использованием технических решений по названным патентам, обратилось в суд с встречным иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя первоначальный иск, пришел к выводу о том, что заявленный обществом "Новые технологии" объем документации является необходимым для использования данных патентов в соответствии с условиями лицензионных договоров от 29.07.2008 и от 03.07.2009, и основан на представленных доказательствах - письмах ООО "Бюро интеллектуальной собственности" от 22.07.2015, 05.11.2015, письме инженера-конструктора Белодеда М.Н. от 23.12.2015.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные лицензионные договоры не содержат прямого указания ни на один из установленных законом способов использования патентов. Ссылки общества "УНИХИМ с ОЗ" на пункт 2.2 лицензионных договоров судом отклонены ввиду того, что патенты не защищают способ очистки и обеззараживания питьевой воды, а выданы для защиты технического решения в виде устройства и изобретения. Судом первой инстанции учтена позиция, изложенная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 по делу N А60-42273/2013.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая истцу в удовлетворении первоначального иска, исходил из того, что истец не привел безусловных доказательств наличия у него права на получение от ответчика заявленного объема документации и ее наличия у ответчика; требования истца не являются определенными, так как содержат воспроизведение независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2188791.

Апелляционный суд отметил отсутствие в деле доказательств того, что каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по этому патенту должен сопровождаться самостоятельной технологической документацией.

Требования истца о передаче технологической карты отклонено на том основании, что данный документ уже передан истцу. При этом судом не приняты во внимание ссылки истца на то, что переданный ему документ является не технологической, а маршрутной картой. Суд указал, что возможное нарушение требований ГОСТ при оформлении этого документа не свидетельствует о недостаточности переданных документов либо наличии иных технологических карт.

Требование о передаче принципиальных схем программаторов; документации на программное обеспечение для записи программы в микросхемы; инструкции по программированию используемых в проекте микросхем, содержащей параметры стандартных интерфейсов компьютера, использующихся при программировании процессоров через программатор, также признаны не подлежащими удовлетворению, поскольку испрашиваемые документы относятся к самостоятельному объекту авторских прав - программе для ЭВМ "МЕГА 100", и не охватываются условиями названных лицензионных договоров.

В то же время суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения встречного иска, дополнительно указав на то, что предоставление права использования технических решений по патентам ответчика подразумевало как выпуск (изготовление) продукции (установки), так и использование технологии.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, а выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Отклоняя исковые требования по первоначальному иску и приходя к выводам о непредставлении истцом доказательств заявленного объема документации, о неопределенности заявленного требования, отсутствии доказательств наличия технической документации по каждому признаку независимого пункта формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2188791, судом апелляционной инстанции не учтено, что требования истца были направлены на понуждение ответчика к исполнению пункта 3.1 лицензионных договоров, устанавливающего обязанность передачи ответчиком документации, необходимой и достаточной для использования запатентованных ответчиком технических решений.

С учетом этого сформулированное истцом требование, содержащее указание не только на конкретные виды документации, но и на ее назначение в привязке к содержанию независимых пунктов формулы изобретения и полезной модели, посредством указания на которые достигается предусмотренная данным пунктом договоров цель получения необходимой и достаточной документации, является определенным и исполнимым.

Указывая на необходимость соответствия состава передаваемой документации установленным законодательством требованиям к объему и виду технической документации, суд апелляционной инстанции не учел, что законодательство не определяет и объективно не может определять состав и виды документации, необходимой для практического осуществления конкретного изобретения, поскольку состав и содержание документов в таких случаях определяется индивидуально, в зависимости от определенного патентом существа технического решения и его назначения.

При этом ссылка суда апелляционной инстанции на отсутствие в деле доказательств того, что каждый независимый пункт формулы должен иметь самостоятельный вид технологической документации, является необоснованной, поскольку ни в исковом заявлении, ни в решении суда первой инстанции не содержится указание на необходимость передачи истцу самостоятельной документации по каждому независимому пункту формулы изобретения и полезной модели.

В то же время в решении суда первой инстанции указано на то, что состав подлежащей передаче истцу по лицензионным договорам документации, необходимой и достаточной для осуществления технических решений по патентам ответчика, последним не опровергнут. При этом в обжалуемом постановлении не содержится ссылок на обстоятельства, опровергающие выводы суда первой инстанции о необходимости и достаточности испрашиваемого истцом объема технической документации.

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции об отсутствии доказательств передачи истцу технологических карт, суд апелляционной инстанции отклонил представленное истцом письмо инженера-конструктора Белодеда М.Н. от 23.12.2015 со ссылкой на отсутствие подтверждения полномочий данного специалиста.

Между тем суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что достоверность сведений, содержащихся в указанном письме Белодеда М.Н., не опровергалась ответчиком, в связи с чем ссылок на доказательства, опровергающие выводы данного лица, в обжалуемом постановлении также не содержится.

Отклоняя выводы, содержащиеся в представленном истцом заключении общества с ограниченной ответственностью "Бюро интеллектуальной собственности" по мотиву отсутствия в нем правовых оснований для установления конкретного вида и комплектности технологической документации, суд апелляционной инстанции не учел, что данный вопрос не является правовым, поскольку определение состава документации в настоящем споре обуславливается не нормами права, а наличием специальных технических познаний технологического процесса, связанного с осуществлением переданных истцу в пользование изобретения и полезной модели по вышеназванным патентам.

Допуская несоответствие переданной ответчиком в качестве технологической карты документации требованиям ГОСТ, суд апелляционной инстанции не указал, на основании каких нормативных актов или фактических обстоятельств он пришел к выводу о том, что оформленные с возможным нарушением документы относятся к категории технологических карт.

Отклонение заявленного истцом требования о передаче принципиальных схем программаторов; документации на программное обеспечение для записи программы в микросхемы; инструкции по программированию используемых в проекте микросхем, содержащей параметры стандартных интерфейсов компьютера, использующихся при программировании процессоров через программатор со ссылкой на отнесение этих документов к принадлежащим ответчику объектам авторского права, является необоснованным, поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения для установления того, исполнена ли ответчиком обязанность по передаче документации, необходимой и достаточной для практического осуществления истцом технических решений по патентам ответчика.

Суд по интеллектуальным правам также находит обоснованными доводы кассационной жалобы, поданной обществом "УНИХИМ с ОЗ".

Суд апелляционной инстанции, отклоняя заявленное исковое требование по встречному иску, указал на то, что патент Российской Федерации N 2188791 на изобретение "Способ и реактор получения раствора диоксида хлора" не защищает способы очистки и обеззараживания питьевой воды.

Между тем данное изобретение защищает указанный способ.

Согласно описанию изобретения по этому патенту оно "..относится к производству диоксида хлора, используемого, в частности, для обеззараживания при очистке питьевой и сточной воды. Она достигается применением способа получения раствора диоксида хлора взаимодействием раствора хлората и хлорида натрия и серной кислоты высокой концентрации, включающего выделение диоксида хлора и хлора в газовую фазу, контроль времени пребывания реакционной среды в зоне реакции и последующее отведение газовой смеси и отработанного реакционного раствора на поглощение водой с применением разреженной атмосферы...".

Независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2187891 определяет объем правовой охраны изобретения: "Способ получения раствора диоксида хлора взаимодействием раствора хлората и хлорида натрия и серной кислоты высокой концентрации, включающий выделение диоксида хлора и хлора в газовую фазу, контроль времени пребывания реакционной среды в зоне реакции и последующее отведение газовой смеси и отработанного реакционного раствора на поглощение водой с применением разреженной атмосферы, отличающийся тем, что процесс взаимодействия проводят ступенчато не менее, чем в две стадии с последовательным убыванием концентраций реагентов, при этом концентрации хлората и хлорида в реакционной зоне первой стадии составляют от 1,5 до 0,25 моль/л, а выделяющийся газ разбавляют воздухом, просасываемым через реакционную среду, отработанный раствор реагентов на последней стадии перед отведением на поглощение разбавляют водой до концентрации сульфата натрия меньше предельной растворимости".

Проверяя довод ответчика о том, что по лицензионному договору от 03.07.2009 им передано истцу право на использование изобретения по указанному патенту лишь способом его применения, а именно - осуществление способа очистки и обеззараживания питьевой воды и применение при выполнении этих работ запатентованного устройства (реактора получения раствора диоксида хлора), и находя его необоснованным, суд апелляционной инстанции указал, что передача патентов Российской Федерации N 45378 и N 2187891 подразумевала как выпуск (изготовление) продукции (установки), так и использование технологии.

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено, что в силу положений подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 1229 Кодекса использование результата интеллектуальной деятельности (использование технологии в рассматриваемом случае) не является способом использования такого результата, а представляет собой общее правомочие, охватывающее отдельные способы такого использования.

Так, определенный пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ перечень возможных способов использования результата интеллектуальной деятельности состоит в совершении следующих действий:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В результате оценки рассматриваемого довода ответчика суду апелляционной инстанции путем толкования лицензионных договоров от 29.07.2008 и от 03.07.2009 необходимо было установить, каким конкретно способом истцу разрешено использовать технические решения по патентам Российской Федерации N 45378 и N 2188791, на основании чего разрешить вопрос об обоснованности либо необоснованности заявленного встречного иска.

При этом Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что из установленных Кодексом положений, касающихся передачи прав по лицензионному договору, следует невозможность расширительного толкования условий лицензионного договора об объеме передаваемых прав (о способе разрешенного использования результата интеллектуальной деятельности).

Так, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1235 ГК РФ лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Таким образом, вывод о передаче лицензиату по лицензионному договору права использовать соответствующее техническое решение конкретным способом может быть сделан лишь на основе прямого указания на данный способ в лицензионном договоре.

С учетом изложенного вывод суда апелляционной инстанции о наделении истца правом использования технологии не имел правового значения при разрешении спора по встречному иску, исходя из его предмета и оснований.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе общества "УНИХИМ с ОЗ" довода о зависимом характере полезной модели по патенту Российской Федерации N 45378 по отношению к изобретению по патенту Российской Федерации N 2188791 суд кассационной инстанции отмечает, что из материалов настоящего судебного дела не усматривается заявление ответчиком данного довода при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

В то же время суд кассационной инстанции в силу установленного частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ограничения его полномочий не вправе самостоятельно устанавливать данное обстоятельство, не установленное судами вследствие отсутствия ссылок на него ответчиком при рассмотрении спора.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм материального права, не обеспечил полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, в связи с чем выводы суда нельзя признать законными, обоснованными, что является основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, надлежащая проверка доводов лиц, участвующих в деле, изложенных ими в апелляционных жалобах, а также иные процессуальные действия, которые суд кассационной инстанции не вправе совершать в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, вынести судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 по делу N А60-39605/2015 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.М. Уколов