Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2016 г. N С01-314/2016 по делу N А71-5410/2013 Суд отменил принятые ранее решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела суд не исследовал представленные доказательства и не устранил противоречия, содержащиеся в выводах экспертов, и фактических обстоятельствах дела

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Погадаева Н.Н., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод"

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2015 (судья Ветошкина М.А.) по делу N А71-5410/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 (судьи Гребенкина Н.А., Дружинина Л.В., Муталлиева И.О.) по тому же делу

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (ОГРН 1021801438196)

к обществу с ограниченной ответственностью "Каури" (ОГРН 1021801162800),

третьи лица: открытое акционерное общество "Ижсталь", "BGH Edelstahl Freital GmbH",

общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис",

открытое акционерное общество "Алнас",

закрытое акционерное общество "Новомет-Пермь",

о защите исключительных прав на изобретения по патентам RU 2270268, RU 2270269, взыскании убытков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Штейников С.П. (генеральный директор, выписка из ЕГРЮЛ); Аристов Е.В. (по доверенности от 11.05.2016); Майфат А.В. (по доверенности от 16.05.2016);

от ответчика: Шадрин А.П. (директор, выписка из ЕГРЮЛ); Чередникова М.А. (по доверенности от 24.12.2013); Шаколина Н.А. (по доверенности от 24.12.2013);

от третьего лица - открытого акционерного общества "Ижсталь": Лукьянчиков С.С. (по доверенности от 10.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" (далее - общество "ИОМЗ", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Каури" (далее - общество "Каури", ответчик) о взыскании 102 526 377 руб. 54 коп. убытков, причиненных нарушением патентных прав в период с 01.06.2010 по 01.06.2013; запрещении ответчику ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления и заключения договоров в целях изготовления, а также применения, совершения предложений к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта, в котором использованы изобретения по патентам RU 2270268, RU 2270269; обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определениями суда первой инстанции от 25.06.2013, 09.06.2014 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество "Ижсталь" (далее - ОАО "Ижсталь"), "BGH Edelstahl Freital GmbH", общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" (далее - ООО "Мечел-Сервис"), открытое акционерное общество "Алнас" (далее - общество "Алнас"), закрытое акционерное общество "Новомет-Пермь" (далее - ЗАО "Новомет-Пермь").

Решением суда первой инстанции от 29.06.2015 в удовлетворении иска отказано.

Дополнительным решением суда первой инстанции от 24.09.2015 частично удовлетворено ходатайство Хорошкеева Владимира Александровича и Андреевой Марии Юрьевны о взыскании судебных издержек, связанных с участием экспертов в судебном заседании. Суд взыскал с ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" в пользу Хорошкеева Владимира Александровича 20 440 руб., в пользу Андреевой Марии Юрьевны - 20 855 руб. судебных издержек.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2015 оставлено без изменений.

Не согласившись с решением суда первой инстанции от 29.06.2015 и постановлением суда апелляционной инстанции от 27.01.2016, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить указанные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе истец ссылается на то, что судами неправильно применены нормы материального права, содержащиеся в статях 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку суды, основываясь на заключении экспертизы, проведенной по делу, неверно определили, что именно является объектом охраны, какие элементы входят в охраняемую формулу изобретения, и не учли, что истцом запатентован не способ и не технология производства стали, а определенный химический состав стали.

Истец указывает на то, что судами также неверно применены нормы статьи 393 ГК РФ и не учтены разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Так, отказывая во взыскании убытков в виду недоказанности их размера, суд первой инстанции не предложил сторонам представить доказательства в подтверждение позиции относительно убытков. Вопрос о размере убытков судом не рассмотрен.

Кроме того, общество "ИОМЗ" ссылается на то, что судами применены нормы законодательства, не подлежащего применению: Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретение и полезные модели, утвержденные приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение", утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 N 327, так как анализ патентоспособности изобретений не является предметом спора, а нормы ГОСТа 5632 не подлежали применению, так как вопрос об отнесении вольфрама и молибдена к легирующим или остаточным элементам в реальном продукте ответчика не имеет правового значения для рассмотрения данного спора.

Общество "ИОМЗ" также полагает, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Так, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в химическом составе вольфрама и молибдена как составных элементов формулы изобретения противоречит материалам дела, а вывод о том, что, если молибден и вольфрам попадают в сталь из шихтовых материалов, то они не вводятся специально, и соответственно являются остаточными (случайными) и нет нарушения прав на изобретения, ошибочен.

Истец считает также, что судами допущены нарушения норм процессуального права, которые могли привести к принятию неверных судебных актов: необоснованно отклонено ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы, в то время как имеющееся в деле заключение судебной экспертизы содержит противоречивые и неверные выводы, основанные на предположениях, и логические ошибки; критически оценены заключения Жданова А.В. только на том основании, что он является специалистом металловедом (металлургом), и не имеет квалификации и практического опыта в области патентоведения и отдано преимущество показаниям Роженцева В.В., являющегося сотрудником ОАО "Ижсталь"; в нарушение части 3 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции отказано в приобщении к материалам дела прутков стали в количестве 11 штук, поступивших от общества "Алнас", отобранных в соответствии с определением суда об отложении судебного разбирательства 25 декабря 2013 г.

В своих отзывах и письменных пояснениях на кассационную жалобу общество "Каури" и третьи лица - ОАО "Ижсталь", ОАО "Алнас", ЗАО "Новомет-Пермь" просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители ответчика и третьего лица - ОАО "Ижсталь", в судебном заседании просили в удовлетворении жалобы отказать.

Третьи лица - компания "BGH Edelstahl Freital GmBH"/"БГХ Эдельшталь Фрайталь ГмБХ", ООО "Мечел-Сервис", ОАО "Алнас", ЗАО "Новомет-Пермь", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили. Кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами, общество "ИОМЗ" является патентообладателем:

1) патента Российской Федерации на полезную модель "Изделие из стали" N 45998 по заявке N 2005102260 с приоритетом от 01.02.2005;

2) патента Российской Федерации на изобретение "Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее" N 2270268 по заявке N 2005102261 с приоритетом от 01.02.2005;

3) патента Российской Федерации на изобретение "Сталь, изделие из стали и способ его изготовления" N 2270269 по заявке N 2005102263 с приоритетом от 01.02.2005;

4) патента Российской Федерации на изобретение "Дисперсионно-твердеющая сталь (варианты) и изделие из стали (варианты)" N 2383649 по заявке N 2007135328 с приоритетом от 25.09.2007.

В период с 01.06.2010 по 01.06.2013 обществом "Каури" был организован и осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации (предположительно из Германии) и ввод в гражданский оборот металлопродукции из нержавеющей стали марки ХМ-12, состав которой, как указывал истец, охраняется вышеуказанными патентами на изобретения и патентом на полезную модель, что неправомерно увеличивает на рынке коммерческое предложение таких изделий. В результате ответчиком, по мнению истца, нарушены права на результаты интеллектуальной деятельности, а истцом понесены убытки в виде упущенной выгоды, недополученных доходов, которые истец получил бы, если бы его право не было нарушено ответчиком в результате незаконного использования патентных прав. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ИОМЗ" в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказан факт незаконного использования ответчиком вышеуказанных изобретений и полезной модели и не представлены доказательства нарушения его прав ответчиком. При этом выводы суда основаны на заключении комиссионной патентно-металловедческой судебной экспертизы, согласно которому спорные элементы, указанные в патентах Российской Федерации N 2270268 и N 2270269 на изобретения - молибден и вольфрам, являются остаточными примесями, а не компонентами, специально введенными в композицию, предназначенную для выплавки стали. Кроме того, суд первой инстанции указал, что ни один из элементов состава убытков (упущенной выгоды) ответчиком не доказан.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение от 29.06.2015 без изменений.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются, в частности, определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

В пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Из оспариваемых судебных актов не усматривается, что суды правильно определили характер спорных правоотношений, их объект, нормы материального права, подлежащие применению с учетом предмета спора и периода спорных правоотношений - с 01.06.2010 по 01.06.2013, круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, и бремя их доказывания.

Исковые требования основаны на нормах статей 1229, 1252, 1345, 1350, 1351 и 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 этой статьи.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

Из вышеуказанных норм права также следует, что при рассмотрении иска о защите исключительных прав на изобретение (полезную модель) не имеет правового значения соответствие или несоответствие произведенного спорного продукта техническим стандартам, а также тому, каким образом (намеренно либо случайно) каждый признак независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, оказывается в продукте или способе. Достаточным для признания изобретения (полезной модели) использованным является само наличие каждого признака независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) в упомянутых продукте, способе либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Суды, основываясь на заключении судебной экспертизы, проведенной по делу, неверно определили, что именно является объектом охраны, и какие признаки входят в охраняемую формулу изобретения. Вместо сравнения каждого признака формулы изобретения и химического состава стали в изделии ответчика суд апелляционной инстанции, приняв за основу заключение судебной экспертизы, ошибочно анализировал отличительные признаки изобретения, имеющие значение для проверки соответствия условию "изобретательский уровень" заявленного изобретения при поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, что не имеет отношения к рассматриваемому спору.

Статья 1358 ГК РФ не предусматривает необходимости выделения функционально самостоятельных и не функционально самостоятельных признаков, и, кроме того, такое деление означает анализ особенностей действий указанных признаков, т.е. анализ свойств элементов, что не входит в предмет исследования при рассмотрении данного спора.

Соответственно, ошибочны выводы суда апелляционной инстанции о том, что при проведении экспертизы требовалось проводить анализ каждого признака изобретения с толкованием присущих им функций и назначений.

Также следует согласиться и с доводом кассационной жалобы о том, что для целей статьи 1358 ГК РФ не имеет правового значения факт соответствия или несоответствия ГОСТу или иному техническому стандарту изделия, производимого ответчиком, а сравнение должно было производиться между признаками изобретений по патентам истца и реальным химическим составом продукции ответчика.

Не основаны на материалах дела и выводы судов об отсутствии в химическом составе вольфрама и молибдена как составных элементов формулы изобретения. Тезис о том, что, если молибден и вольфрам попадают в сталь из шихтовых материалов случайным образом и не вводятся специально, то нарушение прав на изобретение не доказано, также ошибочен, поскольку в данном случае с учетом совокупности признаков формулы изобретения и заявленного технического результата (для каждого изобретения отдельно) не имеет правового значения, каким образом указанные элементы оказываются в химическом составе стали и на каком этапе выплавки.

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что ни в решении суда первой инстанции, ни в постановлении суда апелляционной инстанции не приведены формулы изобретений по патентам RU 2270268, RU 2270269, о нарушении прав на которые заявлено истцом с учетом уточнения предмета спора, не выделена совокупность признаков, присущих данным изобретениям, и заявленный технический результат. Сказанное свидетельствует о том, что суды нижестоящих инстанций в нарушение положений части 1 статьи 10, частей 1 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовали непосредственно представленные доказательства и доводы истца, фактически придав заранее установленную силу лишь одному из доказательств по делу - заключению судебной экспертизы, и доводам ответчика в его поддержку, не обратив внимание на противоречия, содержащиеся в выводах экспертов, фактическим обстоятельствам дела, имеющим значение для правильного разрешения спора. Такой подход к рассмотрению спора нельзя признать соответствующим принципам состязательности и равноправия сторон в арбитражном процессе.

В нарушение норм процессуального права, закрепленных в статьях 9, 64-68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды отказали в приобщении к материалам дела вещественных доказательств - образцов стали (прутков) с маркировкой ХМ-12, поставляемой обществом "Каури" обществу "Алнас", тем самым неправомерно возложив на истца бремя доказывания относимости, допустимости и достоверности этих доказательств, запрошенных судом первой инстанции согласно определению от 25.12.2013.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды допустили нарушение норм материального и процессуального права, не исследовали все существенные обстоятельства и доказательства по делу, в связи с чем выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, что является основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу пределов его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, решить вопрос о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, о назначении повторной экспертизы по делу; в случае установления нарушений патентных прав истца определить количество фактов таких нарушений и количество объектов, права на которые нарушены, исходя из этого определить размер убытков, и, правильно применив соответствующие нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2015 по делу N А71-5410/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А71-5410/2013 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.