Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 мая 2016 г. по делу № СИП-945/2014 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака, поскольку на момент подачи искового заявления не истекли три года с момента предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации на территории РФ, в течение которых правообладатель обязан использовать товарный знак с целью сохранения его правовой охраны; данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2016 года

Полный текст решения изготовлен 10 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Простые продукты ЛТД» (ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3, Москва, 107150, ОГРН 1107746613457) к компании Nemiroff Intellectual Property Establishment / компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент (Stadtle 31 FL-9490 Vaduz Liechtenstein) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Горлица» по международной регистрации № 1090473 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса МКТУ вследствие его неиспользования,

третьи лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), компания Немиров Холдингс Лимитед/Nemiroff Holdings Limited (5 Фемистоклес Дервис Стрит, Еленион Билдинг, 2-й этаж, CY-1066 Никосия, Кипр/5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2-nd floor, CY-1066, Nicosia, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Простые продукты ЛТД» - Судьин Н.Н. (по доверенности от 07.08.2014);

от компании Nemiroff Intellectual Property Establishment / компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент - Колесов Е.В. (по доверенности от 26.01.2016 № 77 АБ 9356377 (в порядке передоверия).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «Простые продукты ЛТД» (далее - общество, общество «Простые продукты ЛТД») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании Nemiroff Intellectual Property Establishment / компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент (далее - компания Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ГОРЛИЦА» по международной регистрации № 1090473 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован.

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец намерен в своей деятельности использовать обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по международной регистрации № 1090473, для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых указанный товарный знак зарегистрирован.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), компания Nemiroff Holdings Limited/ компания Немиров Холдингс Лимитед (далее - компания Немиров Холдингс Лимитед).

В судебном заседании представитель общества, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент против удовлетворения исковых требований возражал по мотивам, указанным в представленном суду письменном отзыве, возражения против удовлетворения заявленных требований мотивировал отсутствием заинтересованности у общества, а также несоответствием заявленного требования положениям статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент, компания Немиров Холдингс Лимитед, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, просили рассмотреть дело в отсутствие их представителей.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак «ГОРЛИЦА» по международной регистрации № 1090473 зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее - Международное бюро) 29.07.2011 на имя компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ГОРЛИЦА» по международной регистрации № 1090473, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В обоснование своей заинтересованности общество указывает на то, что осуществляет деятельность, связанную с оборотом на территории Российской Федерации алкогольной продукции, то есть товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Обществом представлены в материалы дела копии протокола о намерениях от 25.11.2013, рецептуры и технологической инструкции по производству водки «ГОРЛИЦА», этикеток, маркированных словесным обозначением «GORLITSA».

О фальсификации представленных доказательств не заявлено, представленные доказательства по существу не оспорены.

Из представленных в материалы дела доказательств, в том числе учредительных документов общества следует, что основными видами его деятельности являются: розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива; предоставление различных видов услуг.

Таким образом, анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что общество «Простые продукты ЛТД» имеет реальное намерение осуществлять деятельность, связанную с оборотом на территории Российской Федерации алкогольной продукции, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Сходство оспариваемого товарного знака с обозначениями, которые истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Кроме того, общество «Простые продукты ЛТД» обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подачей в Роспатент заявки № 2014733634 на регистрацию собственного товарного знака со словесным обозначением «ГОРЛИЦА / GORLITSA», охрана которого испрашивается для товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Довод правообладателя о том, что указанная заявка является отозванной, не имеет правового значения для установления обстоятельств заинтересованности общества в удовлетворении исковых требований, поскольку, как указывалось выше, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Таким образом, обеспечение правовой охраны обозначения в качестве собственного товарного знака не является императивным условием для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Оценив представленные истцом в материалы дела доказательства, исходя из принципов оценки доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку он является лицом, имеющее реальное намерение осуществлять деятельность, связанную с оборотом на территории Российской Федерации алкогольной продукции, то есть намерен использовать обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, для которых он зарегистрирован.

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве на исковое заявление, об отсутствии заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по международной регистрации № 1090473, подлежат отклонению, как противоречащие представленным в материалы дела доказательствам и установленным обстоятельствам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что компания Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент в ходе судебного процесса доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представила, уважительных причин невозможности представить указанные доказательства в судебное заседание не привела.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Не представлены названные доказательства и компанией Немиров Холдингс Лимитед, которой, как следует из пояснений ответчика, 25.02.2013 была предоставлена исключительная лицензия в отношении спорного товарного знака.

При этом суд принимает во внимание, что сам по себе названный лицензионный договор не является исчерпывающим и бесспорным доказательством надлежащего использования какого-либо товарного знака.

Между тем, принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд учитывает следующие обстоятельства.

Заявленные по настоящему делу требования мотивированы тем, что, по мнению общества «Простые продукты ЛТД», ответчиком спорный товарный знак не используется в течение последних 3 (трех) лет, в связи с чем, его правовая охрана подлежит прекращению.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как следует из пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Пунктом 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятого 28.06.1989 (далее - Мадридского протокола), предусмотрено, что заявление о территориальном расширении может быть также сделано после международной регистрации. Такое заявление должно быть представлено на бланке, предписанном Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (вступила в силу 01.04.1996; с изменениями и дополнениями от 01.09.2009; далее - Инструкция).

При этом Международное бюро незамедлительно вносит в Международный реестр запись о сделанном заявлении и извещает о нем заинтересованное или заинтересованные ведомства. Это заявление публикуется в периодическом бюллетене Международного бюро. Территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр и прекращает свое действие по истечении срока действия международной регистрации, к которой оно относится.

Пунктом 1 правила 18ter Инструкции, определяющим окончательный характер статуса знака в указанной Договаривающейся Стороне, предусмотрено, если до истечения срока, применимого в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков или подпунктами «a», «b» или «c» пункта 2 статьи 5 Мадридского протокола, все процедуры в Ведомстве завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, данное Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся Стороне.

Пунктом 1.6 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, установлено, что возражение на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Мадридским протоколом, может быть подано в палату по патентным спорам (Роспатент).

Таким образом, решение Роспатента о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или с Мадридским протоколом, имеет юридически значимый характер и может быть обжаловано в административном порядке.

Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего дела, окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Мадридским протоколом на территории Российской Федерации, определяет решение Роспатента от 09.08.2012 о предоставлении спорному товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, предлагаемое обществом исчисление срока неиспользования товарного знака с даты его международной регистрации до определения окончательного характера статуса товарного знака на территории Российской Федерации, то есть предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации этому товарному знаку, противоречит пункту 1 статьи 1486 ГК РФ.

Содержащийся в этой норме принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него, находится во взаимосвязи с наличием у правообладателя юридической определенности в вопросе о возможности использования этого средства индивидуализации.

Исходя из этого срок для целей применения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела следует исчислять с 09.08.2012 - даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку по международной регистрации № 1090473 правовой охраны на территории Российской Федерации.

Такой методологический подход Суда по интеллектуальным правам соответствует правовым позициям, изложенным в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2015 по делу № СИП-440/2013, решении Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2015 по делу № СИП-946/2014.

Таким образом, трехлетний срок использования оспариваемого в настоящем деле товарного знака должен исчисляться с 09.08.2012, а заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поступившее в Суд по интеллектуальным правам 05.11.2014, могло быть подано не ранее 10.08.2015.

Таким образом, на дату обращения общества «Простые продукты ЛТД» в суд (05.11.2014) не истекли три года с момента (09.08.2012) предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1090473 на территории Российской Федерации, в течение которого правообладатель обязан использовать товарный знак с целью сохранения его правовой охраны.

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В силу изложенного, на основании статьи 1486 ГК РФ в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Вместе с тем отказ в удовлетворении исковых требований по настоящему делу не препятствует обращению истца в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по истечении трех лет после представления правовой охраны этому товарном знаку на территории Российской Федерации.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью «Простые продукты ЛТД» оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.