Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 г. № С01-265/2016 по делу № А40-149321/2015 Суд отменил судебные акты об удовлетворении иска по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку при принятии указанных решений установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» (Строгинский бульвар, д. 14, к. 3, пом. XI, Москва, 123592, ОГРН 1127746379782)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015 (судья Чадов А.С.) по делу № А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 (судьи Расторгуев Е.Б., Садикова Д.Н., Верстова М.Е.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» (ул. Ивана Франко, д. 4, Москва, 121108, ОГРН 1067757854471)

к обществу с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи»

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» - Малахов Б.А. (по доверенности от 28.09.2015), Краминова А.С. (генеральный директор, на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц);

от общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» - Володина Ж.Л. (по доверенности от 25.06.2015);

от акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» - представителей не направило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» (далее - Продюсерский центр) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» (далее - общество «ДАР») о признании действий общества «ДАР» по использованию доменного имени dar-deti.ru как способа адресации для интернет-сайта, расположенного по адресу: http://dar-deti.ru/ нарушением исключительного права Продюсерского центра на товарный знак «ДАР ДЕТЯМ» по свидетельству Российской Федерации № 514830; о запрете обществу «ДАР» использовать для интернет-сайта, расположенного по адресу: http://dar-deti.ru/, доменное имя dar-deti.ru; об обязании общества «ДАР» удалить доменное имя dar-deti.ru со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; о взыскании с общества «ДАР» в пользу Продюсерского центра компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащего Продюсерскому центру, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - третье лицо).

Протокольным определением 24.11.2015 Арбитражным судом города Москвы в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты уточнения заявленных требований, согласно которым Продюсерский центр просил запретить обществу «ДАР», как администратору доменного имени, использовать доменное имя dar-deti.ru; обязать общество «ДАР» удалить доменное имя dar-deti.ru со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскать с общества «ДАР» в пользу Продюсерского центра компенсацию за нарушение исключительного прав на товарный знак, принадлежащий Продюсерскому центру, в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016, исковые требования Продюсерского центра удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «ДАР» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального права, просит названные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований Продюсерского центра.

По мнению общества «ДАР», суды первой и апелляционной инстанций не исследовали, а истец не доказал всей совокупности обстоятельств, свидетельствующей о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак Продюсерского центра путем использования доменного имени dar-deti.ru.

Так, заявитель кассационной жалобы отметил, что у него имеются законные права и интерес в использовании спорного доменного имени вследствие наличия у него права на сокращенное фирменное наименование - ООО «ДАР», зарегистрированное за ним с 16.05.2012, то есть до даты приоритета противопоставленного товарного знака (22.10.2012). На это обстоятельство, как указывает заявитель кассационной жалобы, он ссылался при рассмотрении спора в первой и апелляционной инстанциях, предоставив в подтверждение возникновения своего права на краткое фирменное наименование устав общества и выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

При этом заявитель кассационной жалобы также просит принять во внимание, что словесный элемент «детям» в товарном знаке, права на которые принадлежат Продюсерскому центру, является неохраняемым и может быть использован любым лицом.

Как указал заявитель кассационной жалобы, названное обстоятельство не было предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, ему не была дана какая-либо правовая оценка в обжалуемых судебных актах.

Вместе с тем, по мнению названного общества, исследование данного обстоятельства необходимо для правильного разрешения настоящего дела, так как в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, и правообладатель исключительного права на фирменное наименование имеет право на использование его в том числе в сети «Интернет» в силу положений статьи 1474 ГК РФ.

Также общество «ДАР» полагает, что судами первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерному выводу о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом путем использования спорного доменного имени, поскольку такое использование осуществлялось ответчиком добросовестно в своем интересе (при осуществлении своей коммерческой деятельности) как в период до его приобретения (с 15.08.2013 по 30.09.2015), так и после (с 30.09.2015).

Кроме того, общество «ДАР» обратило внимание на то обстоятельство, что Продюсерским центром не был доказан факт наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение «Дар детям» ввиду его несоответствия положениям статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу Продюсерский центр просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения, как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители общества «ДАР» и Продюсерского центра.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представители общества «ДАР» поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель Продюсерского центра возражал против удовлетворения кассационной жалобы согласно доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Продюсерский центр является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ДАР детям» («детям» - неохраняемый элемент) по свидетельству Российской Федерации № 514830 (дата приоритета - 22.10.2012, дата регистрации - 04.06.2014) в отношении товаров и услуг 9, 16, 28, 34 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Полагая, что ответчик на Интернет сайте «Дар детям», расположенном по адресу dar-deti.ru, неправомерно использует принадлежащий Продюсерскому центру товарный знак, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Поскольку в процессе производства по делу право администрирования доменного имени перешло к ответчику, Продюсерским центром были уточнены заявленные требования.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанций руководствовался статьями 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из установленного сходства оспариваемого доменного имени dar-deti.ru и противопоставленного товарного знака, а также из доказанности факта неправомерного использования ответчиком в оспариваемом доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, также исходил из установленного наличия у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ», возникшего у него с декабря 2011 года.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества «ДАР» в силу следующего.

Согласно положениям, изложенным в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении настоящего спора в судах первой и апелляционной инстанций общество «ДАР» ссылалось на приобретение им исключительного права на полное фирменное наименование «Детская Академия Речи» и сокращенное фирменное наименование - ООО «ДАР» до даты приоритета товарного знака, исключительное право на который защищается в настоящем споре, подтверждая названное обстоятельство уставом общества «ДАР» от 01.05.2012, свидетельством о государственной регистрации от 16.05.2012 и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.05.2012. Одновременно общество «ДАР» просило учесть, что словесный элемент «детям» в товарном знаке, права на которые принадлежат истцу, является неохраняемым и может использоваться любым лицом.

Указанные документы, на которые ссылалось общество «ДАР» в подтверждение своего права на использование в том числе в сети Интернет спорного обозначения, были представлены им в материалы дела: копия устава (том 1, л.д. 97-110), выписка из ЕГРЮЛ (том 1, л.д. 116-119), копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (том 1, л.д. 120).

Вместе с тем, из обжалуемых судебных актов не усматривается, что названные обстоятельства были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и им была дана какая-либо правовая оценка.

Однако при наличии возражений ответчика о наличии у него законного права использовать спорное обозначение, мотивированных принадлежностью ему исключительного права на краткое фирменное наименование, судам следовало с учетом представленных в материалы дела доказательств установить наличие или отсутствие права ответчика на краткое фирменное наименование, на которое он ссылался, а также определить, какое из исключительных прав (истца на товарный знак или ответчика на краткое фирменное наименование) возникло ранее.

Спор о наличии или отсутствии у ответчика права использования в доменном имени и на соответствующем сайте обозначения «ДАР ДЕТЯМ» подлежал разрешению с применением пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Таким образом, вывод судов об отсутствии у ответчика права использовать спорное обозначение сделан без исследования обстоятельств, подлежащих установлению в рамках настоящего спора, а также с нарушением норм материального права, поскольку судами не был применен подлежащий применению пункт 6 статьи 1252 ГК РФ.

Также из обжалуемых судебных актов не следует, что сравнение противопоставляемых доменного имени dar-deti.ru и товарного знака «ДАР ДЕТЯМ» было произведено с учетом того обстоятельства, что элемент «ДЕТЯМ» указанного товарного знака является неохраняемым.

В отношении же установленного судом апелляционной инстанции наличия у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ» судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Как следует из заявленных исковых требований, как в их первоначальном содержании, так и в принятом судом первой инстанции уточнении, подача искового заявления была направлена на защиту исключительного права Продюсерского центра на товарный знак «ДАР ДЕТЯМ». Каких-либо требований в отношении защиты исключительного права на одноименное коммерческое обозначение в настоящем деле истцом не заявлялось.

Между тем, в силу положений пункта 2 статьи 1541 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение и исключительное право на товарный знак подлежат самостоятельной защите.

При указанных обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о возникновении у истца более раннего права на коммерческое обозначение не мог повлечь вывод об удовлетворении иска о защите исключительного права на товарный знак.

В этой связи не могут быть приняты во внимание доводы истца, изложенные в судебном заседании суда кассационной инстанции, о том, что уточненное исковое заявление было направлено на защиту как права на коммерческое обозначение, так и права на товарный знак, так как нарушение права на коммерческое обозначение не может влечь взыскание компенсации.

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о возникновении у истца права на коммерческое обозначение сделан без установления всей совокупности обстоятельств, которые должны быть установлены для такого вывода.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Таким образом, коммерческое обозначение является самостоятельным средством индивидуализации, то есть ее правовая охрана автономна и не зависит от правовой охраны какого-либо иного средства индивидуализации, в том числе и товарного знака, принадлежащего одному и тому же лицу.

Ввиду названных обстоятельств судебная коллегия полагает, что выводы суда апелляционной инстанции о наличии у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ» не могут служить в качестве обоснования наличия у лица права на защиту одноименного товарного знака.

Кроме того, для вывода о возникновении у лица исключительного права на коммерческое обозначение необходим анализ используемого обозначения на предмет наличия у него различительной способности, а также доказанность известности такого обозначения потребителям на определенной территории как обозначения, индивидуализирующего конкретное предприятие (в данном случае - предприятие истца), а не доказательства планирования развития использования такого обозначения и осуществления подготовительных для такого использования действий.

При этом для вывода о возникновении у истца права на коммерческое обозначение ранее возникновения у ответчика права на краткое фирменное наименование такой анализ (в том числе установление факта известности потребителю) следует проводить на период, предшествующий возникновению права ответчика на фирменное наименование, возникающее в момент регистрации юридического лица при условии, что краткое фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ.

Согласно положениям статей 1, 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым судами отклонены доводы общества «ДАР» относительно наличия у названного общества исключительного права на фирменное наименование «ДАР» (сокращенное), не конкретизировано, каким образом производился анализ на сходство противопоставленных доменного имени и товарного знака.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, с учетом установленных обстоятельств определить нормы права, подлежащие применению в настоящем споре, после чего вынести законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015 по делу № А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.