Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 ноября 2015 г. № С01-898/2015 по делу № А22-3574/2014 Суд отменил судебные акты об обязании исключить из фирменного наименования его часть, взыскании компенсации и судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, и их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Резолютивная часть постановления объявлена 3 ноября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 ноября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Булгакова Д.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Корпус права» (6 мкр., д. 25, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358014, ОГРН 1120816008642) на решение Арбитражного суда республики Калмыкия от 04.03.2015 по делу № А22-3574/2014 (судья Джамбинова Л.Б.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 по тому же делу (судьи Сулейманов З.М., Луговая Ю.Б., Марченко О.В.)

по иску индивидуального предпринимателя Палеева Артема Валентиновича (Москва, ОГРНИП 311774602701770) к обществу с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Корпус права», третье лицо - Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Элиста (ул. Губаревича, д. 4, г. Элиста, 358000),

об обязании исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования «Корпус права» путем внесения изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц, взыскании компенсации.

В судебном заседании приняла участие представитель индивидуального предпринимателя Палеева Артема Валентиновича Караушева Я.В. (по доверенности от 10.11.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Палеев Артем Валентинович (далее -предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Калмыкия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Корпус права» (далее - юридическая фирма «Корпус права», общество) об обязании исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования, а именно слова «Корпус права», путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и государственной регистрации указанных изменений и взыскании 100 000 руб. компенсации, а также судебных расходов в размере 129 876 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена инспекция Федеральной налоговой службы по городу Элиста (далее - налоговый орган).

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 04.03.2015, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015, исковые требования предпринимателя удовлетворены частично: суд обязал общество исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования, а именно слова «Корпус права», путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и государственной регистрации указанных изменений; с общества в пользу предпринимателя взысканы компенсация в размере 10 000 руб., судебные расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., а также судебные издержки в размере 39 876 руб., всего 51 876 руб. В остальной части исковых требований предпринимателя отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, юридическая фирма «Корпус права», ссылаясь на несоответствие выводов судов материалам дела, неправильное толкование норм материального права, просит решение Арбитражного суда республики Калмыкия от 04.03.2015 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом судов о том, что доказательством незаконного использования товарного знака предпринимателя является совпадение видов деятельности.

Общество указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт осуществления предпринимателем деятельности в однородной сфере оказания услуг, в связи с чем, сам факт нарушения исключительного права на товарный знак не доказан.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель предпринимателя против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Заявитель кассационной жалобы, а также налоговый орган явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

Судами при рассмотрении настоящего дела установлено, а материалами дела подтверждается, что предприниматель является правообладателем товарного знака «Корпус права» по свидетельству Российской Федерации № 335853 с датой приоритета от 10.03.2006.

Ссылаясь на факт незаконного использования обществом, зарегистрированным в качестве юридического лица 11.09.2012, товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 335853 «Корпус права», выразившегося в использовании словесного обозначения «Корпус права» в составе фирменного наименования юридической фирмы «Корпус права», предприниматель обратился в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из того, что материалами дела установлены наличие сходства до степени смешения используемого юридической фирмой «Корпус права» обозначения с зарегистрированным товарным знаком предпринимателя и однородность услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение обществом, и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован словесный товарный знак «Корпус права» по свидетельству Российской Федерации № 335853.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, согласился с правильностью содержащихся в нем выводов.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В части отказа в удовлетворении исковых требований решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не обжалуются, в связи с чем проверка обжалуемых судебных актов осуществляется в кассационном порядке исходя из доводов кассационной жалобы и отзыва на нее только в части удовлетворения исковых требований.

При этом суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 названного Кодекса;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о доказанности факта нарушения.

В частности, судами установлено, что словесный товарный знак «Корпус права» по свидетельству Российской Федерации № 335853 зарегистрирован в отношении услуг 35-го - аудит; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 41-го - издание книг; публикации с помощью настольных электронных, издательских систем, услуги образовательно-воспитательные; 42-го - юридические услуги классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Кроме того, судами установлено, а материалами дела подтверждается, что в соответствии со сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.10.2014 в отношении юридической фирмы «Корпус права», основным видом деятельности общества является деятельность в области права (код по ОКВЭД 74.1).

На основании изложенного, суды пришли к выводу о том, что виды деятельности предпринимателя и общества аналогичны.

Между тем указанный вывод суд кассационной инстанции признает противоречащим материалам дела, в которых отсутствуют какие-либо доказательства реального осуществления сторонами спора аналогичной хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу также принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) либо полного или частичного запрета на использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Вместе с тем судами не учтено, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.10.2014 (т. 1 л.д. 21 - 27) юридическая фирма «Корпус права» осуществляет также и иные виды деятельности, кроме деятельности в области права.

Исходя из того, что в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, ответчик вправе сохранить фирменное наименование в отношении иных видов детальности.

Суды, обязав юридическую фирму «Корпус права» внести изменения в уставные документы в части изменения фирменного наименования, фактически запретили обществу осуществлять под этим фирменным наименованием и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца, и услугам, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права.

При этом судами не проведен сравнительный анализ товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и видов деятельности ответчика, на предмет наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, что фактически необоснованно расширило объем правовой охраны средства индивидуализации истца.

Суд кассационной инстанции полагает, что установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.

Кроме того, кассационная инстанция также считает необоснованным вывод судов о наличии такого способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений.

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный в статье 12 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается ГК РФ только при наличии прямого указания закона.

ГК РФ не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 этого Кодекса вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако, избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

По смыслу пункта 6 статьи 1252, статьи 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя прекращения использования обозначения схожего до степени смешения с его товарным знаком для индивидуализации товаров и услуг (деятельности) для которых он зарегистрирован, а также требовать взыскания компенсации за нарушение его исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

Таким образом, по смыслу указанной нормы выбор способа прекращения нарушения исключительного права - прекращение использования фирменного наименования в отношении конкретных определенных судом видов деятельности или изменение фирменного наименования в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ принадлежит не истцу, а ответчику.

В связи с этим в резолютивной части решения суда, установившего факт нарушения права на товарный знак истца, указывается на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием. Выбор способа исполнения такого решения суда осуществляется ответчиком на стадии исполнения решения суда.

В связи с нарушением прав на товарный знак, правообладатель в соответствии с положениями статьи 1515 ГК РФ вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения), а также взыскания компенсации вместо возмещения убытков.

Согласно положениям статей 1, 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым суд принял или отклонил доводы общества, изложенные в отзыве на исковое заявление и дополнении к отзыву, относительно осуществления им иных видов деятельности, не аналогичных видам услуг, для которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя, а также не конкретизировано в чем заключается нарушение исключительного права истца на товарный знак, как оно зафиксировано.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Калмыкия.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения, провести анализ видов деятельности, осуществляемых предпринимателем и обществом, установить значимые для дела обстоятельства, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 04.03.2015 по делу № А22-3574/2014 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Калмыкия.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.