Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17 октября 2024 г. N 300-ЭС24-12173 по делу N СИП-597/2023 Суд отменил кассационное постановление по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку суда кассационной инстанции не имелось правовых оснований для переоценки доказательственного значения лицензионных договоров, так как положенный в основу обжалуемого судебного акта вывод о возможности учета действий лицензиатов Завода под его контролем при производстве уменьшенных моделей

Резолютивная часть определения объявлена 03 октября 2024 г.

Полный текст определения изготовлен 17 октября 2024 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Попова В.В., судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.,

при участии в судебном заседании представителей:

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) Халявина С.Л., Чеканова А.А. (доверенности от 15.01.2024), общества с ограниченной ответственностью "Скейл" (далее - Общество "Скейл") Совы Т.В. (доверенность от 31.05.2022), Туленинова А.Н. (в режиме веб-конференции, доверенность от 31.05.2022), общества с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (далее - Завод) Клименковой А.В. (в режиме веб-конференции, доверенность от 31.07.2024), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы Роспатента и Общества "Скейл" на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу N СИП-597/2023,

установила:

завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 31.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581 (далее - товарный знак N 553581) в отношении товаров "модели транспортных средств масштабные" 28 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), как не соответствующего требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), об обязании Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) запись о прекращении правовой охраны товарного знака N 553581 в отношении указанных товаров 28 класса МКТУ.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество "Скейл".

Суд по интеллектуальным правам решением от 14.11.2023 отказал в удовлетворении заявления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 11.04.2024 отменил решение суда первой инстанции от 14.11.2023, признал недействительным решение Роспатента от 31.03.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку N 553581, как не соответствующее положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса; признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку N 553581 в отношении товаров "модели транспортных средств масштабные" 28 класса МКТУ и обязал Роспатент внести в Государственный реестр запись об этом.

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, Роспатент и Общество "Скейл", ссылаясь на существенное нарушение судом кассационной инстанции норм материального и процессуального права, просят отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Определением от 02.09.2024 судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. кассационные жалобы Роспатента и Общества "Скейл" вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Завод в письменной позиции просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, считая его законным и обоснованным.

Представители Общества "Скейл" и Роспатента в судебном заседании поддержали доводы кассационных жалоб, а представитель Завода - доводы, приведенные в письменной позиции.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291.11 АПК РФ оснований для отмены постановления суда кассационной инстанции.

Как следует из материалов дела, товарный знак " " N 553581 зарегистрирован 02.10.2015 на имя Общества "Скейл" с приоритетом от 27.02.2014 в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, в том числе в отношении товаров "модели транспортных средств масштабные".

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения о сокращенном фирменном наименовании Завода, включающем произвольную часть "ПАЗ", внесены 02.07.2004.

Факт внесения в ЕГРЮЛ данной записи подтверждает возникновение исключительного права Завода на сокращенное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Завод 28.09.2022 подал в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку N 553581 в отношении товаров "модели транспортных средств масштабные" 28 класса МКТУ, мотивированное несоответствием его регистрации пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса ввиду сходства до степени смешения с отличительной (произвольной) частью своего сокращенного фирменного наименования, используемого задолго до даты приоритета товарного знака для индивидуализации деятельности, однородной спорной товарной позиции.

Решением от 31.03.2023 Роспатент отказал в удовлетворении возражения исходя из отсутствия доказательств, свидетельствующих о фактически осуществляемой Заводом деятельности по производству и реализации автобусов, которая могла бы признаваться однородной по отношению к товарам 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Административный орган отклонил доводы о широкой известности Завода и реализации им исключительного права на фирменное наименование путем предоставления иным лицам неисключительной лицензии на использование изображения автобусов марки ПАЗ на уменьшенных моделях, отметив, что передача права на фирменное наименование по лицензии не допускается, в качестве деятельности под фирменным наименованием может быть признана только та деятельность, которая осуществлялась лицом, подавшим возражение, лично.

Завод, считая решение Роспатента от 31.03.2023 незаконным, обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями по настоящему делу.

Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь положениями статей 1474, 1483, 1512 Гражданского кодекса, разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, пришел к выводу о соответствии решения Роспатента положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса и отказал в удовлетворении заявления.

Суд первой инстанции согласился с выводами административного органа об отсутствии в материалах дела надлежащих доказательств, подтверждающих широкую известность Завода как единственного производителя автобусов ПАЗ и осуществление им с использованием фирменного наименования на дату приоритета товарного знака фактической деятельности, однородной товарам 28 класса МКТУ. Суд указал, что вопреки позиции подателя возражения право на использование фирменного наименования не может быть предоставлено другому юридическому лицу, поскольку фирменное наименование индивидуализирует само юридическое лицо; в отличие от товарного знака, который индивидуализирует товар и может с согласия правообладателя использоваться другим лицом при производстве такого товара, передача права на фирменное наименование противоречит природе этого средства индивидуализации; производство и реализация уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ иными лицами не являются использованием фирменного наименования Завода.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции и признавая недействительным решение Роспатента со ссылкой на статьи 1252, 1473, 1474, 1475, 1483 Гражданского кодекса, разъяснения, содержащиеся в пункте 138 постановления Пленума N 10, сделал выводы о том, что потребитель уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ был осведомлен о причастности Завода к выпускаемой его лицензиатами до даты приоритета товарного знака продукции и ассоциировал соответствующие изделия с Заводом за счет размещаемого указания "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ"; в данном случае лицензиаты доводили до потребителей сведения о фирменном наименовании лица, под контролем которого выпускается продукция; деятельность таких лиц может быть принята во внимание в целях применения пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам не учел следующее.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица (пункт 1 статьи 1473 Гражданского кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и в иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается (пункт 2 статьи 1474 Гражданского кодекса).

Пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса закреплено, что не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно правилу, установленному пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса для ситуации, когда различные средства индивидуализации (в частности, фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета (в определенных видах деятельности) использования фирменного наименования.

В развитие указанной нормы пункт 1 и подпункт 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса регламентируют основания и возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, что означает оспаривание решения о государственной регистрации знака (пункт 2 статьи 1499 данного Кодекса), и признания недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак с отменой решения Роспатента о регистрации знака, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в частности, требования пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Из вышеприведенных норм следует, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования (сокращенного фирменного наименования), входят:

соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета товарного знака;

наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного знака и фирменного наименования (отдельных его элементов);

использование фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак, или при осуществлении однородных видов деятельности.

Роспатент, суды первой и кассационной инстанций установили, что право на сокращенное фирменное наименование возникло у Завода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом произвольная часть наименования сходна до степени смешения с товарным знаком N 553581.

Основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований послужили выводы суда первой инстанции о недоказанности осуществления Заводом фактической деятельности, связанной с производством товаров, однородных товарам "модели транспортных средств масштабные" 28 класса МКТУ, невозможности подтверждения факта использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации доказательствами производства и реализации уменьшенных моделей автобусов ПАЗ другими лицами по лицензии Завода.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, опровергая выводы суда, отметил, что Завод не настаивал на факте предоставления исключительного права на свое фирменное наименование лицензиатам, а ссылался на то, что предоставление им неисключительной лицензии на объект авторского права при производстве уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ с обязательным указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначения "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ" может быть учтено при применении пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Между тем при оспаривании регистрации товарного знака на соответствие пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса для разрешения вопроса о возможности учитывать деятельность, осуществляемую не только самим правообладателем, но и связанными с ним хозяйствующими субъектами, необходимо исходить из недопущения смешения между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей отграничения одного участника гражданского оборота от других. Функцию индивидуализации конкретной коммерческой организации в глазах рядовых потребителей по смыслу положений статей 1473, 1474 Гражданского кодекса выполняет фирменное или сокращенное фирменное наименование.

Существенным отличием от других средств индивидуализации, которое воздействует на построение системы правовой охраны фирменного наименования, является то, что в содержание исключительного права на фирменное наименование не входит распорядительное правомочие. Прямое указание в пункте 2 статьи 1474 Гражданского кодекса на запрет распоряжения исключительным правом на фирменное наименование отвечает природе этого средства индивидуализации, неразрывно связанного с определенным юридическим лицом.

Поскольку исключительное право на фирменное наименование является непередаваемым и неотчуждаемым, действующее законодательство не предусматривает правовых оснований, санкционирующих квалификацию действий третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (отдельных его элементов) правообладателя, в качестве способа использования соответствующего средства индивидуализации по правилам пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса.

Указание на чужое сокращенное фирменное наименование (применительно к рассматриваемому спору в контексте: "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ"/ "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ") находится за рамками реализации исключительного права на фирменное наименование и представляет собой простое извещение неопределенного круга лиц о присутствии на рынке соответствующей продукции, производимой под контролем правообладателя.

Признак реализации исключительного права на товарный знак включает в себя два элемента: осуществление права и распоряжение им. В этой связи согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак используется третьими лицами на основании лицензионного договора под контролем правообладателя. Вместе с тем Гражданский кодекс не разделяет случаи использования фирменного наименования самим правообладателем и лицензиатом, соотнося с учетом системного толкования вышеназванных норм осуществление права на фирменное наименование исключительно с самостоятельными действиями правообладателя.

Таким образом, деятельность лицензиатов Завода не может быть принята во внимание для целей применения положений пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 138 постановления Пленума N 10, основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Положения пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса направлены на предупреждение возможности введения потребителей в заблуждение и как таковые применяются только в случае фактической возможности столкновения товарного знака с фирменным наименованием, что должно подтверждаться реальностью осуществления правообладателем фирменного наименования до даты приоритета товарного знака деятельности, однородной товарам, в отношении которых знак зарегистрирован.

Возникновения права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Отсутствие в материалах дела доказательств использования фирменного наименования Заводом до 27.02.2014 при осуществлении видов деятельности или в отношении товаров, однородных спорной рубрике 28 класса МКТУ, как правомерно посчитал суд первой инстанции, позволило Роспатенту обоснованно отказать в аннулировании регистрации товарного знака со ссылкой на положения пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.

У суда кассационной инстанции не имелось правовых оснований для переоценки доказательственного значения лицензионных договоров от 05.08.2011 N 496ПАЗ, от 06.06.2011 N 392, так как положенный в основу обжалуемого судебного акта вывод о возможности учета в целях применения пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса действий лицензиатов Завода под его контролем при производстве уменьшенных моделей автобусов сделан при неправильном применении пунктов 1, 2 статьи 1474 Гражданского кодекса.

Отмене или изменению Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации подлежат судебные акты, принятые в порядке кассационного производства с существенными нарушениями норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ).

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что при разрешении спора судом первой инстанции правильно применены нормы материального права, исследованы все обстоятельства, входившие в предмет доказывания, и оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам главы 7 АПК РФ, в связи с чем суд кассационной инстанции неправомерно отменил решение суда от 14.11.2023.

Поскольку президиумом Суда по интеллектуальным правам допущены существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, обжалуемое постановление подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2024 года по делу N СИП-597/2023 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2023 года оставить в силе.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.