Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2024 г. № С01-1864/2024 по делу N СИП-1335/2023 Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, если товарный знак, признание общеизвестным которого испрашивается, широко известен как используемый в отношении товаров не связанных между собой источников происхождения, это свидетельствует не об общеизвестности товарного знака, а об утрате обозначением различительной способности

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 октября 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, пом. I, комн. 22, Москва, 129110, ОГРН 1027739072492) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 по делу N СИП-1335/2023

по заявлению акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2022 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 в отношении товаров 6, 17, 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" - Кудрявцев Д.К., Волков М.А. (по доверенности от 13.12.2023 N 13122023/2788), Царева И.В., Соколова Е.В. (по доверенности от 19.06.2024 N 19062024/2795);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Бенько Ю.А. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-49/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2022 товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 652011 в отношении товаров 6-го класса "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса "материалы для изоляции", 19-го класса "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 (с учетом определения Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 об исправлении опечаток) требования общества удовлетворены: решение Роспатента от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным указанного товарного знака признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть заявление общества с учетом названного решения.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить указанное судебное решение полностью и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а общество - отменить данное решение только в части восстановительной меры и в этой части направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Представители общества и Роспатента явились в судебное заседание.

Представитель административного органа поддержал изложенные в его кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить, возражал против обоснованности кассационной жалобы общества.

Представитель общества Кудрявцев Д.К. настаивал на удовлетворении кассационной жалобы общества, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, за исключением выводов о наличии оснований для повторного рассмотрения заявления общества в Роспатенте, в связи с чем просил изменить выбранную судом восстановительную меру либо направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кассационную жалобу административного органа представитель общества Кудрявцев Д.К. просил оставить без удовлетворения.

Иные представители общества, явившиеся в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам, пояснения не давали, участвуя в качестве слушателей (согласно пояснению представителя).

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, 29.12.2022 общество обратилось в Роспатент с заявлением о признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2022 товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 652011 (дата приоритета - 12.05.2017, дата регистрации 13.04.2018) в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая".

В подтверждение общеизвестности указанного обозначения на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров общество представило следующие документы:

сведения о структуре корпорации "ТехноНИКОЛЬ" и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении организаций, входящих в корпорацию;

уставные документы общества;

документы о разработке фирменного стиля, а также книги, журналы, календари и видеоинформация о корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

сводная таблица с фотографиями товаров, образцами и каталогами продукции;

информационная справка об объемах продаж общества с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" (далее - общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы") за период с 2017 года по сентябрь 2022 г.;

копии заключенных в период с 2012 по 2021 год договоров поставки строительных материалов;

копии договоров, заключенных с торговыми сетями в период с 2012 по 2015 год, в 2017, в 2019 и в 2021 году;

сводная таблица о поставках продукции по федеральным округам Российской Федерации за период с 2017 по 2022 год;

сводная таблица о реализации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 652011;

регламент работы с объектами интеллектуальной собственности в корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

договоры о рекламе продукции;

сведения о положении корпорации "ТехноНИКОЛЬ" на рынке согласно различным рейтингам;

маркетинговые исследования в отношении обозначения "ТЕХНОНИКОЛЬ";

информация о производственном туризме;

награды, дипломы и благодарственные письма, присужденные и адресованные различным организациям, входящим в корпорацию "ТехноНИКОЛЬ";

сведения об учебных центрах корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения от 11.02.2022 (далее - отчет ВЦИОМ), подготовленный по результатам проведенного с декабря 2021 г. по январь 2022 г. социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации для определения уровня известности обозначения " ", а также разъяснения ВЦИОМ по формулировкам вопросов и ответам респондентов.

Решением Роспатента от 08.10.2023 отказано в удовлетворении заявления общества о признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2022 спорного товарного знака в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая".

При рассмотрении заявления общества административный орган изучил структуру группы компаний (корпорации) "ТехноНИКОЛЬ", в которую входят 63 производственные площадки, 20 учебных и 6 научных центров, а также установил организации, занимающиеся выпуском и реализацией соответствующих товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Как указал Роспатент, общество является правообладателем объектов интеллектуальной собственности (29 товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации; 4 товарных знака по международным регистрациям; 4 товарных знака по европейским регистрациям), включающих словесный элемент "ТехноНИКОЛЬ" / "ТЕХНОНИКОЛЬ", зарегистрированных среди прочего для индивидуализации испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Проанализировав представленные обществом справки, договоры, в том числе с крупными торговыми сетями, товарные накладные, сводные таблицы, административный орган констатировал, что за период с 2012 по 2021 год реализация упомянутых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ осуществлялась не заявителем, а обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Кроме того, Роспатент признал, что производством названных товаров в период с 2012 по 2015 год, в 2017, в 2019, в 2021 году занималось не общество, а иные организации.

При этом административный орган отметил: каждый выпускаемый и маркированный спорным обозначением товар имеет "QR-код", при активации которого потребитель переходит по ссылке на интернет-сайт общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", где в качестве производителя продукции указаны различные заводы, а на представленных фотографиях образцов продукции, в сводных таблицах с изображениями товаров на полках и на поддонах в магазинах не содержится информации об изготовлении товаров под контролем и/или по заказу общества.

Роспатент акцентировал внимание на том, что рекламные договоры и документы по эфирным справкам, документы по рекламе в сети Интернет и в печатных изданиях, по изготовлению рекламно-информационных материалов, сувенирной продукции, по наружной рекламе в торговой сети "Петрович" заключены обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", а не заявителем, в связи с чем потребитель не мог ассоциировать с ним испрашиваемые товары 6, 17, 19-го классов МКТУ. Поскольку все услуги по рекламе и продвижению товаров были оказаны другой организации, административный орган счел, что потребитель не был проинформирован о позиционировании данной продукции как связанной с обществом.

Изучив сведения о наградах (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма), Роспатент установил, что они выданы другим лицам, а не обществу.

Представленные отчет ВЦИОМ и разъяснения к нему административный орган оценил критически: ответы респондентов представляют собой общие родовые формулировки, в то время как общеизвестность спорного товарного знака испрашивается в отношении конкретных товаров, невозможно соотнести ответы с информированностью потребителей непосредственно об испрашиваемых товарах 6, 17, 19-го классов МКТУ; данные документы не доказывает возникновение в сознании потребителя при восприятии спорного товарного знака ассоциации с заявленными товарами и с обществом.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении упомянутых товаров.

Не согласившись с указанным решением административного органа, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Полагая, что административный орган неправильно применил положения статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а изложенные в оспариваемом решении выводы противоречат имеющимся в материалах административного дела доказательствам, общество настаивало на том, что представленные им документы подлежали оценке не только в аспекте деятельности заявителя, но и с учетом документов, исходящих от иных организаций, входящих в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ".

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие данного акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Установив соблюдение обществом предусмотренного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока и признав его заинтересованным в оспаривании упомянутого решения административного органа, суд первой инстанции изучил аргументы заявителя и проверил законность и обоснованность выводов Роспатента.

Суд первой инстанции перечислил письменные документы, являющиеся относимыми к исследуемому периоду, изучил их и пришел к следующим выводам:

подход административного органа, заключающийся в необходимости установления ассоциаций с обществом при восприятии маркированных спорным товарным знаком испрашиваемых товаров, является неправомерным, поскольку для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и высокая узнаваемость среди адресных потребителей товаров и ассоциирование с источником происхождения товаров в отношении которых используется это средство индивидуализации. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товары с конкретным заявителем;

позиция Роспатента, согласно которой установлена прямая зависимость между широкой известностью товарного знака и известностью конкретного производителя, положенная в основу формирования ассоциативных связей в сознании адресной группы потребителей соответствующих товаров, является методологически ошибочной;

общество представило в материалы дела достаточный объем документов, свидетельствующих об организации производства и реализации упомянутых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ в рамках группы компаний (корпорации) "ТехноНИКОЛЬ". Так, общество доказало, что оно являлось правообладателем объектов интеллектуальной собственности, а иные организации, в частности общество с ограниченной ответственностью "Завод Техноплекс", общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" и др., занимались производством продукции, продвижение (рекламу) и реализацию которой осуществляло общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы". Следовательно, указанные лица должны рассматриваться как единый источник происхождения заявленных товаров;

при исследовании отчета и разъяснений ВЦИОМ и анализе выводов по открытым вопросам административный орган не оценил результаты социологического опроса в совокупности. При этом недостатки отчета ВЦИОМ Роспатент изложил не в оспариваемом ненормативном правовом акте, а в отзыве на поданное в суд заявление общества;

изучив представленные обществом доказательства "географии" и объемов продаж продукции, маркированной спорным товарным знаком, затрат на проведение рекламной деятельности, имеющиеся в профильных строительных рейтингах сведения об обществе, административный орган сделал акцент на невозможности отнесения перечисленных документов к деятельности заявителя.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о неправильном применении Роспатентом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого, отказывая в признании спорного товарного знака общеизвестным, административный орган фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя, не исследовал и не дал оценку по существу совокупности представленных в материалы дела доказательств.

Полагая, что представленные обществом в материалы административного дела документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом ранее приведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров, суд первой инстанции констатировал: выводы Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества о признании спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" сделаны с нарушением установленной методологии.

Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил заявление общества и признал недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт.

Отсутствие надлежащей оценки со стороны административного органа всех доказательств, представленных обществом, суд первой инстанции квалифицировал как существенное нарушение процедуры принятия оспариваемого ненормативного правового акта, в связи с чем в качестве восстановительной меры возложил на Роспатент обязанность повторно рассмотреть соответствующий вопрос с учетом решения суда.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Кроме того, общество согласно с судебным решением в части признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта, но обжалует судебный акт только в отношении выбранной судом восстановительной меры.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Административный орган настаивает на неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Роспатент полагает противоречащим фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам вывод суда первой инстанции о том, что административный орган в нарушение требований пункта 1 статьи 1508 ГК РФ отождествил критерий известности маркированных спорным товарным знаком товаров общества с известностью российскому потребителю самого общества.

Как отмечает заявитель кассационной жалобы, оспариваемое решение обусловлено тем, что в материалы административного дела не представлены доказательства, согласно которым на испрашиваемую дату спорный товарный знак в результате его интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров именно общества. Иными словами, не доказано, что потребителю известно о взаимосвязи испрашиваемых товаров и деятельности общества как лица, производящего эти товары.

Как утверждает Роспатент, в оспариваемом ненормативном правовом акте он не требовал от общества подтвердить свою широкую известность в Российской Федерации, а лишь указывал на необходимость доказать восприятие потребителями общества в качестве источника происхождения испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ, маркированных упомянутым товарным знаком.

Помимо изложенного, административный орган настаивает на том, что суд первой инстанции уклонился от оценки его доводов, содержащихся в отзыве на заявление.

По мнению заявителя этой кассационной жалобы, суд первой инстанции счел, что отзыв на поданное в суд заявление содержит новые аргументы в обоснование оспариваемого ненормативного правового акта, однако в отзыве лишь продублирована та позиция, которая ранее была отражена в решении Роспатента, а именно указано на то, что ответы респондентов на заданные ВЦИОМ вопросы не позволяют установить, с каким именно юридическим лицом потребитель связывает соответствующие товары 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Административный орган акцентирует внимание на том, что в нарушение требований части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал оценку приведенному доводу и лишь указал, что выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении, а не в отзыве административного органа.

В свою очередь, общество в кассационной жалобе цитирует выводы суда первой инстанции, в которых констатировано нарушение Роспатентом методологии применения положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и установления обстоятельств широкой известности в Российской Федерации спорного товарного знака в отношении испрашиваемых товаров. Общество полагает данные выводы законными, обоснованными и надлежащим образом мотивированными.

Между тем общество ссылается на нарушение судом первой инстанции принципа процессуальной экономии и считает ошибочной выбранную восстановительную меру.

Так, общество отмечает, что суд первой инстанции верно опроверг аргументы административного органа по поводу недоказанности восприятия потребителями общества в качестве источника происхождения заявленных товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ и правомерно счел неубедительными выводы Роспатента о недостатках отчета ВЦИОМ.

С точки зрения общества, изложенные в судебном решении выводы суда первой инстанции, позволившие ему признать решение административного органа недействительным, достаточны для того, чтобы обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 652011 в качестве общеизвестного на территории Российской Федерации с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая".

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Принимая во внимание дату подачи (29.12.2022) обществом заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным, суд первой инстанции правильно исходил из того, что применимым законодательством для оценки законности и обоснованности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, являются Парижская конвенция, ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент N 602).

Суд первой инстанции также обоснованно принял во внимание подходы, сформулированные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), а также в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29 сентября 1999 г. (далее - Рекомендация ВОИС), и в Пояснительных примечаниях к ней.

На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом пункта 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Определение N 2145-О).

Из необходимости учета Рекомендации ВОИС исходит и сам Роспатент (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу N СИП-676/2017).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента N 602 заявителем должны быть представлены в Роспатент подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента N 602, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Согласно пункту 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Как отмечено в статье 2 Рекомендации ВОИС, при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, исходя из которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров, в отношении которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров, в отношении которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров, в отношении которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров, в отношении которых используется это средство индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

С учетом изложенного податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ дата, на которую товарный знак (обозначение) признается общеизвестным, определяется исходя из того, как ее указал правообладатель в поданном заявлении, если на названную дату товарный знак (обозначение) отвечает признакам общеизвестности.

Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата, на которую товарный знак признается таковым, может быть установлена ранее даты подачи правообладателем соответствующего заявления, а при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Подобное правовое регулирование основывается на том, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Приведенная правовая позиция сформулирована в пункте 3.2 Определения N 2145-О.

Исходя из смысла предписаний, закрепленных в пункте 3 статьи 1512, в пункте 2 статьи 1514 ГК РФ, в системном единстве с положениями пункта 1 статьи 1508 этого Кодекса, правообладатель товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) обязан вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату, но и к моменту подачи данного заявления (абзац третий пункта 3.3 Определения N 2145-О).

Следовательно, обращаясь с заявлениями о признании спорных товарных знаков общеизвестными на территории Российской Федерации, общество должно было представить надлежащие документы по состоянию не только на 01.01.2022, но и на 29.12.2022.

По смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), который известен большей части лиц, вовлеченных в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Как указано выше, согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак (используемое в качестве товарного знака обозначение) может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак (обозначение) в результате интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что приведенные выше нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров, маркируемых этим товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности.

Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

По смыслу положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось.

Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Значение слов "товаров заявителя", содержащихся в норме пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в положениях пункта 1 статьи 1477 названного Кодекса.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам не применяет статью 1477 ГК РФ по аналогии к статье 1508 этого Кодекса, а исходит из общеправового принципа единства терминологии - в одинаковые (однотипные) формулировки в разных частях одного нормативного правового акта законодатель вкладывает один и тот же смысл.

Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

Как и в отношении любых иных товарных знаков потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что из оспариваемого решения Роспатента от 08.10.2023 следует вывод административного органа о доказанности факта широкой известности обозначения " " на территории Российской Федерации.

Между тем основанием отказа в удовлетворении заявления общества явилось то, что из представленных им документов усматривается факт производства, реализации и продвижения испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ иными организациями, входящими в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ", а не обществом, обратившимся в Роспатент.

С учетом этого суд первой инстанции должен был проверить правомерность отказа по конкретному сформулированному в оспариваемом решении основанию.

Вопреки положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не исследовал законность и обоснованность выводов административного органа, исходя из того, были ли к поданному заявлению приложены доказательства корпоративной связи между обществом, обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы" и иными лицами, входящими в упомянутую группу компаний и названными в оспариваемом решении Роспатента, а если да, то каким образом эти документы исследовал административный орган и соответствуют ли его аргументы упомянутым нормам международного и российского законодательства.

Таким образом, фактически суд первой инстанции рассмотрел не то существо требования, что было заявлено в суде первой инстанции.

Суд первой инстанции проверил не оспариваемое обстоятельство и вслед за Роспатентом его подтвердил, обязав административный орган второй раз рассмотреть заявление общества с учетом этого обстоятельства.

Как отмечено выше, при признании товарного знака общеизвестным осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Соответствующий источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой лицами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии данных об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена.

Исходя из вышеприведенной позиции Конституционного Суда Российской Федерации такая связь должна быть установлена на две даты: на дату подачи заявления о признании общеизвестным на территории Российской Федерации спорного товарного знака - 29.12.2022 и на дату, с которой испрашивается признание, - 01.01.2022.

Предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности.

С учетом этого может быть принята во внимание изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 позиция, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает, что при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

В этом же ключе рассуждал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014, от 23.12.2022 по делу N СИП-230/2022, от 31.05.2024 по делу N СИП-737/2023, от 11.06.2024 по делу N СИП-660/2023.

Вместе с тем если товарный знак, признание общеизвестным которого испрашивается, широко известен как используемый в отношении товаров не связанных между собой источников происхождения, это свидетельствует не об общеизвестности товарного знака (приобретении им максимально возможной степени различительной способности), а об утрате обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товары одного источника - производителя или группы связанных производителей).

В отношении довода Роспатента, обусловленного несогласием с выводами суда первой инстанции, сделанными по результатам оценки отчета ВЦИОМ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для правильного разрешения настоящего спора прежде всего следует установить наличие в материалах административного дела доказательств связи между обществом и иными перечисленными выше организациями (в том числе корпоративной), а также правомерность выводов Роспатента по результатам их оценки.

Названные отчет ВЦИОМ и разъяснения к нему общество представило среди значительного объема доказательств, подтверждающих общеизвестность спорного товарного знака, а следовательно, эти письменные документы подлежат оценке по правилам частей 2 и 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с иными доказательствами по делу, в том числе с теми, которые суд первой инстанции не проанализировал при рассмотрении дела.

Таким образом, оценка правомерности указанных доводов заявителя кассационной жалобы является преждевременной.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на следующее.

В случае если суд принимает решение о признании недействительным решения административного органа, он должен определить необходимую восстановительную меру по правилам пункта 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Вопреки мнению суда первой инстанции, выраженному в обжалуемом решении, несогласие с выводами административного органа не всегда свидетельствует о необходимости направления заявления на повторное рассмотрение. Оценке подлежит то, требуется ли установление каких-либо обстоятельств, которые не установлены административным органом и судом.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом кассационной жалобы общества о том, что целесообразно учитывать принцип процессуальной экономии. Анализ судебной практики Суда по интеллектуальным правам часто подтверждает бесперспективность направления заявления о признании товарного знака общеизвестным на новое рассмотрение в Роспатент, поскольку соответствующее заявление надлежаще рассматривается лишь в суде, где по существу оцениваются документы и делается вывод о наличии или об отсутствии оснований для признания обозначения общеизвестным товарным знаком.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что принятое по делу решение подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также ввиду неправильного применения норм материального права (часть 1 и пункт 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для юридических лиц составлял 1 500 рублей (на момент направления обществом кассационной жалобы).

Поскольку при подаче кассационной жалобы общество уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 по делу N СИП-1335/2023 отменить.

Дело N СИП-1335/2023 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить акционерному обществу "ТехноНИКОЛЬ" (ОГРН 1027739072492) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 27.08.2024 N 388 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова