Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2024 г. № С01-1441/2024 по делу N А60-21998/2023 Дело по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку взыскание компенсации в восьмикратном размере стоимости товара не соответствует действующему законодательству

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 сентября 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Березиной А.Н., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ткачем М.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Онлайн-24" (ул. Металлистов, д. 82, г. Среднеуральск, Свердловская обл., 624071, ОГРН 1226600001825) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2024 по делу N А60-21998/2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2024 по тому же делу,

по исковому заявлению акционерного общества "Аэроплан" (ул. Марксистская, 20, стр. 5, Москва, 109147, ОГРН 1057746600559) к обществу с ограниченной ответственностью "Онлайн-24" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 489244, N 489246, N 502205, N 502206, произведения изобразительного искусства - рисунки персонажей "Симка", "Нолик", "Папус", "Мася" в размере 830 480 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гуд-Маркет" (ул. Сварщиков, д. 2А, кв. 125, г. Верхняя Пышма, Свердловская обл., 624097, ОГРН 1196658025519).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Онлайн-24" Пищалина Ю.С. (по доверенности от 31.01.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Аэроплан" (далее - общество "Аэроплан") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Онлайн-24" (далее - общество "Онлайн-24") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 489244, N 489246, N 502205, N 502206, произведения изобразительного искусства - рисунки персонажей "Симка", "Нолик", "Папус", "Мася" в размере 830 480 рублей (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гуд-Маркет".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2024, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2024, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Онлайн-24" взыскана компенсация в размере 415 240 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Онлайн-24" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный, снизив размер компенсации.

Общество "Аэроплан" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с ее доводами.

Представитель общества "Онлайн-24" принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Представитель общества "Онлайн-24" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "Аэроплан" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки " ", " ", " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 502206, N 502205, N 489244, N 489246.

Кроме того, общество "Аэроплан" является обладателем исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства - рисунки персонажей "Симка", "Нолик", "Папус", "Мася" из анимационного сериала "Фиксики", что подтверждается авторским договором с исполнителем от 01.09.2009 N А0906, дополнительным соглашением к данному договору от 21.01.2015 и актом приема-передачи от 25.11.2009.

Общество "Аэроплан" 19.10.2022 на сайте с доменным именем semyonov.alfamart24.ru обнаружило и зафиксировало факт неправомерного использования обществом "Онлайн-24" обозначений, сходных с указанными результатами интеллектуальной деятельности, что подтверждается заверенными скриншотами осмотра контента интернет-сайта semyonov.alfamart24.ru в информационной-телекоммуникационной сети Интернет от 19.10.2022.

Полагая, что ответчик нарушил исключительные права истца на произведения изобразительного искусства и на товарные знаки путем размещения на сайте с доменным именем semyonov.alfamart24.ru с целью предложения к продаже товара (детской мебели), на который нанесены сходные обозначения, общество "Аэроплан" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, предварительно направив обществу "Онлайн-24" претензию.

Суд первой инстанции на основании совокупности представленных в материалы дела доказательств установил факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные результаты интеллектуальной деятельности путем предложения к продаже товара.

Руководствуясь статьями 1252, 1301, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд первой инстанции согласился с представленным истцом расчетом компенсации в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещены спорные объекты интеллектуальной собственности, что составляет 830 480 рублей, исходя из стоимости предлагаемого товара (51 905 рублей) и количества допущенных нарушений исключительных прав (8).

При определении размера компенсации, учитывая заявленное ответчиком ходатайство о ее снижении, характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных нарушений исключительных прав правообладателей, вероятные убытки правообладателя, размер которых истец не должен доказывать, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерность компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел возможным снизить размер компенсации до 415 240 рублей на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П).

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отклонив доводы ответчика, аналогичные аргументам кассационной жалобы.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о применимом законодательстве, о принадлежности обществу "Аэроплан" исключительных прав на защищаемые товарные знаки и произведения изобразительного искусства, о размещении на сайте предложения к продаже товара, маркированного сходными с защищаемыми результатами интеллектуальной деятельности.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в необжалованной части Суд по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерным выводам о возможности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости предлагаемого к продаже товара, в то время как такой товар отсутствует.

С точки зрения общества "Онлайн-24", размер компенсации определен судами неверно, поскольку обозначения, сходные с защищаемыми товарными знаками и произведениями изобразительного искусства, нанесены на одном товаре стоимостью 51 905 рублей.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при расчете компенсации следовало исходить из стоимости не товара, а его части, на которой размещены спорные объекты.

Общество "Онлайн-24" отмечает: определяя размер компенсации, суды не учли его сложное финансовое положение.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя ответчика, явившегося в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно положениям статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец заявил о взыскании компенсации на основании положений подпункта 2 статьи 1301 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При данном способе расчета учитываются реально существующие товары.

Предусмотренная подпунктом 2 статьи 1301 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в самой норме и прокомментировано в пункте 61 Постановления N 10, предполагает учет стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение.

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ также обращает внимание на то, что контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Как подчеркнуто в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 304-ЭС23-16844, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

Для случаев, когда контрафактные товары подлежат созданию по заказу, как отмечено в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 304-ЭС23-16844, суды должны установить факт реального существования экземпляров (товаров) и их количество и только после этого рассчитать размер компенсации. Удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещены объект авторского права и товарный знак, и их цену, противоречит положениям ГК РФ и разъяснениям, приведенным в Постановлении N 10.

Между тем суды отклонили довод ответчика о том, что факт размещения предложения не подтверждает наличие товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ), и исходили из наличия одного товара (детской мебели), из стоимости которого рассчитали компенсацию.

Суд кассационной инстанции считает, что при таком способе расчета истцом компенсации удовлетворение иска в отсутствие документов, подтверждающих наличие товара, на котором незаконно размещены спорные объекты интеллектуальной собственности и исключительные права на которые принадлежат истцу, противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в Постановлении N 10 о надлежащем обосновании взыскиваемой суммы.

Как следует из расчета иска, истец определил компенсацию в шестнадцатикратном размере стоимости одного товара (детской мебели) в сумме 51 905 рублей, на котором незаконно размещены спорные товарные знаки и произведения изобразительного искусства, предлагаемого ответчиком к продаже на сайте с доменным именем semyonov.alfamart24.ru.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2023 N 57-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - Постановление N 57-П) признаны неконституционными пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с другими положениями ГК РФ, при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании.

Таким образом, пункт 3 статьи 1252 и пункт 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом Постановления N 57-П не позволяет неоднократно взыскивать аффилированным правообладателям компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара с лица, нарушившего исключительные права этих лиц, если использованное на этом товаре обозначение одновременно вызывает риск смешения с несколькими принадлежащими этим лицам товарными знаками.

С учетом этого если ответчиком доказана аффилированность истца-правообладателя с правообладателем сходного до степени смешения товарного знака, в пользу которого в рамках ранее разрешенного спора уже взыскана компенсация в размере двукратной стоимости того же товара, неправомерно введенного в оборот этим ответчиком, суд может отказать во взыскании компенсации на основании Постановления N 57-П, если компенсация заявлена в рамках другого дела.

Если требования аффилированных правообладателей о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости одного и того же товара заявлены в рамках одного дела, суд определяет общий размер компенсации в размере, не превышающем двукратную стоимость товара, и распределяет ее среди всех правообладателей в равных долях.

В настоящем деле правообладателем товарных знаков и произведений изобразительного искусства является истец.

При этом Постановление N 57-П применяется не только в случае нарушения исключительных прав аффилированных лиц путем реализации ответчиком одного товара с обозначением, которое вызывает риск смешения с несколькими принадлежащими этим лицам товарными знаками, но и аналогичный подход подлежит применению, если используемое ответчиком обозначение охраняется в нескольких режимах (в качестве товарного знака и произведения).

В силу вышеизложенного взыскание компенсации в восьмикратном размере стоимости товара, как это имеет место в рассматриваемом случае, не соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации.

В то же время суд кассационной инстанции считает подлежащим отклонению довод кассационной жалобы о том, что компенсацию следует определить исходя из стоимости того конструктивного элемента товара, на котором размещены охраняемые объекты интеллектуальной собственности, как основанный на неверном толковании подпункта 2 статьи 1301 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Допущенные судами вышеуказанные нарушения норм материального и процессуального права, и, как следствие, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, могли привести к принятию неверного судебного акта.

Поскольку устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства при правильном применении норм материального права, определить размер компенсации исходя из оценки представленных доказательств, установить реальное существование предлагаемого к продаже товара, а также распределить судебные расходы, понесенные в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2024 по делу N А60-21998/2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2024 по тому же делу отменить.

Направить дело N А60-21998/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.