Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2024 г. № С01-1384/2024 по делу N А49-3525/2023 Дело по иску о защите исключительного права на товарный знак направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, определяя допущенное ответчиком нарушение как грубое и длительное, суды необоснованно не приняли во внимание довод ответчика о дате, когда истец в действительности узнал о факте существования домена

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 августа 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борзило Е.Ю.,

судей Пашковой Е.Ю., Сидорской Ю.М.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Джафаровой Д.Я. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сергиевского Евгения Станиславовича (г. Иваново, ОГРНИП 320370200038460) на решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.03.2024 по делу N А49-3525/2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2024 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Гальяновой Анастасии Валерьевны (г. Екатеринбург, ОГРНИП 318665800064430) к индивидуальному предпринимателю Сергиевскому Евгению Станиславовичу и индивидуальному предпринимателю Юнякиной Анне Владимировне (с. Тимирязево, Пензенская обл., ОГРНИП 319583500060306) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

от индивидуального предпринимателя Гальяновой Анастасии Валерьевны - Баранова Е.Р. (по доверенности от 14.06.2024);

индивидуальный предприниматель Сергиевский Евгений Станиславович - лично и его представитель Зарубин А.А. (по доверенности от 04.04.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гальянова Анастасия Валерьевна обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Юнякиной Анне Владимировне и индивидуальному предпринимателю Сергиевскому Евгению Станиславовичу о признании их действий по администрированию домена http://www.expert-park.ru и реализации на сайте http://www.expert-park.ru услуг по подключению к сервисам такси и обучению водителей нарушением исключительного права Гальяновой А.В. на товарный знак "EXPERT PARK" по свидетельству Российской Федерации N 802690 (актом недобросовестной конкуренции); о запрете Юнякиной А.В. и Сергиевскому Е.С. использовать в доменном имени сайта http://www.expert-park.ru и при оказании услуг к подключению к сервисам такси и обучению водителей обозначения, сходные с товарным знаком "EXPERT PARK" по свидетельству Российской Федерации N 802690; о взыскании с Юнякиной А.В. и Сергиевского Е.С. солидарно 4 000 000 рублей 2 компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также о взыскании 88 700 рублей судебных издержек (стоимости услуг по подготовке нотариального протокола, услуг по подготовке досудебных претензий и искового заявления и стоимости государственных пошлин за подачу искового заявления в суд).

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28.03.2024, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2024, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, Сергеевский Е.С. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В адрес суда поступил отзыв Гальяновой А.В., в котором она просит обжалуемые судебные акты оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения; а также пояснения Сергеевского Е.С. к отзыву Гальяновой А.В.

В судебном заседании, состоявшемся 15.08.2024, представитель ответчика выступил с правовой позицией, поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, ответили на вопросы суда. Ответчик выступил с правовой позицией.

Представитель истца принял участие посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания), возражал против удовлетворения кассационной жалобы, ответил на вопросы суда.

В судебном заседании суд отказал в приобщении к материалам дела пояснения Сергеевского Е.С. к отзыву Гальяновой А.В., поскольку данный процессуальный документ представлен с нарушением требований части 4 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

Юнякина А.В., извещенная надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителя не обеспечила, отзыв на кассационную жалобу не представила. Данные обстоятельства в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, Гальянова А.В. является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 802690 (дата приоритета - 14.05.2020, дата регистрации - 18.03.2021) (далее - защищаемый товарный знак), зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров и услуг 28, 35, 36, 39, 41, 42 и 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Гальяновой А.В. было установлено, что Сергиевский Е.С. и Юнякина А.В. на сайте http://expert-park.ru осуществляют деятельность, которая является аналогичной товарам и услугам, для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак под доменным именем, сходным с товарным знаком, с использованием на самом интернет-сайте обозначения "EXPERT", сходного с защищаемым товарным знаком. Данный факт подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств N 46АА1563950 от 09.11.2021 (т. 1 л.д. 15, оборот-16).

На сайте ответчиков - http://expert-park.ru предлагаются услуги подключения к сервису "Яндекс.Такси", которые являются однородными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак: "посредничество коммерческое" (35-го класса МКТУ), "услуги по подготовке юридических документов" (45-го класса МКТУ), а также иным услугам, для которых зарегистрирован товарный знак правообладателя. Данное обстоятельство подтверждается публичной офертой, размещенной по адресу: http://www.expert-park.ru/dogovor-oferta.html.

Истец настаивает на том, что нарушение имело место еще в июне 2021 года, когда истец обнаружил сайт ответчика. Указанное обстоятельство подтверждается юридическим заключением общества с ограниченной ответственностью "Башук, Чиканов, юридическая фирма" от 10.06.2021 (т. 5 л.д. 53-60), политикой компании, размещенной на сайте http://expert-park.ru (т. 5 л.д. 62-63). В 2021 году Гальянова А.В. в адрес ответчиков направила претензию, однако никаких действий по прекращению использования товарного знака истца ответчики не предприняли. В связи с указанными обстоятельствами, истец полагает, что данное нарушение следует считать длительным и грубым.

Материалами дела подтверждается, что права на распространение данного средства индивидуализации Гальянова А.В. Сергиевскому Е.С. и Юнякиной А.В. не передавала.

В целях досудебного урегулирования спора Гальянова А.В. повторно направила претензии 20.07.2022 в адрес Юнякиной А.В. и 22.03.2023 в адрес Сергиевского Е.С. В ответе на претензию от 20.07.2023 Юнякина А.В. указала на то, что: "в период с ноября 2019 года по ноября 2020 года на договорной основе мое ИП было представлено в аренду третьим лицам для заключения договора с ООО "Сити Мобил" и ООО "Яндекс Такси", а также ведения бухгалтерской отчетности с этими компаниями. В период с 01.11.2020 - 31.11.2020 договоры были расторгнуты, деятельность прекращена (копии прилагаются). Правообладателем и собственником ресурса http://expert-park.ru, контактных данных телефонов и адресов электронной почты никогда не являлась и не являюсь. Что касается указания реквизитов моего ИП на страницах данного ресурса после расторжения договора, то к этому отношения не имею, и не являюсь лицом ответственным. В связи с этим прошу обратиться напрямик к правообладателю сути вашей претензии". Сергиевский Е.С. на претензию истца не ответил.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением по настоящему делу.

Исследовав материалы дела, руководствуясь положениями статей 132, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515, 1538 и 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовыми позициями, изложенными в пунктах 71, 162 и 177 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, установив:

факт наличия у истца исключительного права на защищаемый товарный знак, факт использования ответчиками в доменном имени и на сайте обозначений, сходных с товарным знаком истца, а также однородность оказываемых услуг услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана защищаемому товарному знаку

отсутствие договорных или иных отношений, предоставляющих право Сергиевскому Е.С. и Юнякиной А.В. использовать защищаемый товарный знак Гальяновой А.В., удовлетворил исковые требования.

Суд первой инстанции установил, что недобросовестные действия ответчиков несут ущерб для истца, поскольку потенциальные потребители услуг Гальяновой А.В. путают сайты истца и ответчиков, переходят на сайт ответчиков и вводятся в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением, сходным с товарным знаком истца. Всё обозначенное, по мнению суда первой инстанции, создает негативные последствия для истца, его деловой репутации, наносит ему экономический ущерб.

Суд первой инстанции констатировал, что ответчики являются хозяйствующими субъектами - конкурентами истца по смыслу Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Ответчики использовали и продолжают использовать сходное с товарным знаком истца обозначение, чтобы повысить внимание пользователей сети Интернет к своим услугам и, как следствие, собственную прибыль путем подключения новых водителей и получения комиссии. Такое использование товарного знака истца, действующего на одном и том же товарном рынке, что и ответчики, по мнению суда, предоставляет ответчикам несправедливое конкурентное преимущество от использования репутации истца и его товарного знака.

Суд первой инстанции признал несостоятельным довод Сергиевского Е.С. о том, что используя обозначение expert-park.ru в доменном имени, ответчик реализует свое исключительное право на коммерческое обозначение и не нарушает прав третьих лиц, мотивируя это тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у Сергиевского Е.С. предприятия, которое он мог бы индивидуализировать спорным обозначением, на сайте http://expert-park.ru, а также отсутствует информация об адресе предприятия, об объектах, которые входят в состав предприятия.

Суд первой инстанции также принял во внимание, что решением Роспатента от 27.12.2023 (т. 6 л.д. 21-29) Сергиевскому Е.С. было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны защищаемому товарному знаку. В решении от 27.12.2023 Роспатент указал, что Сергиевский Е.С. не доказал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 35, 39, 42-го классов МКТУ с использованием коммерческого обозначения со словесными элементами "EXPERT PARK".

Вопреки доводам ответчиков о том, что исковые требования к Юнякиной А.В. заявлены необоснованно, суд первой инстанции признал правомерной позицию истца, согласно которой: тот факт, что сайт, на котором продолжается нарушение прав истца http://expertpark.ru администрировали ответчики по очереди, при этом, Сергиевский Е.С. в материалы дела, рассматриваемого Роспатентом, прикладывал доказательства осуществления им деятельности под обозначением, сходным с товарным знаком истца, а ответчик Юнякина А.В. была указана администратором сайта http://expert-park.ru и лицом, оказывающим услуги на сайте http://expert-park.ru, под обозначением, сходным с товарным знаком истца, в совокупности с тем фактом, что, пытаясь доказать наличие у Сергиевского Е.С. права на коммерческое обозначение в деле, рассматриваемом Роспатентом, Сергиевский Е.С. ссылался на возникновение такого права у Юнякиной А.В., свидетельствует о взаимосвязанности ответчиков, а также о необходимости применения в отношении них положений ГК РФ о солидарной ответственности.

Обосновывая размер предъявленной к взысканию компенсации - 4 000 000 рублей, истец указал, что при рассмотрении спора в Роспатенте Сергиевским Е.С. были представлены счета-фактуры, подтверждающие получение денежных средств от деятельности под спорным обозначением только лишь от одного контрагента общества с ограниченной ответственностью "Яндекс.Такси" за март 2023 года в сумме 11 216 073 рубля 52 копейки. Истец предположил, что примерным доходом ответчиков от данной суммы является в среднем 2%, что составляет за март 2023 года - 224 321 рубль 47 копеек, в год данная сумма составляет 2 691 857 рублей 64 копейки, за два с половиной года - 6 729 644 рубля 10 копеек. За май 2023 года ответчиками получено 13 343 495 рублей 10 копеек, 2% от которых составит 266 863 рубля.

Гальянова А.В. утверждает, что с учетом длительности нарушения (три неполных года на дату представления истцом дополнительных письменных пояснений от 28.12.2023, т. 4 л.д. 120-147) общий доход ответчиков от нарушения прав истца может ориентировочно составлять - 6 729 644 рубля 10 копеек за два с половиной года.

Суд первой инстанции признал обоснованной позицию истца касательно того, что заявленная компенсация в размере 4 000 000 рублей гораздо меньше доходов ответчиков от нарушения прав истца, и такая компенсация является законной и обоснованной, соответствует степени и характеру нарушения, носит восстановительный характер, направлена на недопущение неправомерного поведения со стороны ответчика.

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации и подчеркнул, что ответчики надлежащим образом представленный истцом расчет возможной суммы дохода от использования защищаемого товарного знака не оспорили, иной размер дохода документально не подтвердили.

В связи с изложенным суд первой инстанции: признал действия Юнякиной А.В. и Сергиевского Е.С. по администрированию домена http://www.expert-park.ru и реализации на сайте http://www.expert-park.ru услуг по подключению к сервисам такси и обучению водителей нарушением исключительного права Гальяновой А.В. на защищаемый товарный знак; запретил Юнякиной А.В. и Сергиевскому Е.С. использовать в доменном имени сайта http://www.expert-park.ru и при оказании услуг к подключению к сервисам такси и обучению водителей обозначения, сходные с защищаемым товарным знаком; взыскал солидарно с Юнякиной А.В. и Сергиевского Е.С. в пользу Гальяновой А.В. компенсацию в сумме 4 000 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, со всеми выводами суда первой инстанции согласился.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчики не представили суду никаких доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для снижения размера предъявленной к взысканию компенсации.

Суд апелляционной инстанции повторно отклонил довод Сергиевского Е.С. о том, что он является правообладателем самостоятельного средства индивидуализации - коммерческого обозначения, используемого им ранее даты приоритета защищаемого товарного знака, мотивируя это тем, что статус индивидуального предпринимателя он получил - 16.11.2020, тогда как приоритет товарного знака истца - 14.05.2020, а владеть предприятием как имущественным комплексом и коммерческим обозначением, служащим для индивидуализации предприятий, физические лица не могут, что подтверждается прямым указанием в законе, было исследовано и получило надлежащее отражение в оспариваемом решении.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанции о применимом праве, принадлежности права на защиту исключительного права истцу, доказанности факта использования обозначения, сходного с защищаемым товарным знаком и однородность услуг, отсутствии договорных отношений между истцом и ответчиками или иных правовых оснований, предоставляющих Сергиевскому Е.С. и Юнякиной А.В. право использования защищаемого товарного знака.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, приведенных в кассационной жалобе, судебный акт в этой части не проверяется.

В обоснование незаконности принятых по делу судебных актов заявитель кассационной жалобы утверждает то, что судами неверно применены нормы материального права, поскольку защищаемый товарный знак не является общеизвестным. Данная ошибка также свидетельствует о ненадлежащем исследовании судами доказательств. Заявитель настаивает на том, что вопреки его доводам, судом первой инстанции не были учтены обстоятельства относительно снижения компенсации, а также относительно грубости нарушения.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что материалы дела не содержат достоверных доказательств, обосновывающих "предполагаемый" доход, полученный ответчиками от незаконного использования защищаемого товарного знака.

Сергиевский Е.С. также выражает несогласие с выводами судов о том, что он не представил достаточных доказательств длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, в том числе, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории и другие подобные сведения, так как данный вывод не соответствует материалам дела.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что суды неверно пришли к выводу, что начиная с 2019 года под товарным знаком "EXPERT PARK" истцом осуществляется подключение водителей к сервисам такси и сервисам доставки. Указанный вывод суда не соответствует фактическим обстоятельствам рассматриваемого дела. Согласно информации с сайта ФИПС (Роспатент) товарный знак "EXPERT PARK" по свидетельству Российской Федерации N 802690 зарегистрирован 18.03.2021.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что суды первой и апелляционной инстанции не установили совокупность необходимых критериев, для признания действия ответчиков недобросовестными. По мнению Сергиевского Е.С., при определении размера компенсации суды не учли, что он действовал добросовестно, а также не дали надлежащую оценку тому, что действия истцов представляют собой "обратный захват" его домена с использованием права на товарный знак, возникшего после регистрации домена.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды не дали надлежащую оценку тому обстоятельству, что о существовании его домена истец узнал 23.05.20, т.е. в дату регистрации домена Гальяновой А.В. с идентичным словесным обозначением - expert park - однако с расширением .su.

Сергиевский Е.С. обращает внимание на то, что вопреки выводам судов, в судебном заседании от 05.03.2024 представитель ответчика устно возразил относительно суммы судебных издержек на оплату услуг представителя истца.

Заявитель кассационной жалобы также настаивает на том, что суды ошибочно указали, что Юнякина А.В. являлась администратором сайта expert-park.ru; что защищаемый товарный знак (обозначение) широко известно потребителям услуг с 2019.

Судами не были выяснены обстоятельства более раннего начала деятельности Сергиевского Е.С. с использованием доменного имени "expert-park.ru" и коммерческого обозначения "Таксопарк Эксперт" по сравнению с деятельностью истца под защищаемым товарным знаком.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Из пункта 158 Постановления N 10 следует, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела и не опровергнуто ответчиками, в доменном имени, которое они применяют в своей предпринимательской деятельности, используется товарный знак истца.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суды ошибочно квалифицировали защищаемый товарный знак как общеизвестный, не влияет на законность и обоснованность принятых по делу судебных актов, поскольку суды установили, что истец и ответчик являются конкурентами, а реализуемые ими услуги однородны.

У Суда по интеллектуальным правам также нет оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанции о том, что ответчик не доказал наличие у него коммерческого обозначения, используемого до даты приоритета защищаемого товарного знака, поскольку использование словесного обозначения способами, указанными Сергиевским С.Е. - использование в доменном имени, в документации - не формирует коммерческое обозначение в понимании ГК РФ.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает верными выводы судов первой и апелляционной инстанции о наличии в действиях ответчиков нарушения прав истца на товарный знак.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым указать на следующее.

Как видно из материалов дела, истцом заявлено несколько требований: о признании действий ответчиков по администрированию и использованию доменного имени ответчика нарушением исключительного права истца, о признании названных действий актом недобросовестной конкуренции, о взыскании компенсации.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из мотивировочной части оспариваемых судебных актов следует, что анализ на предмет наличия или отсутствия признаков недобросовестной конкуренции суды проводили, однако соответствующие выводы применительно к заявленному требованию в резолютивной части судебного акта отсутствуют.

Кроме того, применительно к проведенному судами анализу Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Как указано в статье 4 Закона о защите конкуренции, недобросовестной конкуренции свойственна совокупность признаков: наличие конкурентных отношений, отклонение действий потенциального нарушителя от обычной деловой практики, реальный или потенциальный, но доказанный ущерб. В отсутствие любого из указанных признаков факт недобросовестной конкуренции не может быть установлен.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что, как указано в пункте 158 постановления N 10 действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

Согласно Политике ICANN недобросовестной может быть признана регистрация и использование доменного имени на основании совокупности следующих критериев:

спорное доменное имя ответчика идентично или сходно со знаком обслуживания истца;

у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Таким образом, обстоятельства регистрации доменного имени являются значимыми не только при оценке самого факта приобретения, но и при оценке его последующего использования.

Как следует из материалов дела, домен ответчика был зарегистрирован ранее даты регистрации товарного знака (дата регистрации домена ответчика - 15.10.2019, дата приоритета товарного знака истца 14.05.2020, дата его регистрации 18.03.2021, дата регистрации доменного имени истца с аналогичным доменному имени ответчика словесным обозначением - 23.05.2020).

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанции о том, что по делам о защите права на товарные знаки, схожие с доменными именами, хронология регистрации значимостью не обладает.

Однако последовательность и сроки регистрации доменного имени и товарного знака значимы для дел о недобросовестной конкуренции, в рамках которых подлежит установлению иной круг обстоятельств.

Суд по интеллектуальным правам полагает установленный судами первой и апелляционной инстанции факт регистрации доменного имени ответчика ранее даты приоритета и ранее даты регистрации защищаемого товарного знака свидетельствующим о преждевременности вывода судов первой и апелляционной инстанции о недобросовестности ответчиков (в том числе, недобросовестной конкуренции), послужившего одним из оснований для удовлетворения требования истца о взыскании компенсации в полном объеме.

Совокупность приведенных выше критериев судами не установлена, поскольку она требует проведения анализа функционирования рынка, в частности, его информационной прозрачности, выявления того обстоятельства, что истец и ответчик знали о предпринимательской деятельности друг друга до даты приоритета защищаемого товарного знака.

Однако такой анализ суды первой и апелляционной инстанции не проводили, констатировав лишь, что на момент обращения за защитой права истец являлся конкурентом ответчика, который предоставлял однородные услуги с использованием обозначения, сходного с защищаемым товарным знаком. Таким образом, суды установили лишь один из признаков недобросовестной конкуренции - наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком.

Однако сам по себе факт использования Сергиевским Е.С. и Юнякиной А.В. средства индивидуализации Гальяновой А.В. имеет значение для квалификации ее права на иск, но не для вывода о недобросовестности ответчиков с учетом обстоятельств данного дела.

В равной степени анализ условий функционирования рынка, обстоятельств использования домена ответчика необходим применительно к выводу о вероятных имущественных потерях истца, приводящего данный признанный судом обоснованным аргумент применительно к обоснованию расчета компенсации.

Квалификация допущенных ответчиками нарушений является существенной также применительно к мере защиты, избранной истцом.

В том случае, если нарушение выражается только в использовании доменного имени, сходного с товарным знаком (в данном случае, с использованием словесного элемента чужого товарного знака), применению подлежит правовая позиция, указанная в абзаце первом пункта 158 Постановления N 10, а именно: требование о пресечении нарушения может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Суд кассационной инстанции отмечает, что, как установили суды первой и апелляционной инстанции по данному делу, правовая охрана предоставлена защищаемому товарному знаку для конкретных рубрик МКТУ и именно применительно к ним возможен запрет использования доменного имени, при наличии такового использования.

Общий запрет использования средства индивидуализации в предпринимательской деятельности при наличии соответствующих обстоятельств допустим только в ситуации, когда такая деятельность отвечает признакам недобросовестной конкуренции.

Однако в данном деле недобросовестная конкуренция по правилам Закона о защите конкуренции судами не устанавливалась.

Предписывая запрет использовать доменное имя в общем виде, суды первой и апелляционной инстанции приведенные выше правовые позиции не приняли во внимание, что не может свидетельствовать об обоснованности принятых по делу судебных актов.

В отношении выводов судов первой и апелляционной инстанции о размере подлежащей присуждению компенсации, Суд по интеллектуальным правам полагает следующее.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10 рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как усматривается из мотивировочной части обжалуемых судебных актов при определении размера компенсации суды исходили из недобросовестности ответчиков, наличия в их действиях признаков недобросовестной конкуренции и длительности нарушения.

Однако Суд по интеллектуальным правам также заключает, что определяя допущенное ответчиком нарушение как грубое и длительное, суды необоснованно не приняли во внимание довод ответчика о дате, когда истец в действительности узнал о факте существования домена.

Из пункта 3.2.2 "Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ" (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) следует, что не может быть зарегистрировано доменное имя, идентичное уже зарегистрированному. Таким образом, факт регистрации истцом доменного имени с использованием словесного элемента защищаемого товарного знака и расширением .su может свидетельствовать о том, что истец узнал о наличии доменного имени ответчика в дату регистрации своего домена.

Данное обстоятельство, в нарушение статьей 168 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащую оценку судов первой и апелляционной инстанции не получило.

Суд по интеллектуальным правам заключает, что обстоятельства регистрации доменов истца и ответчика имеют существенное значение применительно к заявленному в обоснование отсутствия недобросовестности доводу ответчика о том, что действия истца направлены на изъятие у него доменного имени, зарегистрированного до даты приоритета защищаемого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что, как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Суд кассационной инстанции учитывает, что статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации содержит указание на необходимость полного и всестороннего анализа представленных в материалы дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в части определения размера компенсации судами первой и апелляционной инстанции данное требование также выполнено не в полной мере.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает: при рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанции не руководствовались установленными нормами материального и процессуального права, а изложенные в обжалуемом судебном акте выводы не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, что на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

С учетом того что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции, исходя из его полномочий, как они определены в пункте 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения дела, а указывают на необходимость его рассмотрения на основе правильного применения норм материального и процессуального права, исходя из всей совокупности доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, с соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом обстоятельств настоящего дела, положений пункта 6 статьи 2, части 1, 2 статьи 138, части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также пунктов 1, 2 и 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", а также принимая во внимание, что примирение возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, суд считает необходимым разъяснить участвующим в деле лицам возможность продолжить переговоры об урегулировании возникшей спорной ситуации мирным путем.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.03.2024 по делу N А49-3525/2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2024 по тому же делу отменить.

Направить дело N А49-3525/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Ю.М. Сидорская