Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2024 г. по делу N СИП-1189/2023 Суд признал недействительным патент на промышленный образец, поскольку право на переработку своего произведения истец ответчику не предоставлял, ответчик не вправе был регистрировать производное произведение в качестве промышленного образца

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Назарова Данила Сергеевича (Московская обл.) к обществу с ограниченной ответственностью "СК Нью Хаус" (Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 2, эт. 6, пом. 1, оф. 20, МО Нагатино-Садовники, Москва, 115230, ОГРН 1217700315282) и к Головяшкину Дмитрию Петровичу (Московская обл.) о признании недействительным патента Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом" (индекс Международной классификации промышленных образцов 25-03).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Крит Анастасия Александровна (Ленинградская обл.).

В судебном заседании приняли участие:

Назаров Данил Сергеевич лично и его представитель - Назаров А.С. (по доверенности от 08.04.2023 N 77 АД 3679495);

представитель общества с ограниченной ответственностью "СК Нью Хаус" - Есипов Д.А. (по доверенности от 04.04.2023 N 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Назаров Данил Сергеевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СК Нью Хаус" (далее - общество) и к Головяшкину Дмитрию Петровичу о признании недействительным патента Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Крит Анастасия Александровна.

В обоснование исковых требований Назаров Д.С. указывает на то, что решение внешнего вида изделия (дома), на промышленный образец который выдан патент, было самостоятельно разработано им в 2021 - 2022 г. в рамках архитектурного проекта, который был реализован при строительстве жилого дома по адресу: Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино.

Назаров Д.С. поясняет, что строительство дома осуществлялось обществом в соответствии с договором строительного подряда от 28.11.2021 N ДС1/28112021/АБ с приложением альбома проекта от 29.11.2021 "21-09-29-Дом в Настасьино", на титульном листе которого указан творческий псевдоним истца "DT bureau".

Назаров Д.С. сообщает, что проект четыре раза уточнялся и содержание альбомов подтверждают, что все существенные признаки внешнего вида спорного изделия (дома) были разработаны истцом самостоятельно в 2021 - 2022 г., задолго до подачи заявки на регистрацию патента от 15.05.2023, таким образом, автором промышленного образца является истец.

Назаров Д.С. настаивает на том, что Головяшкин Д.П. не является автором спорного промышленного образца и обращает внимание на то, что к заявке на выдачу спорного патента был приложен договор от 26.01.2023 N 23.01.26 между обществом и Головяшкиным Д.П. с заданием на проектирование по договору, сформированное следующим образом "Спроектировать АР и КР жилого дома по мотивам ранее возведенного строительной компанией ООО "СК Нью Хаус" дома из газобетонных блоков".

Как поясняет истец, в ходе спора в Симоновском районном суде г. Москвы в материалы дела было представлено заключение, выполненное комиссией специалистов-архитекторов, и подтверждено что архитектурный проект, частью которого является промышленный образец - внешний вид изделия (дома), на который выдан патента, "является вторичным произведением с высокой степенью заимствования", а также, что архитектурный проект не мог быть создан без использования архитектурного проекта истца.

В связи с этим Назаров Д.С. утверждает, что Головяшкин Д.П. не является автором промышленного образца, а общество, соответственно, не является обладателем прав на спорный патент.

Роспатент представил отзыв, в котором сообщил о том, что не может дать каких-либо пояснений по существу в отношении того, кто в действительности является надлежащим автором промышленного образца по патенту Российской Федерации N 137815, поскольку данные вопросы не относятся к вопросам, входящим в компетенцию административного органа. В связи с чем третье лицо оставляет их разрешение на усмотрение суда.

В суд 14.12.2023 Назаров Д.С. направил ходатайство о приобщении письменного анализа сравнений решений внешнего вида дома, представленных обществу по договору и указанных в патенте N 137815 на промышленный образец.

Назаров Д.С. также отметил, что общество согласно переписке не опровергало авторство истца в отношении решения внешнего вида дома, на которое был выдан патент на промышленный образец, а также в представленном комиссионном заключении от 05.06.2023 N 2023-06-01-001 специалисты-архитекторы пришли к выводу об идентичности объектов сравнения и невозможности создания одного из низ без использования другого.

Общество представило отзыв на исковое заявление, в котором просит отказать в его удовлетворении, поскольку спорное архитектурное решение является результатом работ нескольких архитекторов - Назарова Д.С., Головяшкина Д.П. и Крит А.А.

Назаров Д.С. 01.04.2024 представил пояснения, в которых подробно изложил позицию о том, что спорный архитектурный проект был подготовлен истцом самостоятельно, он внес ключевой вклад в создание промышленного образца.

Крит А.А. представила письменные объяснения с просьбой отказать в удовлетворении исковых требований, в которых отмечает, что изначальный проект Назарова Д.С. не соответствует конечному результату проектирования, который был создан Головяшкиным Д.П.

В судебном заседании 21.05.2024 Назаров Д.С. и его представитель выступили по существу доводов искового заявления, просили его удовлетворить.

Представитель общества возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на иск.

Крит А.А., Головяшкин Д.П. и Роспатент надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению искового заявления, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда первой инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, по заявке от 15.05.2023 N 2023502296 на имя общества зарегистрирован патент Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом" в качестве автора указан Головяшкин Д.М. с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях изделия:

".

Назаров Д.С., считая патент Российской Федерации N 133096 недействительным полностью и в части указания в нем в качестве автора промышленного образца Головяшкина Д.П., и в части указания общества в качестве правообладателя, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

В пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего патента.

С учетом даты подачи заявки N 2023502296 на выдачу патента Российской Федерации N 137815 - 15.05.2023 и даты рассмотрения судом спора по существу к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Как установлено абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 1398 ГК РФ, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 того же Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1398 ГК РФ, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 названного Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Из приведенных выше норм права следует, что признание патента недействительным полностью и признание патента недействительным частично влечет наступление различных правовых последствий. Так, в случае признания патента недействительным полностью - патент аннулируется. Аннулирование патента влечет и аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. В случае признания патента недействительным частично действующее законодательство предписывает осуществить его аннулирование с выдачей взамен аннулированного нового патента (то есть патента с новым регистрационным номером) с указанием в нем, например, в качестве авторов и патентообладателей установленных судом лиц.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 116 Постановления N 10, при рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статьи 1347 и 1348 ГК РФ) суду следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании технического решения, решения внешнего вида изделия.

Исходя из разъяснения, данного в пункте 121 Постановления N 10, дела по спорам об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), на которые уже выдан патент, подлежат рассмотрению в судебном порядке путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо в связи с отсутствием в патенте указания на лицо, являющееся автором в соответствии с ГК РФ.

В таком споре подлежит установлению, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца (статья 1357 ГК РФ).

В силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ установлено исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В пункте 1 статьи 1357 ГК РФ определено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формул изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Презумпция авторства, закрепленная статьей 1347 ГК РФ, перераспределяет общее бремя доказывания, установленное статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, именно истец, как лицо, инициировавшее судебное разбирательство, должен доказать, что спорный промышленный образец не создан творческим трудом ответчика, указанного в качестве автора в соответствующем патенте.

В качестве доказательств истец сослался на то, что до даты подачи заявки на патент N 137815 по заключенному с обществом договору строительного подряда от 28.11.2021 N ДС1/28112021/АБ, по условиям которого Назаров С.С. (заказчик, отец истца, 01.01.1967 г.р.) поручил, а общество приняло на себя обязательство произвести работы по строительству индивидуального жилого дома из газобетонного блока, из своих материалов своими силами и с привлечением третьих лиц в соответствии с проектной документацией по адресу: Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино на основании проекта представленного заказчиком.

Согласно приложению N 4 "Проектная документация" проект индивидуального жилого дома стадии "Р" разработан архитектором Назаровым Д.С., проект жилого дома И001-21-Кр стадии "ИД" разработан главным конструктором проекта Ишаковым С.Ю.

В соответствии с перепиской рабочей группы по возведению дома "HI-TECH 115 Настасьино" из приложения "WhatsApp" в качестве архитектора указан "Даниил". Данная группа создана 17.11.2021 в шесть часов вечера. Согласно переписке между сторонами, Данилом Назаровым были неоднократно направлены в формате "pdf" файлы, содержащие альбомы проектов.

Истец 25.02.2023 сообщил сотруднику общества, что ему стало известно о незаконном использовании его проекта дома и о нарушении исключительного права на него путем размещения рекламы о строительстве проекта его дома и то, что он как автор не давал своего согласия; в ответ сотрудник общества пояснил о введении данного проекта дома в рабочую линейку общества.

Вместе с тем общество не отрицало, что спорный проект дома был разработан Назаровым Д.С., а указывает на то, что зарегистрированный промышленный образец не идентичен разработанному истцу проекту и является результатом работы нескольких архитекторов, в частности, Крит А.А. и Головяшкина Д.П., который указан в качестве автора в спорном патенте.

Кроме того, в судебном заседании представитель ответчика также пояснил, что спорный промышленный образец создан на основе проекта истца.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 120 Постановления N 10, к существенным признакам промышленного образца, учитываемым при предоставлении правовой охраны, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает; наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца (абзацы шестой и седьмой пункта 123 Постановления N 10).

Таким образом, абзац четвертый пункта 3 статьи 1358 ГК РФ устанавливает, что возможны два вида нарушения:

когда изделие содержит все существенные признаки промышленного образца;

когда изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и защищаемый промышленный образец.

В первом случае подлежит определению перечень существенных признаков защищаемого промышленного образца и этот перечень сравнивается с перечнем существенных признаков рассматриваемого изделия.

Во втором случае при рассмотрении дела о защите исключительного права на промышленный образец суд сравнивает общее впечатление, производимое совокупностью признаков изделия и промышленным образцом, не определяя при этом перечень существенных признаков этого промышленного образца.

Из материалов дела следует и не оспаривается сторонами, спорный промышленный образец и противопоставленный архитектурный проект касаются решения внешнего вида изделия - "Дом".

Истцом был представлен договор от 26.01.2023 N 23.01.26 на проектные работы стадии АР и КР по объекту "HI-TECH N ASTASINO", заключенные между Головяшкиным Д.П. и обществом.

По условиям данного договора общество (заказчик) поручило, а Головяшкин Д.М. принял обязательства выполнить работу по проектированию жилого дома на основании технического задания: спроектировать АР и КР жилого дома по мотивам ранее возведенного строительной компанией дома из газобетонных блоков (приложение N 1).

Общество не подвергает сомнению данные обстоятельства и приводит сведения о том, что над техническим решением внешнего вида спорного изделия работал и другой архитектор Крит А.А. по договору от 16.01.2022 N 01/012022.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующих в деле доказательства, в частности, альбомы проектов истца, визуализации архитектурного проекта ответчика и третьего лица, заключение специалиста от июня 2023 г. N 2023-06-01-001, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Постановлении N 10, суд приходит к выводу о наличии у сравниваемых решений внешнего вида общих существенных признаков, которые выражаются в применении светлой отделки, плоской кровли, размещение крупных участков остекления. При этом оба дома "визуально" обладают идентичными габаритами, имеют двухэтажную компоновку и идентичное формообразование (Z образная пластика карниза и ограждения балконов), боковой фасад и окна у них также расположены одинаково.

Коллегия судей отмечает, что здания этих архитектурных проектов имеют спокойные формы и выполнены в стиле минимализма, что свойственно современным архитектурным сооружениям европейской частной архитектуры.

Вместе с тем, суд усматривает, что спорный промышленный образец имеет вытянутую вдоль стены дома террасу с несколькими наружными ступенями, тогда как проект истца имеет аналогичную террасу с одной ступенью. Коллегия судей полагает, что указанный признак визуализируется на изображениях, однако является нюансным, не имеющим существенного влияния на восприятие внешнего вида дома.

На основании изложенных обстоятельств, а также учитывая, что общество не подвергает сомнению использование архитектурного проекта Назарова Д.С. путем его дальнейшей переработки для использования в качестве образца частного дома для своей рабочей линейки, коллегия судей приходит к выводу, что в качестве спорного промышленного образца ответчиком запатентовано произведение (произведение архитектуры), производное по отношению к произведению истца.

Вместе с тем, истец не предоставлял ответчику право на переработку своего произведения, что не оспаривается ответчиком.

В пункте 87 Пленума N 10 разъяснено, что переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения.

Право на переработку произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).

Учитывая, что право на переработку своего произведения истец ответчику не предоставлял, ответчик не вправе был регистрировать производное произведение в качестве промышленного образца.

При этом, несмотря на то, что произведение архитектуры и промышленный образец это разные объекты интеллектуальных прав, коллегия судей полагает, что посредством патентования не может быть легализовано неправомерное использование производного произведения.

Иные доводы общества и Крит А.А., в том числе о том, что спорный промышленный образец спроектирован несколькими архитекторами, не могут повлиять на вывод суда о доказанности истцом авторства на спорное решение внешнего вида дома, как следствие, отсутствие дачи разрешения на создание спорного промышленного образца.

При таких обстоятельствах требование о признании недействительным патента Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом" в части указания автором и патентообладателем ответчиков и неуказания в таком качестве истца следует признать подлежащим удовлетворению.

Данный вывод суда является основанием для признания спорного патента на промышленный образец недействительным и аннулирования его с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении в суд с настоящим иском, относятся на ответчиков солидарно.

Между тем истец при обращении в суд с заявленными требованиями уплатил государственную пошлину в размере 300 рублей, тогда как настоящий иск заявлен в отношении требования неимущественного характера и в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в арбитражные суды с требованиями неимущественного характера, составляет 6000 рублей, что является основанием для взыскания с ответчиков оставшейся суммы государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 17 Постановления N 46, исполнительные листы на взыскание государственной пошлины выдаются по истечении десяти дней после вступления в законную силу судебного акта о взыскании государственной пошлины и при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена добровольно.

В связи с этим разъяснить обществу и Головяшкину Д.П., что в случае уплаты ими добровольно государственной пошлины и предоставления платежного документа об уплате в течение 10 рабочих дней после принятия решения, исполнительный лист на взыскание пошлины в доход федерального бюджета выдаче не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования Назарова Данила Сергеевича (Московская обл.) о признании недействительным патента Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом" удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 137815 на промышленный образец "Дом" полностью.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК Нью Хаус" (ОГРН 1217700315282) и Головяшкина Дмитрия Петровича (Московская область) в федеральный бюджет 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК Нью Хаус" (ОГРН 1217700315282) и Головяшкина Дмитрия Петровича (Московская область) в пользу Назарова Данила Сергеевича (Московская обл.) 300 (триста) рублей государственной пошлины в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев