Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2024 г. N С01-386/2024 по делу N А12-1045/2023 Суд отменил судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что имеются основания для определения компенсации исходя из нарушения ответчиком прав истца в пределах лишь одного субъекта Российской Федерации, является ошибочным

Резолютивная часть постановления объявлена 2 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 апреля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Деменьковой Е.В., Чесноковой Е.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 304780527100132) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 05.10.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2023 по делу N А12-1045/2023

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича к индивидуальному предпринимателю Блызнюк Марии Дмитриевне (г. Волгоград, ОГРНИП 309346125900024) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича - Абдулов Х.Х. (по доверенности от 25.12.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Блызнюк Марии Дмитриевне (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303 в размере 21 428 рублей 57 коп. (с учетом принятого судом первой инстанции изменения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.10.2023, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303 в размере 252 рубля. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В кассационной жалобе истец выражает несогласие с размером взысканной с ответчика компенсации и отмечает, что ответчик не оспаривал расчет компенсации и не представлял доказательств в обоснование иного размера компенсации, в связи с чем суды первой и апелляционной инстанций необоснованно произвели собственный расчет размера компенсации.

Истец ссылается на недопустимость деления размера компенсации на число субъектов Российской Федерации, поскольку фиксированное вознаграждение лицензионного договора не обладает динамическим характером ценообразования, правообладателем устанавливается фиксированная стоимость использования объекта интеллектуальной собственности вне зависимости от региона использования, реализуемых товаров или каких-либо других параметров.

При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, заключение лицензионных договоров, действующих на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, является незаконным и необоснованным, равно как и производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303.

Истцом было установлено, что 25.02.2022 в торговой точке по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, рынок, магазин "Косметика", ответчик реализовал маникюрный инструмент, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком. При этом согласие на использование данного товарного знака истец ответчику не давал.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорного товарного знака, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с исковыми требованиями в арбитражный суд.

Истцом заявлено о взыскании компенсации в размере 21 428 рублей 57 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. В основание расчета компенсации истцом положен лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом КЬЮТ-КЬЮТ" от 06.04.2021. Расчет произведен истцом по формуле: 300 000 / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения х 2 = 21 428 рублей 57 коп.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на товарный знак, а также нарушения ответчиком этого права.

При определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из того, что при предоставлении права использования на территории Российской Федерации, состоящей на дату совершения сделки из 85 субъектов, обоснованным является деление суммы вознаграждения, предусмотренного лицензионным договором, в том числе на количество субъектов Российской Федерации, а именно 85 субъектов Российской Федерации, так как право использования спорного товарного знака по лицензионному договору предоставлено на всей территории Российской Федерации, которая на дату совершения спорной сделки состояла из 85 субъектов.

Как указал суд первой инстанции, в названном лицензионном договоре территорией использования товарного знака определена вся территория Российской Федерации. Ответчику вменяется один эпизод реализации одного наименования товара, который относится к 8 классу МКТУ на территории одного субъекта Российской Федерации - Волгоградской области. Реализация товара относится к 35 классу МКТУ, а услуги, предусмотренные 44 классом МКТУ, ответчик не реализовывал. Таким образом, размер компенсации должен определяться исходя из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц, что будет соответствовать критерию сопоставимости условий использования исключительного права и условий совершения нарушения.

В связи с изложенным суд первой инстанции рассчитал компенсацию следующим образом: 300 000 руб.: 1 товарный знак: 7 классов МКТУ: 4 способа применения): 85 субъектов (на дату вменяемой ответчику сделки 25.02.22) х 2 = 252 рубля.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, суды неправильно применили нормы материального права к установленным ими обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

В связи с этим арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления N 10, истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019 отмечено, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения, в том числе в отношении территории, на которой допускается использование товарного знака (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория). Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Принимая во внимание указанную позицию Верховного Суда Российской Федерации, при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, суд учитывает различие территории использования, установленной в представленном истцом лицензионном договоре, и территории, на которой осуществлял использование ответчик. Если размер вознаграждения установлен в лицензионном договоре за использование товарного знака на всей территории Российской Федерации, а ответчик осуществлял использование товарного знака на территории одного субъекта Российской Федерации, возможно справедливое снижение размера вознаграждения с учетом этого факта.

Территория, на которой предоставлено право использования товарного знака, может оказывать влияние на размер лицензионного вознаграждения. В то же время размер вознаграждения, скорее, обусловлен не количеством субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставлено право использования знака, а экономическими факторами соответствующего региона его использования (численность населения, уровень доходов, потребительская активность, географическое расположение и т.п.).

В связи с этим формальное деление стоимости по лицензионному договору, заключенному в отношении всей территории Российской Федерации, на соответствующее количество субъектов Российской Федерации является неправомерным.

Если лицензионный договор не предусматривает какие-либо ограничения и условия использования спорного товарного знака в субъектах Российской Федерации, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации необоснованно.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае права лицензиата по представленному истцом лицензионному договору распространяются на всю территорию Российской Федерации вне зависимости от региона использования.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Буквальный смысл и действительная воля сторон лицензионного договора от 06.04.2021 (с учетом дополнительного соглашения от 03.05.2021) выражены в предоставлении лицензиату права использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации любым способом и в любом объеме по своему усмотрению с установлением ежемесячного вознаграждения в размере 300 000 рублей, в силу чего вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что имеются основания для определения компенсации исходя из нарушения ответчиком прав истца в пределах лишь одного субъекта Российской Федерации, является ошибочным.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод истца о несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам при определении размера подлежащей взысканию компенсации.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятыми на основе правильного применения норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов.

При этом судебная коллегия отмечает, что при рассмотрении настоящего дела необходимо было проверить не только правильность расчета размера компенсации, но и после установления размера компенсации на основании верного расчета проверить доводы ответчика о снижении размера компенсации, изложенные им в отзыве на исковое заявление, которые не получили какой-либо оценки в обжалуемых судебных актах, исследовать и оценить в совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства в подтверждение их доводов, сделать по ним соответствующие мотивированные выводы.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области, поскольку установление наличия / отсутствия оснований для снижения размера компенсации относится к вопросу по установлению фактических обстоятельств дела, что не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 05.10.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2023 по делу N А12-1045/2023 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.