Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2024 г. N С01-2925/2023 по делу N СИП-646/2023 Суд отменил принятое ранее судебное решение и отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на государственную регистрацию обозначения, поскольку суд первой инстанции нарушил методологию определения наличия изначальной различительной способности у словесного элемента, представляющего фамилию

Резолютивная часть постановления объявлена 5 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 февраля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2023 по делу N СИП-646/2023

по заявлению индивидуального предпринимателя Маринич Натальи Сергеевны (г. Владивосток, Приморский край, ОГРНИП 317253600003406) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения от 10.03.2023 на решение от 14.02.2023 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2022762833.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Маринич Натальи Сергеевны - Бармина К.Д. (по доверенности от 06.03.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 16.01.2024 N 01/4-32-74/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Маринич Наталья Сергеевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения от 10.03.2023 на решение от 14.02.2023 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2022762833 в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента "МариниЧ".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2023 заявление удовлетворено: решение Роспатента от 17.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения от 10.03.2023 на решение от 14.02.2023 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2022762833 в качестве товарного знака признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность зарегистрировать названное обозначение в качестве товарного знака без дискламации словесного элемента "МариниЧ" в отношении всех перечисленных в заявке товаров.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.

Маринич Н.С. представила отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилась с изложенными в ней доводами.

Представители Роспатента и Маринич Н.С. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель административного органа поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель Маринич Н.С. возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, Маринич Н.С. 13.11.2023 обратилась в Роспатент с заявкой N 2022762833 на регистрацию обозначения " " в качестве товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам рассмотрения заявки административный орган 14.02.2023 принял решение о государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака с исключением словесного элемента "МариниЧ" из правовой охраны.

Роспатент установил, что словесный элемент "МариниЧ" рассматриваемого обозначения представляет собой фамилию, в связи с чем не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган отметил, что названный словесный элемент может быть воспринят потребителями как указание на изготовителя перечисленных в заявке товаров.

Кроме того, Роспатент обратил внимание на отсутствие доказательств, свидетельствующих о приобретении рассматриваемым обозначением (его словесным элементом) различительной способности, а также о том, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с товарами Маринич Н.С.

Не согласившись с названным решением, Маринич Н.С. 10.03.2023 обратилась в административный орган с возражением, в котором просила предоставить правовую охрану спорному обозначению без дискламации словесного элемента "МариниЧ".

Решением от 17.06.2023 Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе решение от 14.02.2023.

Административный орган подтвердил вывод экспертизы о том, что словесный элемент "МариниЧ" спорного обозначения представляет собой фамилию, сведения о которой имеются в Словаре русских фамилий.

Роспатент отметил, что в Российской Федерации зарегистрировано 187 индивидуальных предпринимателей с такой фамилией.

Административный орган учел, что Маринич Н.С. не представила доказательства того, что данный словесный элемент воспринимается российским потребителем в каком-либо ином качестве (а не как фамилия), а также указал, что включенные в товарный знак изобразительные элементы (листики и черный квадрат), а также оригинальный шрифт исполнения словесного элемента не меняют его восприятие в качестве фамилии.

Учитывая изложенное, Роспатент констатировал, что словесный элемент "МариниЧ" заявленного обозначения способен восприниматься потребителями как указание на изготовителя товаров и не обладает различительной способностью.

Оценив представленные Маринич Н.С. документы в подтверждение приобретения спорным словесным элементом различительной способности, административный орган отметил, что такие доказательства невозможно соотнести с датой подачи заявки. Кроме того, все материалы касаются товаров (консервированных фруктов), представленных только в сети гипермаркетов "Маяк", расположенной на территории нескольких городов - Находки, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре.

Роспатент также обратил внимание на отсутствие доказательств приобретения словесным элементом "МариниЧ" различительной способности в отношении остальной части заявленных товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

Административный орган отклонил ссылки Маринич Н.С. на примеры регистрации иных средств индивидуализации.

Учитывая изложенное, Роспатент констатировал, что словесный элемент "МариниЧ" рассматриваемого обозначения не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что решение административного органа от 17.06.2023 является незаконным, так как отсутствуют препятствия для включения в объем правовой охраны спорного товарного знака словесного элемента "МариниЧ", Маринич Н.С. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции не согласился с утверждением административного органа о распространенности и известности на территории Российской Федерации среди российских потребителей фамилии Маринич.

Суд первой инстанции отметил, что приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте сведения о трех известных личностях с фамилией Маринич, об истории возникновения этой фамилии, а также о 187 индивидуальных предпринимателях, носящих такую фамилию, подтверждают лишь существование фамилии Маринич в исторической ретроспективе, а не ее широкую распространенность на дату подачи заявки.

При этом суд первой инстанции обратил внимание на отсутствие в решении Роспатента мотивов, по которым административный орган пришел к противоположным выводам.

На основании изложенного суд первой инстанции счел необоснованным утверждение Роспатента об отсутствии у словесного элемента "МариниЧ" спорного обозначения различительной способности и, следовательно, о несоответствии этого элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе административный орган настаивает на том, что согласно словарно-справочным источникам словесный элемент "МариниЧ" спорного обозначения представляет собой простую славянскую фамилию.

При этом Роспатент обращает внимание на наличие в сети Интернет общедоступных сведений о существовании в прошлом и в настоящий момент множества лиц, носящих фамилию Маринич; приводит ряд примеров, касающихся как известных личностей по фамилии Маринич, так и индивидуальных предпринимателей с такой фамилией.

Учитывая приведенную информацию, административный орган полагает возможным сделать вывод об определенной распространенности фамилии Маринич.

Роспатент настаивает на том, что спорный словесный элемент не имеет никакого иного лексического значения и воспринимается российским потребителем именно как фамилия, а изобразительные элементы спорного товарного знака и оригинальный шрифт выполнения словесного элемента не меняют восприятие этого элемента как фамилии.

Административный орган полагает, что определенная распространенность фамилии Маринич в совокупности с тем, что словесный элемент не имеет иного значения, свидетельствует об отсутствии у этого элемента различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, в письменных объяснениях и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии со статьей 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Если знаки не обладают способностью к различению соответствующих товаров или услуг, государства-члены могут поставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования.

Верховный Суд Российской Федерации сформировал методологический подход к применению пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: оценка обозначения на соответствие требованиям названного пункта данной статьи Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932).

Указанный методологический подход является универсальным и применяется к любым обозначениям при проверке их на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в том числе и к тем, которые Роспатент считает воспроизводящими фамилии.

Предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары либо услуги в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2023 по делу N СИП-192/2023, от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 300-ЭС22-20517 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 28.07.2022 по делу N СИП-1331/2021, от 10.11.2023 по делу N СИП-510/2023 и других.

При установлении различительной способности обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, необходимо определить, воспринимает ли потребитель этот элемент исключительно как фамилию или как обозначение, указывающее на источник происхождения товара либо услуги, для которых испрашивается правовая охрана.

Если заявленное обозначение воспринимается адресной группой потребителей исключительно как фамилия, которая может принадлежать разным, не связанным между собой лицам, следует признать, что оно не обладает изначальной различительной способностью.

Оспариваемое решение Роспатента основано на том, что заявленное обозначение воспринимается как фамилия.

При распространенности фамилии, заявленной на регистрацию, публичный интерес оказывается затронутым, поскольку разумно предположить, что фамилия будет использоваться и иными лицами применительно к товарам и услугам.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу N СИП-911/2022, от 13.10.2023 по делу N СИП-192/2023.

Как следует из текста обжалуемого решения, признавая недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, суд первой инстанции исходил из того, что приведенные Роспатентом сведения не свидетельствуют о широкой распространенности фамилии Маринич на территории Российской Федерации и об известности этой фамилии российским потребителям.

Вместе с тем в кассационной жалобе административный орган верно отмечает, что восприятие заявленного обозначения в качестве фамилии зависит от разных факторов, из которых распространенность фамилии - один, но не единственный.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что в аспекте определения изначальной различительной способности словесного элемента одним из факторов является распространенность такой фамилии, но не обязательно ее широкая распространенность.

К числу факторов, которые также подлежат исследованию, могут быть отнесены, в частности, следующие:

имеет ли словесный элемент иное значение, раскрытое в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.;

структурирован ли словесный элемент, звучит ли он так, как обычно структурируются и звучат фамилии (с учетом традиций словообразования и фонетики);

имеются ли в заявленном обозначении иные элементы, которые влияют на восприятие или отсутствие восприятия конкретного элемента в качестве фамилии.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2023 по делу N СИП-192/2023, от 10.11.2023 по делу N СИП-510/2023 и других.

Признавая недействительным решение Роспатента и делая вывод о наличии у словесного элемента "МариниЧ" изначальной различительной способности, суд первой инстанции исходил из отсутствия информации о широкой распространенности и известности фамилии Маринич. При этом приведенные административным органом данные о том, что такая фамилия имеет определенную степень распространения, суд первой инстанции не опорочил, однако счел их недостаточными для вывода об отсутствии у элемента "МариниЧ" различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с позицией суда первой инстанции, состоящей в том, что возможность регистрации обозначения, воспроизводящего фамилию, зависит от ее распространенности и известности (только широкая известность и распространенность фамилии влечет вывод об отсутствии у такого элемента изначальной различительной способности), поскольку это не соответствует методологии проверки обладания заявленным обозначением изначальной различительной способностью.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции нарушил методологию определения наличия изначальной различительной способности у словесного элемента, представляющего фамилию.

Тот факт, что словесный элемент "МариниЧ" является фамилией, в том числе подателя спорной заявки, Маринич Н.С. не оспаривала ни в ходе административной процедуры, ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Суд первой инстанции не опорочил выводы Роспатента о том, что:

фамилия Маринич имеет определенную степень распространенности;

словесный элемент "Маринич" воспринимается исключительно в качестве фамилии и не имеет иного лексического значения;

изобразительные элементы товарного знака и оригинальный шрифт выполнения словесного элемента не меняют восприятия словесного элемента "МариниЧ" именно в качестве фамилии Маринич.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для вывода о том, что словесный элемент "МариниЧ" обладает изначальной различительной способностью и должен быть включен в качестве охраняемого элемента в товарный знак, в отношении которого Роспатентом принято решение о его регистрации с исключением из правовой охраны данного словесного элемента.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции основано на неправильном применении норм пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что Маринич Н.С. не оспаривала в суде вывод Роспатента об отсутствии оснований для признания наличия приобретенной различительной способности у словесного элемента "МариниЧ", в связи с чем данные обстоятельства не входили в предмет судебного контроля.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном применении норм материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта полностью и для вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

При названных обстоятельствах заявленные требования Маринич Н.С. о признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта подлежат оставлению без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2023 по делу N СИП-646/2023 отменить.

Заявление индивидуального предпринимателя Маринич Натальи Сергеевны (ОГРНИП 317253600003406) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 18.06.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 14.02.2023 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2022762833 в качестве товарного знака с включением словесного элемента "МариниЧ" в качестве неохраняемого, оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова