Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2023 г. № С01-1802/2023 по делу N А60-55575/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды не исследовали механизм работы сайта, на котором было размещено предложение о продаже товаров, не дали оценку доводам ответчика о том, что факт размещения предложения не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 декабря 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Корнеева В.А., Данилова Г.Ю. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" (Петроградская наб., д. 34, литер А, пом. 10-Н, эт. 3, Санкт-Петербург, 197046, ОГРН 1037843073322) и общества с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 5, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, Москва, 109147, ОГРН 1047823015349) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.12.2022 по делу N А60-55575/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" и общества с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" к обществу с ограниченной ответственностью "ОНЛАЙН-24" (ул. Металлистов, д. 82, г.о. Среднеуральск, г. Среднеуральск, Свердловская обл., 624071, ОГРН 1226600001825) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании принял участие представитель:

от общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" - Подымов А.Г. (по доверенности от 12.01.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" - Подымов А.Г. (по доверенности от 12.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (далее - общество "Смешарики") и общество с ограниченной ответственностью "Мармелад медиа" (далее - общество "Мармелад Медиа") обратились в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОНЛАЙН-24" (далее - общество "ОНЛАЙН-24") о взыскании компенсации в размере 425 380 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321933 в пользу общества "Мармелад Медиа" и компенсации в размере 425 380 рублей за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - рисунок (изображение) образа персонажа "Крош" в пользу общества "Смешарики" (с учетом уточнения на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением суда первой инстанции от 16.12.2022 исковые требования удовлетворены частично: с общества "ОНЛАЙН-24" взыскана компенсация в пользу общества "Мармелад Медиа" в размере 42 538 рублей, в пользу общества "Смешарики" - в размере 42 538 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023, рассмотревшего дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, указанное решение отменено и принят новый судебный акт: с общества "ОНЛАЙН-24" взыскана компенсация в пользу общества "Мармелад Медиа" в размере 34 484 рублей, в пользу общества "Смешарики" - в размере 34 484 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Смешарики" и общество "Мармелад Медиа" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просят отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

В суд поступил отзыв общества "ОНЛАЙН-24" на кассационную жалобу, в котором оно с доводами кассационной жалобы не согласилось.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2023 судебное разбирательство отложено на 12.12.2023.

Определением председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А. произведена замена судьи Четвертаковой Е.С. на судью Корнеева В.А., в связи с чем на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство производится с самого начала.

В судебное заседание 12.12.2023 явился представитель общества "Смешарики" и общества "Мармелад Медиа".

Несмотря на удовлетворение судом ходатайства общества "ОНЛАЙН-24" о предоставлении возможности участия в рассмотрении кассационной жалобы посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания), представитель общества Пищалина Ю.С. подключение к онлайн-заседанию не обеспечила.

Общество "ОНЛАЙН-24", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель общества "Смешарики" и общества "Мармелад Медиа" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "Мармелад Медиа" является обладателем исключительного права на товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 321933, зарегистрированный, в том числе для индивидуализации товаров 20-го класса "мебель, кровати" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Смешарики" является обладателем исключительного авторского права на произведение изобразительного искусства - рисунок "Крош", что подтверждается авторским договором заказа N 15/05-ФЗ/С от 15.05.2003.

В ходе мониторинга сайта с доменным именем "alfamart24.ru" общество "Мармелад Медиа" и общество "Смешарики" обнаружили и зафиксировали факт неправомерного использования указанных объектов интеллектуальной собственности, а именно: размещение на сайте обозначений, сходных со спорным товарным знаком и являющихся использованием произведения изобразительного искусства, с целью предложения, продажи детских кроватей и их рекламы.

В подтверждение данного обстоятельства истцы представили заверенные скриншоты контента интернет-сайта "alfamart24.ru" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 07.07.2022.

Общество "Мармелад Медиа" и общество "Смешарики" 16.08.2022 направили претензию в адрес общества "ОНЛАЙН-24" о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости десяти детских кроватей, на которых незаконно размещены спорный товарный знак и произведение изобразительного искусства.

Неисполнение требований истцов в добровольном порядке послужило основанием обращения в суд с иском.

Сравнив изображения товаров на интернет-сайте со спорными объектами интеллектуальной собственности, суд первой инстанции установил: на товарах размещены переработанные произведения изобразительного искусства - рисунка "Крош", выполненные с подражанием характерных изобразительных особенностей указанного персонажа; изображения сходны со спорным товарным знаком; предлагаемый к продаже товар однороден товарам "мебель, кровати", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд первой инстанции на основании совокупности представленных в материалы дела доказательств установил факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов на спорные результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации. При оценке количества совершенных ответчиком нарушений суд пришел к выводу о том, что действия ответчика составляют одно нарушение, поскольку охватываются единством его намерений: к продаже предлагается идентичный товар, в короткий промежуток времени и по одной цене.

Руководствуясь статьями 1252, 1301, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд первой инстанции взыскал в пользу каждого из истцов компенсацию в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещены спорные объекты интеллектуальной собственности, что составляет 42 538 рублей (21 269 рублей х 2), применив разъяснения, содержащиеся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10).

Рассмотрев заявление общества "ОНЛАЙН-24" о снижении размера компенсации, суд первой инстанции счел, что относимые, допустимые и достоверные доказательства, подтверждающие наличие оснований для снижения размера компенсации, обществом не представлены.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что с учетом увеличения размера исковых требований до 850 760 рублей дело подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о единстве намерений ответчика при предложении к продаже детских кроватей, определив компенсацию в двукратном размере оптовой стоимости 1 детской кровати, что составляет по 34 484 рубля (17 242 рубля х 2) в пользу каждого из истцов, сославшись на пункт 61 Постановления N 10.

С точки зрения суда апелляционной инстанции, обществом "ОНЛАЙН-24" не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для снижения размера компенсации ниже установленного законом предела.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что ее заявитель не оспаривает выводы суда апелляционной инстанции о применимом законодательстве, о принадлежности обществу "Мармелад Медиа" и обществу "Смешарики" исключительного права на защищаемый товарный знак и произведение изобразительного искусства, о доказанности факта нарушения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в необжалованной части Суд по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявители кассационной жалобы утверждает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерным выводам о совершении обществом "ОНЛАЙН-24" одного нарушения исключительных прав на спорные объекты интеллектуальной собственности.

С точки зрения заявителей кассационной жалобы, разные цвета, артикулы и названия товаров, на которых размещены спорный товарный знак и произведение изобразительного искусства, свидетельствуют о том, что предложение их к продаже не может быть признано одним нарушением.

В кассационной жалобе общество "Мармелад Медиа" и общество "Смешарики" обращают внимание на отсутствие оснований для применения пункта 65 Постановления N 10 для компенсации, рассчитанной в соответствии с пунктом 2 статьи 1301 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя истцов, явившегося в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцы рассчитали компенсацию в двукратном размере стоимости детских кроватей, на которых незаконно размещены спорные товарный знак и произведение изобразительного искусства, которые предлагались ответчиком к продаже на сайте с доменным именем "alfamart24.ru", с учетом количества моделей, вариантов цветовой гаммы. В обоснование количества контрафактного товара и его стоимости истец представил скриншоты контента интернет-сайта "alfamart24.ru" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общество "ОНЛАЙН-24" в отзыве на иск приводило доводы о том, что указанный сайт является сервисом по размещению предложений о продаже товаров, которые будут созданы в будущем; товар изготавливается конкретным производителем; заказов на спорный товар ответчику не поступало.

Таким образом, истцы заявили о взыскании компенсации на основании положений подпункта 2 статьи 1301 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обжалуемых судебных актах суды определили размер компенсации исходя из одного нарушения, совершенного ответчиком, с учетом разъяснений, данных в пункте 65 Постановления N 10, согласно которым распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Вместе с тем пункт 65 Постановления N 10 применяется при расчете компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в то время как компенсация определена истцами на основании пункта 2 статьи 1301 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 этого Кодекса.

Единство намерений имеет значение в тех случаях, когда количество случаев нарушения учитывается при определении расчета компенсации. Для избранной же компенсации имеет значение количество товара.

Таким образом, выводы нижестоящих судов о единстве намерений общества "ОНЛАЙН-24" основаны на ошибочном применении норм материального права.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При данном способе расчета учитываются реально существующие товары.

Аналогичный подход отражен, например, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 по делу N А40-166829/2022.

Предусмотренная подпунктом 2 статьи 1301 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в самой норме и прокомментировано в пункте 61 Постановления N 10, предполагает учет стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение.

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ также обращает внимание на то, что контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Как подчеркнуто в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 304-ЭС23-16844, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

Для случаев, когда контрафактные товары подлежат созданию по заказу, как отмечено в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 304-ЭС23-16844, суды должны установить факт реального существования экземпляров (товаров) и их количество и только после этого рассчитать размер компенсации. Удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещены объект авторского права и товарный знак, и их цену, противоречит положениям ГК РФ и разъяснениям, приведенным в Постановлении N 10.

Между тем суды не исследовали механизм работы сайта, на котором было размещено предложение о продаже товаров, не дали оценку доводам ответчика о том, что факт размещения предложения не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Следовательно, удовлетворение иска в отсутствие документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещены спорные объекты интеллектуальной собственности и исключительные права на которые принадлежат истцам, противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в Постановлении N 10 о надлежащем обосновании взыскиваемой суммы.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела представлена публичная оферта о покупке товаров через Интернет-магазин www.Аlfamart24.ru дистанционным способом (редакция от 17.02.2022).

Вместе с тем данное доказательство не оценено судами нижестоящих инстанций.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Допущенные судами вышеуказанные нарушения норм материального и процессуального права, и, как следствие, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, могли привести к принятию неверного судебного акта.

Поскольку устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства при правильном применении норм материального права, определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы, установить реальное существование предлагаемого к продаже товара, исследовать механизм работы сайта, в том числе с учетом правил покупки товаров на нем, а также распределить судебные расходы, понесенные в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.12.2022 по делу N А60-55575/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А60-55575/20 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

В.А. Корнеев

Судья

Г.Ю. Данилов