Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 1 декабря 2023 г. № 301-ЭС23-12433 по делу N А43-26747/2021 Суд отменил принятые ранее судебные акты и передал дело о запрете ответчику использовать спорное обозначение и взыскании компенсации на новое рассмотрение, поскольку отсутствие анализа однородности спорных услуг и деятельности, оказываемой обществом с использованием спорного обозначения, а также ссылок на соответствующие доказательства и обоснования создает неопределенность при установлении объема правовой охраны знаков обслуживания истца против их использования в отношении однородных услуг

Резолютивная часть определения объявлена 28 ноября 2023 г.

Полный текст определения изготовлен 1 декабря 2023 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Хатыповой Р.А., судей Поповой Г.Г., Якимова А.А.,

при участии в судебном заседании представителей общества с ограниченной ответственностью "Спар Миддл Волга" (далее - Общество) Синицыной А.Ю. (доверенность от 30.05.2023), общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и Красивые" (далее - Компания) Азизбекян И.А. (доверенность от 10.11.2023),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Общества на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2022, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2022 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 по делу N А43-26747/2021,

установила:

Компания обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с требованиями:

- запретить Обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения с товарными знаками компании "Лепим и Варим" (свидетельства N 586449, 644097, 644098, 764000, 764001) в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе услуг общественного питания, услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, при осуществлении упаковки и хранения товаров, замораживании пищевых продуктов; в рекламе, рекламных материалах, презентациях товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе в компьютерной сети;

- обязать Общество исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", отличные от комбинированного товарного знака Общества N 829254;

- взыскать с Общества в пользу Компании 21 000 000 руб. компенсации, 1 344 202 руб. расходов на сбор доказательств;

- установить для Общества судебную неустойку в случае неисполнения требования о запрете на использование обозначения "Лепим Варим" в размере 10 000 руб. за каждый день такого неисполнения.

Суд первой инстанции решением от 16.05.2022, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 23.08.2022 и суда кассационной инстанции от 31.03.2023, удовлетворил иск в части требований.

Суд запретил Обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения с товарными знаками компании "Лепим и Варим" (свидетельства N 586449, 644097, 644098, 764000, 764001) в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, в том числе услуг общественного питания, услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, при осуществлении упаковки и хранения товаров, замораживании пищевых продуктов; в рекламе, рекламных материалах, презентациях товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе в компьютерной сети.

Суд обязал Общество исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", отличные от комбинированного товарного знака Общества N 829254.

Суд взыскал с Общества в пользу Компании 5 250 000 руб. компенсации (по 1 050 000 руб. за каждый товарный знак) и 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта; распределил судебные расходы.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты и отказать в удовлетворении требований.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2023 кассационная жалоба Общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу Компания просит оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании после объявленного перерыва представитель Общества поддержал доводы жалобы, а представитель Компании возражал против ее удовлетворения, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 29111 АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Компания является обладателем исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания):

" " по свидетельству Российской Федерации N 586449 с приоритетом от 24.07.2015, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "Свежие Пельмени";

" " по свидетельству Российской Федерации N 644097 с приоритетом от 15.02.2017, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "Свежие пельмени";

" " по свидетельству Российской Федерации N 644098 с приоритетом от 15.02.2017, зарегистрированный в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "Свежие пельмени";

" " по свидетельству Российской Федерации N 764001 с приоритетом от 21.06.2019, зарегистрированный в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "Свежие пельмени";

" " по свидетельству Российской Федерации N 764000 с приоритетом от 21.06.2019, зарегистрированный в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "Свежие пельмени".

Общество является обладателем исключительного права на товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 829254 (далее - товарный знак N 829254) с приоритетом от 07.06.2021, зарегистрированный в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, в том числе пельмени, вареники, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов "ЛЕПИМ", "ВАРИМ".

Иск обоснован нарушением исключительных прав Компании на знаки обслуживания путем использования сходного с ними до степени смешения обозначения в деятельности подконтрольных Обществу отделов кулинарии, являющейся однородной услугам, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца.

Удовлетворяя иск в части требований о взыскании компенсации и пресечении действий, суды руководствовались положениями статей 10, 12, 14, 308.3, 1225, 1227, 1229, 1252, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), разъяснениями, содержащимися в пунктах 55, 59, 61, 75, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), в пунктах 28, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", пунктами 41, 42, 43, 44, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), пунктами 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.4, 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство).

Суды пришли к выводу о доказанности нарушения Обществом исключительных прав Компании, признав деятельность ответчика по реализации готовой кулинарной продукции однородной деятельности, для индивидуализации которой зарегистрированы знаки обслуживания истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил N 482).

При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Для предоставления правообладателю охраны (защиты) товарный знак должен действительно использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован. Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком, в том виде, в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 164 постановления Пленума N 10.

Судебная коллегия считает верными и соответствующими критериям, определенным нормативными актами, выводы судов о наличии сходства до степени смешения знаков обслуживания истца и использованного ответчиком обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ. Суды установили, что использование такого обозначения начато ответчиком до даты приоритета (07.06.2021) товарного знака N 829254; в период после указанной даты ответчик продолжил использовать это обозначение, в котором содержится лишь неохраняемый элемент товарного знака N 829254, являющийся сильным элементом знаков обслуживания истца.

Оснований для переоценки выводов судов в этой части не имеется.

Вместе с тем Судебная коллегия считает, что суды, разрешая спор, не учли следующее.

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

В пункте 7.1.1 Руководства разъяснено, что в выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены).

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрированы знаки истца.

Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (пункт 45 Правил N 482), выработанные судебной практикой, а также учтены подходы, изложенные в пунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Руководства.

Из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен; выводы судов в части удовлетворения требования о запрете использования обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения с товарными знаками Компании, в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ сделаны без учета положений статей 1250, 1252, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса и разъяснениями, приведенными в пункте 57 постановления Пленума N 10, защита исключительных прав осуществляется, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Поводом для заявления требований по подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса является также незаконное использование средств индивидуализации. Предметом иска могут выступать, в частности: требования о запрете использовать определенным способом средства индивидуализации.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Из приведенных норм и разъяснений следует, что для удовлетворения требований о пресечении или о запрете на будущее ответчик либо должен совершать данное деяние, либо совершать приготовления к нему. Следовательно, истец должен это доказать, а суд обосновать, какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть угроза его реального совершения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать также между товаром и услугой.

Факт включения определенных товаров и/или услуг в один и тот же класс МКТУ не значит, что данные товары и/или услуги являются однородными (пункт 7.2.4 Руководства).

По смыслу Международной классификации товаров и услуг под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Исследовав представленные доказательства, суды пришли к выводу об использовании ответчиком обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ при маркировке пельменей и вареников собственного изготовления, вводимых в гражданский оборот на одном из прилавков отдела кулинарии в магазинах розничной торговли SPAR и EVROSPAR.

По мнению судов, несмотря на то, что деятельность по реализации готовой кулинарной продукции и деятельность кафе не являются идентичными между собой видами деятельности, они имеют сходное назначение (удовлетворение потребности в готовых для потребления пищевых продуктов), являются взаимозаменяемыми в сфере услуг общественного питания и, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Отклоняя довод Общества об использовании им своего товарного знака, суды указали, что товарный знак ответчика зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ, по факту ответчик осуществляет однородный с истцом вид деятельности по приготовлению и реализации готового к употреблению продукта.

При этом суды проанализировали и сделали вывод лишь об однородности услуги кафе 43 класса МКТУ, для которой предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания N 586449, 644098, и деятельности ответчика по реализации готовой кулинарной продукции в отделах кулинарии; выводы с обоснованием однородности данной деятельности и услуг общественного питания, закусочных, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом в судебных актах отсутствуют.

Кроме того, из содержания судебных актов не усматривается, что запрещая ответчику использование сходного со знаками обслуживания обозначения, суды провели анализ однородности услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, приведенных в резолютивной части решения, и деятельности ответчика с использованием такого обозначения.

Суд по интеллектуальным правам указал, что отсутствие развернутого анализа однородности рубрик, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с деятельностью ответчика по приготовлению и реализации готового к употреблению продукта, что охватывается услугами общественного питания, не является недостатком, влекущим отмену обжалуемых судебных актов.

Однако суд кассационной инстанции не учел, что в перечне услуг, для которых предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания N 644097, 764000, 764001, отсутствуют услуги 43 класса МКТУ: как услуги общественного питания, так и услуги закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, по приготовлению блюд и доставке их на дом.

При этом в перечне услуг, охраняемых по знакам обслуживания N 644097, 644098, содержатся услуги 35 класса: распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; по знакам обслуживания N 764000, 764001 - услуги 39 и 40 классов МКТУ: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов.

Все эти услуги перечислены в резолютивной части решения.

Однако, запрещая Обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца, суды не обосновали и не привели соответствующих доказательств оказания ответчиком третьим лицам услуг, однородных услугам: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов; реклама, рекламные материалы, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама в компьютерной сети.

Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (статьи 1477, 1481, 1482 Гражданского кодекса).

Для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.

Ссылок на такие доказательства в судебных актах не имеется.

Следовательно, суды фактически не установили объем правовой охраны знаков обслуживания истца и основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на каждый из знаков обслуживания, что является значимым с учетом не совпадения перечня услуг знаков обслуживания истца, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и влияет на исполнимость судебного акта в части запрета ответчику совершения определенных действий.

Таким образом, отсутствие анализа однородности всех услуг, указанных в резолютивной части решения, и деятельности, оказываемой Обществом с использованием спорного обозначения, а также ссылок на соответствующие доказательства и обоснования создает неопределенность при установлении объема правовой охраны знаков обслуживания истца против их использования в отношении однородных услуг (сходных, то есть выполняющих ту же функцию), и противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 Гражданского кодекса, критериям, определенным нормативными актами и выработанным судебной практикой.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума N 10, требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации не подлежит удовлетворению.

Удовлетворение судом требования истца об обязании ответчика исключить из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любых обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", отличных от комбинированного товарного знака Общества N 829254, является общим запретом, не соответствует положениям статей 1250, 1252 Гражданского кодекса, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражные суды не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов заявителя.

Поскольку доказательства и приведенные обстоятельства подлежат исследованию и оценке в совокупности, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2022, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2022 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ подлежат отмене в полном объеме, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в производстве Суда по интеллектуальным правам находятся дела N СИП-670/2022, СИП-676/2022, которые возбуждены по заявлениям Общества о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны знакам обслуживания N 664098, 586449, результат рассмотрения которых может повлиять на разрешение настоящего спора.

Руководствуясь статьями 176, 29111 - 29115 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2022, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2022 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 по делу N А43-26747/2021 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Попова Г.Г.

Судья

Якимов А.А.