Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2023 г. N С01-2049/2023 по делу N СИП-333/2023 Суд отменил решение суда первой инстанции и оставил без удовлетворения требования по делу о признании недействительным выраженного в форме уведомления решения Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о внесении изменений в реестр товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака, поскольку суд первой инстанции установил все необходимые фактические обстоятельства, но неверно применил к ним нормы права, предложенное обществом изменение спорного товарного знака приводит к фонетическому изменению основного словесного элемента, и, следовательно, является существенным

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 ноября 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2023 по делу N СИП-333/2023

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Оригами" (ул. Цветочная, д. 2, с. Нагаево, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450900, ОГРН 1130280040660) о признании недействительным выраженного в форме уведомления решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.01.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 13.09.2022 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205673.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Субботин А.А. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-261/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Оригами" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным выраженного в форме уведомления решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.01.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 13.09.2022 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205673 (далее - оспариваемое решение, Государственный реестр, спорный товарный знак соответственно).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2023 заявленные требования общества удовлетворены: оспариваемое решение признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд обязал административный орган внести изменения в Государственный реестр и в свидетельство Российской Федерации N 205673 в соответствии с заявлением общества от 13.09.2022.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель административного органа.

Общество, надлежащим образом извещенное об арбитражном процессе по делу, о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель административного органа поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, спорный товарный знак " " (дата приоритета - 04.10.1999; дата регистрации - 18.10.2001) зарегистрирован в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32-го классов и услуг 35, 39, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя закрытого акционерного общества "Кондитерское объединение "Любимый Край".

Впоследствии на основании договора об отчуждении исключительного права на названный товарный знак его правообладателем стало общество.

Общество 13.09.2022 обратилось в Роспатент с заявлением о внесении изменений в единственный словесный элемент спорного товарного знака в виде замены окончания "ы" на "а".

Оспариваемым решением административный орган отказал во внесении испрашиваемых изменений в спорный товарный знак ввиду того, что они приведут к изменению семантического восприятия обозначения (изменение множественного числа на единственное), а также к изменению фонетического восприятия обозначения.

Несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции подтвердил полномочия Роспатента на рассмотрение заявления о внесении изменений в Государственный реестр и в свидетельство на спорный товарный знак.

Суд первой инстанции согласился с доводом общества о том, что из сравнения словесных элементов "Дюны" и "Дюна" очевидно следует отсутствие существенных семантических и фонетических отличий.

Как указал суд первой инстанции, вопреки мнению Роспатента, изменение одной буквы в слове "Дюны" ("ы" на "а") не изменяет существа товарного знака, так как смысловое значение - "песчаные холмы, наносимые ветром на морских берегах" - изменяется лишь с множественного числа на единственное. Что касается фонетических изменений, то перемена одной буквы из четырех, находящейся в конце слова в безударном положении, также не может привести к существенным изменениям товарного знака, поскольку остальные буквы остаются прежними, не меняется порядок их расположения, образуемые ими звуки и слоги.

Суд первой инстанции отметил, что разное окончание слов "Дюны" и "Дюна" не акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку образ, который запоминается конечными адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначен спорный товарный знак, сохраняется.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что испрашиваемые обществом изменения не являются существенными, поскольку не изменяют в значительной степени восприятие обозначения в целом.

Приведенные в отзыве Роспатента доводы о том, что слово "дюна" может ассоциироваться у российского потребителя с названием научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна" (1963 - 1965 годы) либо со снятыми на его основе фильмами "Дюна", а также о вероятности того, что после внесения заявленных изменений указанный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными с более поздней датой приоритета, не были изложены в оспариваемом ненормативном правовом акте и являются новыми.

В этом отношении суд первой инстанции отметил, что мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом ненормативном правовом акте, а не в представленном отзыве на заявление лица, несогласного с решением административного органа.

С учетом изложенного принятое административным органом решение в форме уведомления от 12.01.2023 суд первой инстанции признал недействительным ввиду несоответствия положениям пункта 1 статьи 1505 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 того же Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в названной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, представленные изменения окончания "ы" на "а" в спорном товарном знаке приведут к фонетическому и семантическому изменению обозначения, в связи с чем изменится восприятие товарного знака в целом.

При испрашиваемом обществом изменении, по мнению Роспатента, словесный элемент "Дюны" упомянутого товарного знака будет восприниматься потребителем не как "множество песчаных холмов, наносимых ветром на морских берегах", а как "одиночный песчаный холм, образованный в результате эоловой (ветровой) деятельности".

Кроме того, податель кассационной жалобы отмечает: слово "дюна" может ассоциироваться у российского потребителя с названием научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна" (1963 - 1965 годы) либо со снятым на его основе фильма "Дюна" (2021 год), а также с музыкальной группой "Дюна".

Таким образом, Роспатент приходит к тому выводу, что указанные обстоятельства приведут к изменению заложенного в обозначение смысла (изменение множественного числа на единственное), к иному фонетическому звучанию слова, а также к изменению в сознании потребителя восприятия товарного знака в целом.

Между тем, как отмечает административный орган, в нарушение норм статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не принял во внимание соответствующие доводы Роспатента, приведенные в отзыве на заявление общества.

Заявитель кассационной жалобы также полагает: суд первой инстанции не учел и не оценил довод административного органа о том, что в случае внесения испрашиваемых изменений существует вероятность того, что товарный знак, в который внесены изменения, может быть противопоставлен товарным знакам и обозначениям, зарегистрированным или поданным на регистрацию после даты приоритета спорного товарного знака, и это повлечет за собой нарушение прав и законных интересов третьих лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителей общества и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ, Роспатент вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр и в выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, о его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно пункту 83 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 N 119 (далее - Административный регламент), административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 82 этого Регламента, касается сведений в том числе об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

В силу положений подпункта 5 пункта 73 Административного регламента при проверке обоснованности внесения изменений в соответствующий Государственный реестр, в Перечень, а также в свидетельство на товарный знак подлежит проверке наличие документов, подтверждающих обоснованность и необходимость внесения запрашиваемых в заявлении изменений в соответствующий Государственный реестр, в Перечень, а также в свидетельство на товарный знак, в том числе установление отсутствия признаков расширения перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Согласно абзацу пятому пункта 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Таким образом, в пункте 69 Правил N 482 приведены: 1) общее правило, по которому определяется существенность изменений, и 2) перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки, как таковые (per se).

Перечисленные в пункте 69 Правил N 482 существенные изменения (для которых дополнительная аргументация не требуется) представляют собой:

включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Оспариваемое решение мотивировано тем, что, по мнению Роспатента, предлагаемые изменения приводят к смысловому и к фонетическому изменениям основного словесного элемента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений пункта 69 Правил N 482 для отказа во внесении изменений в товарный знак достаточно установления или смыслового, или фонетического изменения основного словесного элемента (соответствующие условия указаны в качестве альтернативных). При подтверждении наличия одного из таких изменений изменение признается существенным без дополнительной мотивировки, касающейся применения общего правила, по которому определяется существенность изменений.

Суд первой инстанции правомерно опорочил вывод административного органа о том, что изменение основного (единственного) словесного элемента спорного товарного знака с обозначения "Дюны" на обозначение "Дюна" приводит к изменению его смысла.

Такое изменение меняет не семантику слова, а лишь его число.

По общему правилу, изменение числа слова не меняет его семантику за отдельными редкими в русском языке исключениями (как то "масло" (вещество) - "масла" (виды веществ), "радость" (чувство) - "радости" (события, вызывающие чувства), "лето" (время года) - "лета" (возраст; годы) и т.п.). Слово "дюна" к таким редким исключениям в русском языке не относится.

Возможность появления дополнительного ассоциативного ряда у потребителей в отношении слова "дюна" ввиду существования научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна" (1963 - 1965 годы), снятых на его основе фильмов "Дюна", а также существования музыкальной группы "Дюна", не относится к правилам о семантике слова, а следовательно, не подпадает под перечисленный в абзаце пятом пункта 69 Правил N 482 перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки, как таковые (per se). Соответственно, для таких ассоциаций требуется анализ исходя из общего правила оценки существенности изменений.

Как правильно указал суд первой инстанции, анализа восприятия обозначения с учетом существования вышеуказанных романа, фильмов, группы решение административного органа не содержит.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции неправильно применил нормы абзаца пятого пункта 69 Правил N 482 к выводам Роспатента о том, что изменение основного (единственного) словесного элемента спорного товарного знака с обозначения "Дюны" на обозначение "Дюна" приводит к изменению его фонетики.

Суд первой инстанции вслед за административным органом признал, что изменение фонетики основного (единственного) словесного элемента происходит.

Невозможно отрицать очевидное: в слове "дюны" последний безударный звук [ы], а в слове "дюна" - [а].

Констатировав это, суд первой инстанции продолжил анализ существенности изменений и признал: "перемена одной буквы из четырех, находящейся в конце слова в безударном положении, также не может привести к существенным изменениям товарного знака, поскольку остальные буквы остаются прежними, не меняется порядок их расположения, образуемые ими звуки и слоги".

В этом суд первой инстанции допустил ошибку, поскольку, как отмечено выше, по правилам абзаца пятого пункта 69 Правил N 482 самого по себе факта фонетического изменения основного словесного элемента товарного знака достаточно для того, чтобы признать изменение существенным. Дополнительный анализ (исходя из общего правила существенности изменений) в этом случае не производится.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции установил все необходимые фактические обстоятельства, но неверно применил к ним нормы права.

Предложенное обществом изменение спорного товарного знака приводит к фонетическому изменению основного словесного элемента, а следовательно, является существенным в силу прямого указания абзаца пятого пункта 69 Правил N 482.

При таких обстоятельствах Роспатент правомерно отказал во внесении изменений в спорный товарный знак, в связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам признает кассационную жалобу административного органа подлежащей удовлетворению, а решение суда первой инстанции - подлежащим отмене.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходя из разъяснения, изложенного в пункте 32 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2023 по делу N СИП-333/2023 отменить.

Заявленное требование общества с ограниченной ответственностью "Оригами" (ОГРН 1130280040660) о признании недействительным выраженного в форме уведомления решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.01.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 13.09.2022 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205673 оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.