Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2023 г. № С01-1943/2023 по делу N А40-229509/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции, поскольку суды пришли к ошибочному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца ввиду того, что спорное доменное имя зарегистрировано ранее даты регистрации товарного знака, в силу чего в действиях ответчика отсутствует недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом как при регистрации доменного имени, так и при его последующем использовании

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" (ул. М.К. Тихонравова, дом 40, квартира 53, г. Королев, Московская область, 141090, ОГРН 1125003005225) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 по делу N А40-229509/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" к обществу с ограниченной ответственностью "Вектрус" (ул. 2-я Машиностроения, д. 25, стр.5, этаж/помещение 4/I, комната/офис 25/31, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Москва, 115088, ОГРН 1127746161938), Докину Владимиру Сергеевичу (г. Чехов, Московская область) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.Ру" (проспект Ленинградский, д. 72, к. 3, Москва, 125315, ОГРН 1067746613494).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" - Ивлева О.А. (по доверенности от 01.07.2023);

от Докина Владимира Сергеевича - Астафьев В.А. (по доверенности от 28.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" (далее - общество "БЕЗРАМ") обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вектрус" (далее - общество "Вектрус"), Докину Владимиру Сергеевичу с требованиями: о признании администрирование ответчиком доменного имени безрам.рф нарушением прав истца, о запрете ответчику использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 667441 в доменном имени безрам.рф в сети Интернет, о взыскании 400 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 667441.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.Ру" (далее - общество "Регистратор доменных имен Рег.Ру").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023 по делу N А40-229509/2022 отменить, принять новый судебный акт.

В обосновании кассационной жалобы, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "БЕЗРАМ" ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Податель кассационной жалобы указывает на то, что суды пришли к ошибочному выводу о недоказанности факта использования ответчиками в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Кроме того, истец указал, что суд апелляционной инстанции не оценил и не отразил в оспариваемом судебном акте мотивы, по которым он отклонил приведенный истцом в обосновании своих требований Протокол N 8 от 16.11.2022, в котором содержатся архивные копии спорного сайта за период с 2017 по 2022.

Помимо вышеизложенного, общество "БЕЗРАМ" обращает внимание на то, что обжалуемые судебные акты не содержат анализа однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, реализованных ответчиками под спорным обозначением.

Докин В.С. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Общество "Вектрус" и общество "Регистратор доменных имен Рег.Ру" отзыв на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представитель Докина В.С. возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как установили суды и усматривается из материалов дела, общество "БЕЗРАМ" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 667441 в отношении товаров и услуг 6-го, 19-го, 37-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на спорный товарный знак, в частности "стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств".

На основании ответа, полученного от регистратора доменных имен общества "Регистратор доменных имен Рег.Ру" администратором домена "безрам.рф" является "Докин Владимир Сергеевич; место жительства: 142300, Московская обл., г. Чехов...".

Общество "Вектрус" фактически использует сайт с доменным именем "безрам.рф" поскольку информация о нем содержится в разделе "О нас" и в футере (нижний блок) сайта.

На сайте осуществляется продажа стекол с указанием обозначения "БЕЗРАМ", то есть реализация товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знак истца.

Полагая, что использование ответчиком в доменном имени обозначения, тождественного спорному товарному знаку, нарушает права истца как правообладателя, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что требование об аннулировании доменного имени без установления фактов недобросовестной конкуренции не основано на положениях Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции); истец не представил доказательств осуществления ответчиком недобросовестной конкуренции.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

В своей кассационной жалобе общество "БЕЗРАМ" выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанции о недоказанности факта использования ответчиками в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

С точки зрения общества "БЕЗРАМ", суды неправомерно проигнорировал его доводы, в частности о том, что доменное имя безрам.рф по международному стандарту пишется следующим образом: xn-80abmi0aw.xn-plai, что подтверждается материалами дела, например, истец данное написание указал в преамбуле искового заявления от 28.10.2022, возражениях на отзыв ответчика от 28.03.2023, письменных пояснениях от 15.05.2023, апелляционной жалобе от 12.07.2023, в сведениях сервиса WHOIS от 22.10.2022.

Таким образом, вывод нижестоящих судов о том, что из ответа общества "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (третьего лица) от 31.08.2022 N 10734, сведений сервиса WHOIS от 22.10.2022, протокола от 01.09.2022 N 1662008709982 автоматизированной фиксации информации не усматривается то, что доменное имя безрам.рф представлено в виде https//xn-80abmi0aw.xn-plai/, не соответствует материалам дела.

Что касается аргументов общества "БЕЗРАМ" о том, что суд апелляционной инстанции не оценил и не отразил в оспариваемом судебном акте мотивы, по которым он отклонил приведенный истцом в обосновании своих требований Протокол от 16.11.2022 N 8, в котором содержатся архивные копии спорного сайта за период с 2017 по 2022, Суд по интеллектуальным правам считает их заслуживающими внимания.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 55 Постановлении N 10, следует, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Однако из обжалуемых судебных актов не следует, что суды при рассмотрении настоящего дела дали оценку Протоколу от 16.11.2022 N 8 наравне с прочими доказательствами.

Кроме того, учитывая отсутствие надлежащей оценки доказательств, суд кассационной инстанции отмечает преждевременный характер вывода судов о том, что представленные истцом доказательства, подтверждающие использования ответчиками доменного имени безрам.рф не относимы к спорному периоду.

Проверяя обоснованность доводов общества "БЕЗРАМ", суд кассационной инстанции усматривает, что в материалах электронного дела имеется приложение N 3 возражений истца на отзыв ответчика от 28.03.2023, а именно Протокол от 16.11.2022 N 8, в котором содержатся архивные копии спорного сайта за период с 2017 года по 2022 год (включительно).

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в исковом заявлении имеется указание истца на то, что первая претензия направлена ответчику 18.08.2021, а нарушение со стороны ответчиков носит длящийся характер (т. 1, л. д. 5).

При этом как верно указывает общество "БЕЗРАМ" суды пришли к ошибочному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца ввиду того, что спорное доменное имя зарегистрировано ранее даты регистрации товарного знака, в силу чего в действиях ответчика отсутствует недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом как при регистрации доменного имени, так и при его последующем использовании.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на обстоятельства того, что в отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации.

Таким образом, суд кассационной инстанции отмечает, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для тождественных или однородных услуг.

Кроме того, обжалуемые судебные акты не содержат анализа однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, реализованных, рекламируемых и предлагаемых к продаже ответчиками под спорным обозначением.

Использование в нормативных и иных документах терминов "безрамное остекление", "без рам" не может отменять правовую охрану обозначения "БЕЗРАМ", что словесный элемент "БЕЗРАМ" в составе комбинированного товарного знака не признан в установленном порядке и не может быть признан по существу неохраняемым элементом.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в пункте 154 Постановления N 10 разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В судебном заседании от 11.10.2023 представитель ответчика на вопрос суда пояснил, что ответчик не обращался в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с требованием о досрочном прекращении спорного товарного знака.

Принимая во внимание действующую государственную регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 667441, не оспоренную в предусмотренном законом порядке, у судов первой и апелляционной инстанций не имелось оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований. Данное обстоятельство не имеет определяющего значения при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак, регистрация которого не признана недействительной.

Изучив материалы дела и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции ввиду следующего.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам не может признать принятые по делу судебные акты соответствующими требованиям законности и обоснованности, поскольку суды не установили все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не произвели полную и надлежащую оценку представленных в материалы дела доказательств, не привели мотивы, по которым суды пришли к выводам, содержащимся в решении и постановлении, отклонили доказательства и доводы лиц, участвующих в деле.

Отсутствие должной мотивировки выводов судов, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законным и подлежат отмене в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 по делу N А40-229509/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А40-229509/2022 направить на новое рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев