Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2023 г. N С01-1950/2023 по делу N А63-20760/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды, признав расчет ответчика верным, не приняли во внимание, что данный расчет составлен в том числе и для товаров, отличных от тех, которые фактически предлагал к продаже ответчик

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 октября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Сидорской Ю.М., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Инхереевым А.Б.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "ГАЗ" (603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, офис 302, ОГРН 1025202265571) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 31.03.2023 по делу N А63-20760/2022 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2023 по тому же делу,

по исковому заявлению публичного акционерного общества "ГАЗ" к обществу с ограниченной ответственностью "Лайт-Снаб" (356540, Ставропольский край, село Летняя Ставка, улица Сафиуллаева, дом 78, ОГРН 1212600006959) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества "ГАЗ" - Никонова Т.В. (по доверенности от 16.05.2022 N 86) посредством онлайн заседания через систему "Мой арбитр";

от общества с ограниченной ответственностью "Лайт-Снаб" - Дорожняк А.А. (по доверенности от 15.11.2022) посредством онлайн заседания через систему "Мой арбитр".

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "ГАЗ" (далее - общество "ГАЗ") обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лайт-Снаб" (далее - общество "Лайт-Снаб") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Бегущий олень - ГАЗ", зарегистрированного на территории Российской Федерации на основании свидетельства N 32 (товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1997; внесен в перечень общеизвестных товарных знаков 14.12.2004), в сумме 5 148 456 рублей.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 31.03.2023 по делу N А63-20760/2022, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2023, исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с общества "Лайт-Снаб" в пользу общества "ГАЗ" компенсацию в сумме 290 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 800 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "ГАЗ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судом первой инстанции произвольно снижен размер заявленной истцом компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на товарный знак

Ответчик в отзыве указал на несостоятельность доводов жалобы, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов, просил оставить судебные акты без изменения, а жалобу истца без удовлетворения.

В судебном заседании истец поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил обжалуемые судебные акты оставить без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в связи со следующим.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления N 10, в настоящем деле в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на произведение и на товарные знаки входят факт принадлежности истцу указанных прав и факт нарушения ответчиком путем использования соответствующего произведения одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ, а также факт нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании объектов интеллектуальных прав.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "ГАЗ" является правообладателем: товарного знака "Бегущий олень/ГАЗ", зарегистрированного на территории Российской Федерации на основании свидетельства N 32 (товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1997; внесен в перечень общеизвестных товарных знаков 14.12.2004).

Обществом "ГАЗ" в сети Интернет выявлен интернет-магазин, предлагающий к продаже товары с обозначением, до степени смешения сходным с общеизвестным товарным знаком, принадлежащим истцу.

На сайте указано, что деятельность интернет-магазина осуществляется обществом "Лайт-Снаб" (ОГРН 1212600006959, ИНН 2622006266), юридический адрес: 356540, Ставропольский край, Туркменский м. о., с. Летняя ставка, ул. Сафиуллаева, д. 78.

Проведенный истцом анализ предложений о продаже товаров, маркируемых товарным знаком "Бегущий олень/ГАЗ", свидетельство N 32, выявил, что перечень товаров, предлагаемых к продаже через интернет-магазин "LIGHT SNAB" с доменным именем - lightsnab.ru, с использованием общеизвестного товарного знака истца представлен двумя моделями диванов стоимостью 1 185 082 рублей и 1 389 146 рублей.

В обоснование заявленных требований истцом представлены скриншоты с сайта.

С целью досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 07.04.2022 с требованием прекратить использование товарного знака истца путем продажи товара с его использованием на сайте ответчика, а также выплатить истцу компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, а именно в размере 5 148 456 рублей.

В ответе на полученную претензию ответчик указал, что общество "Лайт-Снаб" не осуществляло продажу тех моделей диванов, на которых использовался товарный знак общества "ГАЗ". На сайте, по ошибке, в каталоге товаров были размещены дизайн-проекты указанных диванов, такие модели диванов фактически отсутствовали, соответственно, их невозможно было приобрести.

Поскольку в досудебном порядке урегулировать возникший спор сторонам не удалось, полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца как правообладателя товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, разъяснениями Постановления N 10, суд первой инстанции усмотрел правовые основания для частичного удовлетворения требований.

Суд первой инстанции указал, что правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер; нарушение было однократным и продлилось менее одного дня и было устранено ответчиком самостоятельно до получения претензии от истца.

С учетом изложенного поскольку истцом не представлено доказательств фактической реализации товара ответчиком, а также стоимости, по которой именно спорный товар фактически продается третьим лицам, суд посчитал возможным в качестве основы для определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак определить стоимость, по которой фактически реализуются товары, аналогичные тому, фотографии которого были размещены на сайте ответчика - 145 000 рублей за каждый товар.

В силу неподтвержденности факта наличия данных товаров, суд посчитал возможным в качестве основы для определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак определить стоимость, по которой фактически реализуются товары, аналогичные тому, фотографии которого были размещены на сайте ответчика - 145 000 рублей за каждый товар на основании справке о величине рыночной стоимости объекта движимого имущества, выполненной ООО "Аналитик менеджмент групп".

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они вынесены с нарушением норм материального права, без учета правовых позиций высшей судебной инстанции.

Как указано выше, размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и исходя из двукратного размера стоимости контрафактного экземпляра товара.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Как указано выше, компенсация, заявленная к взысканию с ответчика в размере 5 148 456 рублей, рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку товары, предлагаемые к продаже ответчиком с использованием общеизвестного товарного знака истца, стоили 1 185 082 рублей и 1 389 146 рублей.

Со стороны ответчика представлена справка о величине рыночной стоимости объекта движимого имущества, выполненная ООО "Аналитик менеджмент групп", из которой следует, что среднерыночная стоимость двухместных диванов, стилизованных под части кузова автомобиля модели "ГАЗ-21 Волга", по состоянию на дату запроса (21.03.2023), составляет 145 000 рублей.

Суды, определяя размер компенсации, приняли указанную стоимость, как стоимость, по которой спорный товар фактически продается третьим лицам и посчитали возможным в качестве основы для определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак взять именно ее. Также суды указали, что истцом не представлено доказательств фактической реализации товара ответчиком.

Таким образом, вопреки вышеизложенным выше нормативно-правовым положениям и разъяснениям высшей судебной инстанции, суды, признав расчет ответчика верным, не приняли во внимание, что данный расчет содержит товары, отличные от тех, которые фактически предлагал к продаже ответчик.

Между тем предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в самой норме и прокомментировано в пункте 61 Постановления N 10, предполагает учет стоимости предлагаемых к продаже ответчиком товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При этом суд кассационной инстанции считает недопустимым при расчете суммы компенсации по избранному истцом способу учет иных товаров, которые ответчик не реализовывал, при наличии цены товаров, установленной самим ответчиком при их реализации, а также товаров, которые ранее были в употреблении.

При этом, суды, по сути, возложили на истца бремя доказывания факта того, что у ответчика фактически имелась возможность реализовать спорные контрафактные товары, что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и гарантий их обеспечения, поскольку истцом доказан факт нарушения его прав действиями ответчика путем предложения к продаже контрафактных товаров.

При таких обстоятельствах, принятие судами за основу для определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак стоимости, по которой фактически реализуются товары, аналогичные тому, фотографии которого были размещены на сайте ответчика, признается необоснованным судом кассационной инстанции, нарушающим нормы материального права, сделанным без учета представленных в материалы дела доказательств.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что выводы судов касаемо размера компенсации сделаны с нарушением норм материального права и не соответствуют представленным в дело доказательствам, в связи с этим, не могут быть признаны достаточно мотивированными и соответствующими требованиям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данное обстоятельство в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, дать оценку доводам истца и возражениям ответчика относительно подлежащего взысканию размера компенсации с учетом заявленного истцом расчета и представленных в его обоснование доказательств, подтверждающие количество предлагаемых ответчиком к продаже товаров и их цену, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения на основе правильного применения норм материального и процессуального права исходя из представленных в материалы дела доказательств.

По результатам повторного рассмотрения дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы сторон по уплате государственной пошлины, в том числе за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 31.03.2023 по делу N А63-20760/2022 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2923 по тому же делу отменить.

Направить дело N А63-20760/2022 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.