Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2023 г. N С01-986/2023 по делу N А83-15059/2022 Суд отменил судебные акты по делу о защите исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку ключевое слово не является общепринятым для сферы деятельности истца и ответчика, что подтверждает то, что выбор этого слова в качестве ключевого для показа своей рекламы ответчиком был сделан осознанно, и что усиливает риски смешения товарного знака истца и обозначения ответчика в глазах потребителя

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Стемасова Александра Станиславовича (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 316527500009729) на решение Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022 по делу N А83-15059/2022 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Стемасова Александра Станиславовича к индивидуальному предпринимателю Ушакову Федору Викторовичу (г. Евпатория, Республика Крым, ОГРНИП 317910200133555) о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 846166.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Стемасова Александра Станиславовича - Мочалова И.В. (по доверенности от 03.07.2023, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от общества с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" - Филин А.М. (по доверенности от 16.04.2022), Шустикова Л.Р. (по доверенности от 14.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Стемасов Александр Станиславович обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ушакову Федору Викторовичу о запрете ответчику использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 846166, а также о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за незаконное использование товарного знака истца в размере 200 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Истец констатирует, что выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Кассатор обращает внимание на то, что кроме использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения "АКВАТЕРМИКС" в качестве ключевого слова, он ссылался также на использование данного обозначения ответчиком в самом рекламном объявлении, а именно на Интернет-странице, которая возникала при переходе по ссылке "Контактная информация" в теле рекламного объявления ответчика.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что материалами дела подтверждается, что рекламное объявление было размещено в рамках договора на условиях оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ", заключенного между Яндексом и ответчиком (рекламодатель). Ключевые фразы для размещения рекламного объявления, в том числе фраза "АКВАТЕРМИКС", были выбраны рекламодателем самостоятельно.

Кроме того, истец отмечает, что материалами дела достоверно установлено, что именно ответчик является рекламодателем рекламного объявления, содержащего активную текстовую ссылку "Контактная информация". Ссылка внутри объявления посредством клика на нее переадресовывает пользователя на интернет-страницу, содержащую контактную информацию (номер телефона, время работы), товарный знак истца и активные ссылки на сайт ответчика.

Принадлежность сайта ответчику, по мнению заявителя кассационной жалобы, подтверждается имеющимся в материалах дела ответом регистратора доменного имени boilerparts.ru, а также копией кассового чека N 2 от 22.04.2022 о реализации ответчиком запчастей для котлов, в котором содержится наименование ответчика - ИП Ушаков Ф.В., а также ссылка на интернет-магазин ответчика boilerparts.ru.

По мнению кассатора, вывод о том, что использование обозначения "АКВАТЕРМИКС", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на Интернет-странице по ссылке "Контактная информация" из рекламного объявления не может индивидуализировать товары и услуги, опровергается самим характером информации, размещенной на указанной Интернет-странице. Размещенная информация содержит заголовок "интернет-магазин запчастей для газовых котлов". Далее сообщается, что "АкваТермикс - это интернет-магазин запчастей для газовых котлов и газовых колонок... Осуществляем доставку... Поможем с выбором запчасти для ремонта...", ниже указаны телефон, время работы, сайт ответчика. Интернет-страница содержит информацию потребительского характера, которая доступна любому пользователю.

Таким образом, Стемасов А.С. отмечает, что, поскольку ссылка из рекламного объявления ответчика адресует к сайту ответчика через страницу, на которой размещен товарный знак "АКВАТЕРМИКС", принадлежащий истцу, такой факт использования товарного знака сам по себе даже без его размещения непосредственно на сайте нарушителя, является нарушением исключительного права, так как Интернет-страница с размещенным на ней товарным знаком позволяет пользователю осуществить переход на такой сайт, чем вводит потребителя в заблуждение.

До судебного заседания отзыв на кассационную жалобу истца от ответчика не поступал.

В поступившем отзыве третье лицо просило оставить состоявшиеся судебные акты без изменения.

В судебном заседании 12.07.2023 представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители третьего лица пояснили, что использование спорного обозначения в качестве ключевого слова в контекстной рекламе нарушения исключительного права на товарный знак не образуют, а оценку правомерности либо неправомерности использования спорного обозначения в самом теле рекламного объявления и вопросы наличия либо отсутствия нарушения исключительного права в рассматриваемом случае оставили на усмотрение суда.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, не явился, явки своего представителя не обеспечил, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и на наличие безусловных оснований для отмены судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 846166.

В подтверждение нарушения исключительного права на товарный знак ответчиком истец ссылался на то, что Ушаков Ф.В. является администратором доменного имени boilerparts.ru, что подтверждается ответом регистратора указанного доменного имени, а также на то, что в копии кассового чека от 22.04.2022 N 2 о реализации ответчиком запчастей для котлов (кран подпитки для котлов) фигурирует наименование ответчика - ИП Ушаков Федор Викторович, представил ссылки на интернет-магазин ответчика boilerparts.ru.

В поисковой сети Яндекс в рекламном объявлении ответчика "Интернет-магазин. Запчасти на газовые котлы. Быстрая..." по гиперссылке "Контактная информация" истцом обнаружено незаконное использование ответчиком без согласия истца обозначения "Акватермикс", которое сходно с товарным знаком истца в отношении однородных рубрик.

Вышеуказанное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра доказательств от 25.04.2022, из которого следует, что в тексте рекламного объявления есть активная ссылка "Контактная информация" ниже заголовка "Интернет-магазин. Запчасти на газовые котлы. Быстрая...", при переходе по которой открывается следующая текстовая информация: "Интернет-магазин запчастей для газовых котлов", Россия, Москва. АкваТермикс - это Интернет-магазин запчастей для газовых котлов и газовых колонок. Осуществляем доставку по всей России. Поможем с выбором запчасти для ремонта вашего газового оборудования. Интернет-магазин - Запчасти на газовые котлы... Интернет-магазин запчастей для газовых котлов и колонок... boilerparts.ru.

Стемасов А.С. направил в адрес Ушакова Ф.В. претензию о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации в размере 500 000 рублей.

Неурегулирование спора в досудебном порядке явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции установил, что рекламное объявление, являющееся предметом рассмотрения в настоящем деле, размещено в рамках договора на условиях оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ", заключённого между Яндексом и Ушаковым Ф.В. Ключевые фразы для размещения рекламного объявления, являющегося предметом рассмотрения в настоящем деле, в том числе фраза "АКВАТЕРМИКС", были выбраны рекламодателем самостоятельно.

Суд первой инстанции указал, что ключевые слова не индивидуализируют какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не являются самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции отметил, что возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителей истца и третьего лица, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При принятии обжалуемых судебных актов суды исходили из того, что слово "АКВАТЕРМИКС" использовалось в качестве ключевого слова для поиска информации в сети "Интернет", что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Сами по себе ключевые слова значения не имеют, имеет значение текст самого рекламного объявления, который появляется после набора контекстных (ключевых) слов и который видит потребитель.

Данные обстоятельства послужили основанием для отказа судами в удовлетворении заявленных требований.

Между тем судами не принято во внимание, что истец, кроме использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения "акватермикс" в качестве ключевого слова, ссылался также на его использование ответчиком в рекламном объявлении, а именно на Интернет-странице, которая возникала при переходе по ссылке "Контактная информация" в теле рекламного объявления ответчика.

Материалами дела подтверждается, что рекламное объявление было размещено в рамках договора на условиях оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ", заключенного между Яндексом и ответчиком ИП Ушаковым Федором Викторовичем (рекламодатель). Ключевые фразы для размещения рекламного объявления, в том числе фраза "АКВАТЕРМИКС", были выбраны рекламодателем самостоятельно.

Судебная коллегия признает заслуживающими внимания аргументы кассационной жалобы об ошибочности выводов судов об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что слово "АКВАТЕРМИКС" не является общепринятым для сферы деятельности истца и ответчика (продажа запчастей для котлов и теплового оборудования) и его обычно не выбирают в качестве ключевого слова другие производители и/или продавцы, что подтверждает то, что выбор этого слова в качестве ключевого для показа своей рекламы ответчиком boilerparts.ru был сделан осознанно, и что усиливает риски смешения товарного знака истца и обозначения ответчика в глазах потребителя.

Доказательств того, что слово "АКВАТЕРМИКС" является общепринятым для сферы деятельности истца и ответчика (продажа запчастей для котлов и теплового оборудования), материалы дела не содержат.

В этой связи выводы судов об отсутствии нарушения исключительного права истца ответчиком являются преждевременными и не в полной мере мотивированными.

Учитывая указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия сходства сравниваемых обозначений с соблюдением соответствующей методологии, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022 по делу N А83-15059/2022 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А83-15059/2022 в Арбитражный суд Республики Крым на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.М. Сидорская