Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. N С01-937/2023 по делу N А40-150032/2022 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска о признании незаконным отказа Роспатента в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака и об обязании его зарегистрировать предоставление права использования товарного знака, поскольку указание Роспатента на отсутствие у заявителя права использования наименования места происхождения товара является необоснованным и не может служить причиной для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по делу N А40-150032/2022 по иску закрытого акционерного общества "Собрание" (пр. Славы, д. 28, г. Белгород, 308000, ОГРН 1023101673055) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397.

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Собрание" - Кобзарев И.М. (по доверенности от 31.03.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Борисанова М.П. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Собрание" (далее - общество "Собрание") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397 и об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на правомерность своего вывода о наличии оснований для отказа в государственной регистрации спорного лицензионного договора, так как в отношении противопоставленного товарному знаку " " по свидетельству Российской Федерации N 225397 наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65 обществу с ограниченной ответственностью "Белвино" (далее - общество "Белвино") не было предоставлено право использования.

По мнению Роспатента, предоставление права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом на использование такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Роспатент отмечает, что в настоящем деле суды первой и апелляционной инстанций не дали должной оценки доводам Роспатента о том, что в результате регистрации предоставления обществу "Белвино" права использования названного товарного знака потребители могут быть введены в заблуждение, что не позволило судам сделать вывод о том, что оспариваемое решение Роспатента от 18.04.2022 принято в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "Собрание", ссылаясь на необоснованность содержащихся в ней доводов, просит оставить кассационную жалобу Роспатента без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оспариваемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты в силе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела, и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "Собрание" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 225397, зарегистрированного 23.10.2002 по заявке N 2001707454 с приоритетом от 14.03.2001 в отношении товаров 32, 33 34-го классов и услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В адрес Роспатента 17.11.2021 поступило заявление общества "Собрание" о государственной регистрации предоставления обществу "Белвино" права использования названного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ на основании лицензионного договора от 30.11.2020 N СО000100 об использовании товарного знака (далее - лицензионный договор).

По результатам рассмотрения поступившего заявления Роспатентом принято решение в форме уведомления от 18.04.2022 об отказе в государственной регистрации предоставления обществу "Белвино" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397 по лицензионному договору.

Отказ Роспатента мотивирован тем, что общество "Белвино" не обладает правом использования наименования места происхождения товара "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 225397.

Полагая, что решение Роспатента, оформленное указанным письмом, является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, общество "Собрание" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд признал незаконным отказ Роспатента в регистрации предоставления права по лицензионному договору обществу "Белвино" и обязал Роспатент произвести регистрацию предоставления обществу "Белвино" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397 по заключенному между обществом "Собрание" и обществом "Белвино" лицензионному договору.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 225397 в установленном порядке выдано свидетельство, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке.

Таким образом, исключительное право на товарный знак N 225397 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Суд первой инстанции также отметил, что ни заявитель, ни третье лицо не являются правообладателями НМПТ "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65.

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы административного дела, суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели наличие оснований для отказа в регистрации предоставления права использования на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 225397 по заключенному между обществом "Собрание" и обществом "Белвино" лицензионному договору, отметив, что данный договор соответствует требованиям гражданского законодательства.

В отношении довода Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Роспатент полагает, что по смыслу положений пункта 3 статьи 1489 и пункта 3 статьи 1519 ГК РФ допускается предоставление права использования товарного знака, включающего наименование места происхождения товаров, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

Поскольку в настоящем споре общество "Белвино" не обладало правом использования наименования места происхождения товара "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65, административный орган отказал в удовлетворении заявления о регистрации лицензионного договора в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397, по мнению Роспатента, сходного с названным наименованием места происхождения товара.

Признавая данный подход необоснованным, суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397 указанное наименование места происхождения товара "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65 не было противопоставлено. Правовая охрана названного товарного знака не признана недействительной и не оспорена в установленном законом порядке. Правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования наименования места происхождения товара "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65, то есть на лицензионный договор не могут быть распространены ограничения, введенные пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416 (далее - Правила N 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 N 371 (далее - Административный регламент N 371).

В пункте 17 Правил N 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом "и" пункта 3 Правил N 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента N 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах "а" - "е", "з", "и" пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 N 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В силу требований части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт; обязанность по доказыванию нарушения оспариваемым ненормативным актом прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в суд за его оспариванием.

Из оспариваемого уведомления не усматривается информация о том, каким образом предоставление обществу "Белвино" исключительного права на товарный знак по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара "водка" или его изготовителя.

При рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций было правомерно констатировано, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 225397 не оспорен, его правовая охрана не признана недействительной в установленном законом порядке, следовательно, правообладатель вправе распоряжаться своими права на этот товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций не установили и сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225397 с наименованием места происхождения товара "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает ошибочное толкование Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ.

При этом регистрация такого товарного знака может быть осуществлена, если 1) заявитель товарного знака одновременно является правообладателем такого наименования места происхождения товара, 2) охраняемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, 3) регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В рассматриваемом деле товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 225397 изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, в материалах дела нет сведений и о том, что общество "Собрание" является правообладателем названного НМПТ.

Применение положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом.

На основании изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доводы Роспатента вытекают из ошибочного толкования им норм, касающихся процедуры регистрации лицензионного договора.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах содержащихся в ей доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов Судом по интеллектуальным правам не разрешается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по делу N А40-150032/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.