Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2023 г. N С01-837/2023 по делу N А40-31004/2022 Суд оставил без изменения судебные акты о частичном удовлетворении встречного иска о взыскании задолженности по договору коммерческой субконцессии, поскольку ответчик осуществляет деятельность под другим средством индивидуализации, которая не была определена в договоре, а, следовательно, в его действиях не имеется признаков нарушения условий спорного договора

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Сидорской Ю.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" (ул. Худайбердина, влд 150А, эт. 2, оф. 1, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453121, ОГРН 5187746012328) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 по делу N А40-31004/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" к индивидуальному предпринимателю Староверову Дмитрию Викторовичу (Московская обл., ОГРНИП 319502200009883) о взыскании задолженности по договору коммерческой субконцессии,

по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Староверова Д.В. к обществу с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору коммерческой субконцессии.

В судебном заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" - Эрнепесова Л.К. (по доверенности от 17.01.2022);

индивидуальный предприниматель Староверов Дмитрий Викторович.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" (далее - общество "Цифровой Сервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы к индивидуальному предпринимателю Староверову Дмитрию Викторовичу о взыскании задолженности по договору коммерческой субконцессии от 01.04.2019 N ИРФ-031 (далее - договор) в размере 3 000 000 рублей.

Староверов Д.В. иск не признал, предъявил встречный иск о взыскании 274 728,75 рублей задолженности по договору коммерческой субконцессии от 01.04.2019 N ИРФ-031, 34 657,19 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 в удовлетворении первоначального иска отказано; встречный иск удовлетворен частично: с общества "Цифровой Сервис" взысканы 143 307 рублей 25 копеек задолженности, 10 836 рублей 37 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 4 578 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество "Цифровой Сервис" просит отменить обжалуемые решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Цифровой Сервис" указывает на ошибочные выводы о недоказанности им нарушения условий договора путем осуществления ответчиком конкурирующей деятельности, а также на то, что данный договор был расторгнут в одностороннем порядке, что исключит возможность применения гарантий мирного расторжения договора.

В представленном отзыве на кассационную жалобу Староверов Д.В., ссылаясь на необоснованность изложенных в ней доводов, просит оставить кассационную жалобу общества "Цифровой Сервис" без удовлетворения.

В судебном заседании, состоявшемся 25.05.2023, представитель общества "Цифровой Сервис" выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Староверов Д.В. возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 01.04.2019 между обществом "Цифровой Сервис" и Староверовым Д.В. был заключен договор коммерческой субконцессии N ИРФ-031 (с учетом соглашения о перемене лиц в обязательстве к договору коммерческой концессии от 21.11.2017 N 2 и уведомления об уступке прав и обязательств по договору коммерческой субконцессии).

Согласно данному Договору истец как вторичный правообладатель предоставляет ответчику на срок действия заключенного Договора за уплачиваемое вознаграждение исключительное право использовать в предпринимательской деятельности Комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, включающий право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 640016 в отношении всех зарегистрированных услуг.

Согласно акту от 22.10.2020 N ИРФ-031 о расторжении договора по взаимному согласию сторон договор расторгнут с 23.10.2020.

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что нарушены некоторые положения Договора, пресекающие осуществление конкурирующей деятельности.

Согласно п. 6.1.11. Пользователь обязуется не учреждать, не владеть, не контролировать (прямо или косвенно через третьих лиц), не являться бенефициаром, не управлять Конкурирующим предприятием (в том числе через Бенефициарных владельцев Пользователя и аффилированных лиц, в т.ч. соответствующим признакам Зависимого предприятия Пользователя, указанным в разделе N 1 настоящего Договора в тех регионах Российской Федерации, на территории которых Вторичный Правообладатель, а также иные Пользователи осуществляют аналогичную деятельность, в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение следующего срока после расторжения настоящего Договора в зависимости от причин расторжения:

- в течение 3 (трех) лет после расторжения Договора по причине истечения срока действия Договора (п. 15.3.1);

- в течение 2 (двух) лет после расторжения Договора по взаимному согласию Сторон (п. 15.3.2);

- в течение 3 (трех) лет после расторжения Договора по причине существенных и/или повторных нарушений со стороны Пользователя (п. 15.3.3 "б)" Договора).

Согласно п. 6.1.12. Пользователь обязуется не оказывать Конкурирующему предприятию напрямую или через третьих лиц (в том числе через Бенефициарных владельцев Пользователя и аффилированных лиц) услуги консультационного, информационного или иного характера, связанные с выполнением работ, аналогичных Работам в тех регионах Российской Федерации, на территории которых Вторичный Правообладатель, а также иные Пользователи осуществляют аналогичную деятельность, в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение следующего срока после расторжения настоящего Договора в зависимости от причин расторжения:

- в течение 3 (трех) лет после расторжения Договора по причине истечения срока действия Договора (п. 15.3.1);

- в течение 2 (двух) лет после расторжения Договора по взаимному согласию Сторон (п. 15.3.2);

- в течение 3 (трех) лет после расторжения Договора по причине существенных и/или повторных нарушений со стороны Пользователя (п. 15.3.3 "б)" Договора).

Обществом "Цифровой Сервис" была проведена контрольная закупка в Сервисном Центре с наименованием "м-смарт.рф". Сотрудником Конкурирующего Предприятия был выдан Товарный чек от 06.10.2021 N 9835, на котором имеются реквизиты, ИНН и ОГРНИП Староверова Д.В., а также указаны его фамилия, имя и отчество. Адрес Сервисного центра полностью совпадет с адресом Предприятия указанного в Договоре коммерческой субконцессии, сервисный центр находится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 362. Также тайным покупателем были сделаны видео и фото Конкурирующего предприятия, что подтверждает, по мнению истца, ведение ответчиком аналогичной с истцом деятельности.

Согласно Договору Конкурирующее предприятие - это любое юридическое и/или физическое лицо, выполняющее работы, аналогичные Работам, выполняемым на предприятиях Фирменной сети, и, в частности, на Предприятии.

Таким образом, ответчиком, как полагает истец, были нарушены условия заключенного Договора.

Согласно п. 4.11. Пользователь обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора в той мере, в которой это допускается в соответствии с применимым правом, а также после срока, указанного в п. п. 6.1.11 - 6.1.12 настоящего Договора не предпринимать попыток без согласия Вторичного Правообладателя, как прямо, так косвенно, как действуя самостоятельно, так и через третьих лиц или по их поручению:

использовать, оспорить и/или зарегистрировать на собственное и/или иное имя права на любые объекты исключительных прав, Товарные знаки, коммерческое обозначение Правообладателя, или сходные до степени смешения товарные знаки, наименования и/или обозначения, и/или любые другие объекты, используемые Вторичным Правообладателем и/или Правообладателем, его дочерними, зависимыми и/или аффилированными лицами, и на сходные до степени смешения с ними объекты;

запатентовать любые способы производства, технологии, используемые Правообладателем;

использовать и/или распространять информацию, составляющую Коммерческую тайну Вторичного Правообладателя и/или Правообладателя без его согласия.

Согласно положениям, изложенным в п.: 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.39 и 15.6.4, Пользователь помимо всего причиненного таким нарушением ущерба, обязуется уплатить Вторичному Правообладателю неустойку в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, если такое нарушение произошло во время действия настоящего Договора и 3 000 000 (три миллиона) рублей, если такое нарушение произошло после расторжения или прекращения действия настоящего Договора.

Ссылаясь на то, что ответчик нарушил условия заключенного с ним Договора, вследствие чего у него появилась задолженность перед истцом в размере 3 000 000 рублей, истец направил в адрес ответчика досудебную претензию от 02.12.2021.

Поскольку Староверов Д.В. в добровольном порядке не удовлетворил требования претензии, общество "Цифровой Сервис" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Вместе с тем при рассмотрении дела Староверов Д.В. обратился со встречным исковым заявлением о взыскании выкупной стоимости предприятия на основании пункта 15.4 договора и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование встречного искового заявления Староверов Д.В. ссылается на то, что в связи с мирным расторжением договора сторонами, общество "Цифровой Сервис" не позднее 23.04.2021 было обязано выплатить Староверову Д.В. выкупную стоимость предприятия на сумму 274 728,75 рублей, однако, данное обязательство не исполнило.

Отказывая в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом факта продолжения ответчиком аналогичной деятельности с использованием обозначений, имитирующие фирменные и торговые знаки истца.

По представленным в материалы дела доказательствам суд установил, что ответчик осуществляет деятельность с использованием коммерческого обозначения "М-Смарт".

Суд первой инстанции также отклонил доводы истца об осуществлении ответчиком аналогичной деятельности с использованием методов и стандартов, разработанных истцом.

Вместе с тем суд первой инстанции признал обоснованным требования ответчика о наличии оснований для взыскания выкупной стоимости предприятия на основании пункта 15.4.2 договора, согласно которому вторичный правообладатель выплачивает пользователю выкупную стоимость предприятий пользователя в размере 50% от расчетной стоимости всех предприятий пользователя по договору, если стороны пришли к взаимному расторжению договора на втором году действия настоящего договора.

Поскольку условия, установленные пунктом 15.4.1. договора, соблюдены, а именно: пользователь не совершал существенных нарушений, предусмотренных пунктами 2.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.9., 4.11., 6.1.11., 6.1.12., 6.1.13., 6.1.17., 6.1.39. и 15.6.4. договора, на момент подписания акта о расторжении договора N ИРФ-031 22.10.2020 вторичным правообладателем не была инициирована процедура расторжения договора при нарушениях его условий, выручка предприятия пользователя за полный календарный месяц, предшествующий дате акта о расторжении договора по взаимному согласию сторон (сентябрь 2020 года) составила 385 684 рубля, то общество было обязано не позднее 23.04.2021 выплатить истцу выкупную стоимость предприятия пользователя в размере 50% от расчетной стоимости предприятия.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о неверности произведенного расчета, поскольку выкупная стоимость должна быть рассчитана из шести последних календарных месяцев (независимо от того была ли выручка в одном из месяцев или нет), следовательно, размер выкупной стоимости предприятия истца в соответствии с пунктом 15.4.2. договора составил 143 307 рублей 25 копеек.

На основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ суд первой инстанции взыскал проценты, подлежащие взысканию с ответчика за неправомерное удержание денежных средств в сумме 143 307 рублей 25 копеек, 10 836 рублей 37 копеек за период с 23.04.2021 по 31.03.2022 (мораторий).

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII этого Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона ? обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суды первой и апелляционной инстанций установили, что имеющиеся в материалах дела фотографии не подтверждают осуществление ответчиком конкурентной деятельности.

В свою очередь заявитель кассационной жалобы считает, что суды пришли к необоснованному выводу, поскольку продолжение осуществление деятельности в сфере ремонта сотовых телефонов подразумевает использование методов и способов работы, преданных по договору.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отклоняет этот довод, так как для признания того, что ответчик допустил нарушение условий спорного договора, необходимо доказать не только осуществление аналогичной деятельности, но и использование комплекса исключительных прав, переданных по договору, в частности использование методов и способов работы, что судами не было установлено.

Напротив, суды первой и апелляционной инстанций указали, что ответчик осуществляет деятельность под другим средством индивидуализации, осуществляет ремонт техники, которая не была определена в договоре, а следовательно, в действиях последнего не имеются признаки нарушения условий спорного договора субкоценссии.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что суды первой и апелляционной инстанций не учли, что вопреки акту о расторжении договора, он был расторгнут в одностороннем порядке, так как согласно уведомлению Роспатента о внесении изменений в свидетельство на товарный знак содержится соответствующие сведения, признается судом кассационной инстанции несостоятельной.

Имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается и судами установлено, что имело место обоюдное расторжение договора, что подтверждается текстом акта о расторжении договора, в противном случае, этот документ содержал бы иные сведения.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм права и не может служить достаточным основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 по делу N А40-31004/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Цифровой Сервис" (ОГРН 5187746012328) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Ю.М. Сидорская