Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2023 г. по делу N СИП-30/2022 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2023 г. по делу N СИП-30/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 3 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (Rm 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer ECommerce Industrial Centre 283 Rd, Shatntou, Guangdong, China) к иностранному лицу FERRERO S.p.A (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA, CUNEO, ITALIA) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073 в отношении части товаров 28, 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. - Каримов Д.А. (по доверенности от 13.08.2021);

от иностранного лица FERRERO S.p.A. - Коломыцева Ю.М. (по доверенности от 31.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd (далее - компания Guangdong) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к иностранному лицу FERRERO SpA (далее - компания FERRERO) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073 в отношении товаров 28-го класса "игрушки" и товаров 30-го класса "кондитерские изделия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований компания Guangdong ссылается на наличие законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака для дальнейшего продвижения на рынке собственных шоколадных изделий, печений с игрушкой-сюрпризом под маркой "SURPRISE".

Истец ссылается на обстоятельства дел N А32-3087/2021, N А32-28515/2021, N А32-56264/2020, в рамках которых было выявлено смешение аналогичной продукции компании Guangdong и компании FERRERO.

По мнению компании Guangdong, компания FERRERO не ведет на территории России деятельность под указанным обозначением в отношении испрашиваемых рубрик 28-го, 30-го классов МКТУ, что в совокупности с изложенными фактами является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073.

Доводы истца в письменных объяснениях от 19.07.2022 и возражении от 12.08.2022 сводятся к тому, что материалы, представленные ответчиком, нельзя расценивать в качестве доказательств по смыслу статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Обращая внимание на результаты социологического опроса N СО-СО-3103/22-01 от 31.03.2022, компания Guangdong говорит о том, что потребителям товаров 28-го, 30-го классов МКТУ не знакома продукция ответчика, которая была бы маркирована обозначением, состоящим только из одного слова "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором содержится информация об использовании спорного средства индивидуализации при производстве, распространении, в том числе путем ввоза из-за границы, яиц из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри.

Как утверждает компания FERRERO, широкая известность соответствующей продукции привела к тому, что использование спорного обозначения как в кириллице, так и на латинице не нарушает сложившихся у потребителей ассоциаций с товарным знаком по международной регистрации N 551073.

Дополнительная правовая позиция ответчика изложена в письменных объяснениях от 24.08.2022.

Роспатент также направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, указав, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве и письменных объяснениях.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, товарный знак "SURPRISE" по международной регистрации N 551073 (дата приоритета 09.03.1990) зарегистрирован на имя компании FERRERO в отношении товаров 28-го класса "игрушки" и товаров "печенье, пирожные, кондитерские изделия, перец, лед для охлаждения пищевых продуктов; продукты из какао, а именно паста для напитков из какао, шоколадная паста, ганаши и, в частности, шоколадные ганаши, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения новогодних елок, пищевые продукты, состоящие из съедобной шоколадной оболочки с алкогольной начинкой, конфеты, кондитерские изделия, в том числе из твердого теста и тонкого теста; жевательная резинка, жевательная резинка без сахара, конфеты без сахара" (с учетом сокращенного перечня).

Компания Guangdong, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, направила в адрес правообладателя предложение о добровольном отказе от исключительного права на упомянутый товарный знак либо об отчуждении в ее пользу исключительного права на спорное средство индивидуализации.

В ответ компания FERRERO добровольно сократила перечень позиции, для которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 551073.

Поскольку названное лицо не изъявило намерений в части удовлетворения остальных требований, истец по истечении двух месяцев со дня направления предложения обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что компанией Guangdong соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, и не нарушен двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 19.10.2021, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (исковое заявление подано 18.01.2022).

Доводов, направленных на оспаривание указанных обстоятельств, ответчик не привел, что в силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации означает их признание стороной спора.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение своей позиции истцом представлены: отчет о публичной кредитоспособности Guangdong Funway Food Co., Ltd., регистрационная форма участника внешнеторговой деятельности, лицензия на ведение хозяйственной деятельности, лицензия на продовольственный бизнес, технологическая карта производства продукции N 1, технологическая карта производства продукции N 2, договор от 24.10.2019 N 10 на поставку продукции; генеральное соглашение от 15.01.2020 N 1 о собственности на товар.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность, так как использованием им в производственных масштабах словесного элемента "СЮРПРИЗ" для идентификации изделий из шоколада, печений с игрушкой-сюрпризом, однородных товарам 28-го класса "игрушки" и товарам 30-го класса "кондитерские изделия" МКТУ по перечню свидетельства на спорный товарный знак, указывает на транслитерацию словесного элемента "SURPRISE", единственно образующего принадлежащее ответчику средство индивидуализации.

Столкновение коммерческих интересов истца и ответчика, чья деятельность направлена на введение в отечественный гражданский оборот аналогичной продукции, маркированной сходными до степени смешения обозначениями, установлено также в ходе производств по делам N А32-3087/2021, N А32-28515/2021, N А32-56264/2020.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, ответчику надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке испрашиваемых истцом рубрик 28-го, 30-го классов МКТУ.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (19.10.2021), период времени, в отношении которого ответчиком должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 19.10.2018 по 18.10.2021 включительно.

Ответчик представил следующие доказательства: сведения о сайтах в Интернет www.kinder.com/ru/ru, https://www.ferrero.ru, декларации ЕАЭС от 18.07.2019 (период действия по 17.07.2022) и от 12.09.2017 (период действия до 11.09.2020); декларация на товары N 10103080/241019/0068329 от 24.10.2019 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO ARDENNES S.A.; декларация на товары N 10131010/111021/0676195 от 11.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L.; декларация на товары N 10131010/131021/0682350 от 13.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L.; декларация на товары N 10131010/151020/0114167 от 15.10.2020 на поставку 288 коробок фигурного молочного шоколада "Kinder СЮРПРИЗ" и 1176 коробок яиц "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада, производитель FERRERO POLSKA SP.Z О.О.; декларация на товары N 10131010/211020/0126847 от 21.10.2020 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO ARDENNES S.A.; письмо ЗАО "Ферреро Руссия" об объемах продаж яиц Kinder СЮРПРИЗ; товарные накладные с ООО "АКВАТЭРРА" от 22.10.2018, 13.04.2020, 22.06.2020 и 13.10.2021; товарные накладные с ООО "Нижегородская Логистическая компания" от 27.11.2018; товарные накладные с ООО "МАРР РУССИЯ" от 26.12.2018; товарные накладные с ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФУД ТРЭЙД" от 10.01.2019, 21.03.2019, 19.05.2020, 13.08.2020 и 17.09.2020; товарная накладная с ООО "Свит Лайф Фудсервис" от 26.02.2019; товарные накладные с ООО "ЭВЭНКС" от 29.04.2019, 27.06.2019, 24.12.2020, 20.01.2021, 11.03.2021 и 03.06.2021; товарная накладная с ИП Булатов Ахмед Батталович от 15.05.2019; товарные накладные с ООО "Компаньон" от 13.07.2019, 20.12.2019, 14.02.2021 и 24.04.2021; товарные накладные с ООО "Диалог" от 15.08.2019, 25.11.2019, 20.07.2020 и 21.09.2020; товарная накладная с ИП Базяка Олег Алексеевич от 19.09.2019; товарная накладная с ООО "Сладкая жизнь плюс" от 18.10.2019; товарная накладная с ООО "Шамса-Боттлерс" от 09.01.2020; товарные накладные с ООО "НЕО-ТРЕЙД" от 23.02.2020 и 26.08.2020; товарная накладная с ООО "Эником" от 13.03.2020; товарные накладные с ООО "ОПТИУМ ЛОГИСТИК" от 31.07.2020; товарная накладная с ОП ООО "Сервико" от 28.09.2020; товарная накладная с ООО "КОНТИНЕНТ" от 20.11.2020; товарная накладная с ООО "Владторг" от 30.04.2021; фотографии кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" в розничных магазинах; распечатка данных о содержании канала Kinder Russia на ресурсе YouTube и рекламных видеороликах; консолидированный отчет по состоянию на 31.08.2019 Ферреро Интернешнл С.А.; фотографии упаковок кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ".

Из поименованных доказательств усматривается, что подконтрольные ответчику Интернет-ресурсы информируют потребителя относительно того, что силами различных компаний, входящих в группу "Ferrero", обеспечивается присутствие на российском рынке фигурного шоколада с внутренним молочным слоем и игрушкой внутри под обозначением "SURPRISE".

Об активности рекламной кампании кондитерских изделий, содержащих товарный знак по международной регистрации N 551073, можно говорить благодаря опубликованным на YouTube канале Kinder Russia роликам, в том числе "Kinder Сюрприз - Оживи игрушки в Applaydu!" от 24.09.2020 с более чем 4 800 000 просмотров, "Новый год приходит с Kinder" от 25.11.2019 с около 1 400 000 просмотров.

Объем продаж по России яиц серии Kinder в период с 15.10.2018 года по 15.10.2021 (625 705 812 штук), их доступность в течение длительного времени позволяет сделать вывод об узнаваемости товаров ответчика под брендом "SURPRISE", который с очевидность прочитывается как "СЮРПРИЗ".

Суд считает необходимым подчеркнуть, что продвижение товара и его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот, что свидетельствует тем самым об использовании оспариваемого средства индивидуализации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 по делу N СИП-505/2015, определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 N 304-КГ15-8874 по делу N А67-4453/2014).

Коллегия судей отмечает, что от компании FERRERO поступили исчерпывающие доказательства введения в оборот спорных рубрик 28-го, 30-го класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства на товарный знак, поскольку фигурный молочный шоколад декларируется ответчиком в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза как частный случай кондитерских изделий из сахара, содержащих какао, при этом реализацию заявленной категории товара дополняет игрушка, которая помещена внутрь яиц из молочного шоколада.

То обстоятельство, что словесный элемент "SURPRISE" использован наряду со словесным элементом "KINDER" не препятствует восприятию элемента "SURPRISE" в качестве спорного товарного знака.

Для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим предоставленную товарному знаку охрану.

Оценка используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака или на изменение существа товарного знака вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений (пункте 164 Постановления N 10).

Действующее законодательство не запрещает использование правообладателем на товарах и при оказании услуг нескольких принадлежащих ему товарных знаков.

Судебная коллегия считает, что использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" и иными товарными знаками ответчика не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом основную индивидуализирующую функцию товаров, для индивидуализации которой используется обозначение "Kinder SURPRISE", выполняет элемент "SURPRISE", поскольку указывает на конкретную продукцию, входящую в линейку "Kinder".

Доводы истца относительно сведений соцопроса от 31.03.2022, сводящиеся к тому, что потребителям не известны спорные товары, маркированные словесным элементом "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов, следовательно, обозначение не ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, включая ответчика, а сам по себе словесный элемент "SURPRISE" содержится в зарегистрированных товарных знаках многих производителей, в том числе применительно к испрашиваемым рубрикам 28-го, 30-го классов МКТУ не имеют решающего правового значения.

Названное заключение по результатам проведенного социологического опроса не умаляет надлежащих доказательств использования оспариваемого средства индивидуализации, а направлено на оспаривание различительной способности товарного знака по международной регистрации N 551073.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что использование товарного знака в спорный период в отношении позиций, для которых установлена заинтересованность истца, подтверждено совокупностью доказательств, каждое из которых документально не опровергнуто, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины за подачу иска относятся на компанию Guangdong.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (rm. 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer ECommerce Industrial Centre 283 Rd, Shatntou, Guangdong, China) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.