Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2023 г. № С01-201/2023 по делу N А40-269703/2021 Суд оставил без изменения судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суды исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли к выводам о доказанности наличия воли истца на использование спорного товарного знака ответчиком, о нарушении истцом принципа эстоппель и злоупотреблении истцом своих прав

Резолютивная часть постановления объявлена 7 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" (ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт. 2, пом. 201, ч. ком. 5, Москва, 115280, ОГРН 1157746433756) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022 по делу N А40-269703/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" к обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" (ул. Александра Лукьянова, д. 3, стр. 1, Москва, 105066, ОГРН 1057748953074) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СКЕЙЛ" (ул. Магистральная, д. 59, кв. 53, г. Кострома, Костромская обл., 156011, ОГРН 1094401005148).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" - Шияненко А.В. (по доверенности от 01.02.203);

от общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" - Грядов А.В. (по доверенности от 13.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 441127 в размере 19 980 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СКЕЙЛ" (далее - общество "Скейл", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данные судебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суды оценили взаимоисключающие договоры на поставку разной продукции ЗИС-5 и ЗИС-5В; не применили пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку спорная продукция не изготавливалась по заказу общества "Скейл", внешний вид упаковки истец не согласовывал; суды не дали правовую оценку объему ввезенной продукции (разрешение на ввоз модели ЗИС-5 было дано только на 6600 экземпляров при тираже 10000), в связи с чем ошибочно не применили подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ; суды пришли к неверному выводу о согласовании обществом "Скейл" поставки спорной продукции ответчику, применив положения пункта 1 статьи 1233 Кодекса, не подлежащие применению; суды не учли доводы истца и общества "Скейл" об отсутствии согласования с ответчиком производства, упаковки, и поставки модели ЗИС-5В, а также уплаты вознаграждения за использование товарного знака.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество "Скейл", надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для проведения судебного заседания в отсутствие этого лица.

Судом отказано в приобщении к материалам дела отзыва ответчика на кассационную жалобу, поступившего в суд 06.03.2023, т.е. накануне дня судебного заседания, ввиду нарушения им установленных статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, касающихся обеспечения возможности ознакомления с отзывом лиц, участвующих в деле, до судебного заседания, и необходимости подтверждения направления отзыва этим лицам.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 441127, зарегистрированного в отношении в том числе товаров 28-го класса МКТУ "автомобили (игрушки)".

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик осуществляет незаконное использование данного товарного знака, выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак истца, маркированных спорным обозначением, а именно, на упаковке масштабных моделей транспортного средства "ЗИC-5B", которые реализуются ответчиком на розничном рынке совместно с журналом "Автолегенды СССР. Грузовики" N 53, 2019 г. Кроме этого, обозначение "ЗИС/ZIS" использовалось ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети "Интернет" по адресу deagoshop.ru. Как указывал истец, представленные доказательства подтверждают, что ответчик предлагал к продаже и продавал товары, маркированные товарным знаком "ЗИС/ZIS", в розницу, при этом розничная цена масштабной модели транспортного средства "ЗИС-5В", которая реализовывалась ответчиком совместно с журналом "Автолегенды СССР". Грузовики, выпуск N 53, 2019 г., составляла 999 руб. при тираже в 10 000 экз. Ответчик является не только продавцом журнала "Автолегенды СССР. Грузовики", выпуск N 53, сопровождаемого контрафактной моделью, но и издателем данного журнала, а модель транспортного средства является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации, размер которой определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратного размера розничной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что истец прямо согласовал ввоз ответчиком товаров, маркированных обозначением "ЗИС-5". Суд первой инстанции также указал на непоследовательное поведение истца (нарушение принципа эстоппель), ответчик добросовестно положился на юридическую ситуацию, в которой истец выразил свое согласие на ввод товара в гражданский оборот. С учетом этого суд пришел к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Принцип эстоппель означает лишение стороны в споре права в ущерб противоположной стороне ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном. Подобная ситуация ведет к утрате права на защиту посредством лишения стороны права на возражение. В случае с названным принципом значение имеют лишь фактические действия стороны, а не ее намерения.

Главная задача принципа эстоппель - не допустить получение выгоды стороной вследствие непоследовательности в ее поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Иными словами, принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

В процессуально-правовом аспекте принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций, полно и всесторонне исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованным выводам о доказанности наличия воли истца на использование спорного товарного знака ответчиком, о нарушении истцом принципа эстоппель и злоупотреблении истцом своими правами.

Обжалуемые судебные акты отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, содержат обоснование сделанных судами выводов применительно к конкретным обстоятельствам дела.

Доводы кассационной жалобы сводятся по существу к оспариванию вышеуказанных выводов судов первой и апелляционной инстанций.

Между тем данные выводы судов основаны на исследовании имеющихся в деле доказательств в совокупности и взаимной связи в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судами дана надлежащая, соответствующая применимым правовым нормам оценка имеющимся в деле доказательствам, а также доводам истца и возражениям ответчика.

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

В рассматриваемом случае суды установили, что истец предоставил обществу "Скейл" неисключительную лицензию на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 72309, N 441127 по договору N 3-0712 от 06.07.2012. Из представленных ответчиком распечаток электронных писем суды установили, что 14.01.2019 ответчик сообщил обществу "Скейл" о своем намерении сделать военный ЗИС-5 сотруднику третьего лица. Общество "Скейл" 26.04.2019 направило ответчику дизайн упаковки ЗИС-5В для утверждения. Третье лицо 13.05.2019 направило ответчику исправленный дизайн упаковки ЗИС-5В. Из приложенного к письму фото суды установили, что на упаковке продукции указано на изготовление продукции по заказу общества "Скейл".

Кроме того, суды исследовали представленное в материалы дела письмо истца исх. N 48 от 25.06.2019, адресованное обществу "Скейл" (копия ответчику), в котором указано, что "Изучив письмо ООО "Скейл" N 86 от 24.06.2019 о планируемом ввозе продукции на таможенную территорию РФ сообщаем следующее: ООО "ЗИЛ-АйПи" не возражает против ввоза на территорию РФ обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини" следующего товара, произведенного XrNYU(HK) CO., LIMITED: ЗИЛ-130Г, количество продукции 7 100 шт., декларируемая стоимость 36 920 USD; ЗИС-5, количество продукции 6 600 шт., декларируемая стоимость 35 904 USD. Выраженное в настоящем письме согласие на ввоз на территорию РФ продукции, маркированной товарным знаком "ЗИЛ", действительно для предъявления в таможенные органы России до 31.07.2019. Настоящее письмо относится к конкретным указанным поставкам и не является разрешением на дальнейшие поставки аналогичных товаров и декларантов".

Суды также приняли во внимание представленную ответчиком копию таможенной декларации от 10.07.2019 в отношении товаров - масштабные модели-копии автомобилей ЗИЛ-130Г, количество 7 100 (вложение в журнал "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР", выпуск N 52), ЗИС-5 количество 6 600 шт. (вложение в журнал "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР", выпуск N 53).

Как установили суды, указанная в письме-согласии декларируемая стоимость продукции (72 824 долларов США за обе партии и 35 904 за партию товаров ЗИС-5) полностью совпадает с суммой, указанной в таможенной декларации и инвойсе, относящихся к данной партии товара. Письмо-согласие истца при пересечении товаром таможенной границы России было предъявлено таможенным органам, которые путем выпуска товара подтвердили согласие правообладателя товарного знака.

Данные выводы судов опровергают доводы кассационной жалобы о том, что суды не дали правовую оценку объему ввезенной продукции.

При этом из приведенной мотивировочной части судебных актов очевидно следует, что при определении объема разрешенного ввоза изделий суды исходили из объема поставки товаров компанией из Гонконга XINYU (НК) СО на основании контракта от 25.07.2017, в связи с чем не может быть признан обоснованным довод кассационной жалобы о том, что суды оценили взаимоисключающие договоры на поставку разной продукции.

Сведений о том, что ответчик фактически ввел в гражданский оборот больший объем товаров, чем согласованный истцом, материалы дела не содержат.

Кроме того, суды на основании представленных в материалы дела доказательств пришли к выводу о том, что ЗИС-5В является военной модификацией модели ЗИС-5, что истцом не оспаривалось.

Суд апелляционной инстанции правомерно отклонил как противоречащие обстоятельствам дела доводы истца о том, что ответчик не представил доказательств проявления им разумной осмотрительности во избежание незаконного использования права на товарный знак. Апелляционный суд верно отметил, что ответчик изучил публичный реестр Роспатента, установив правообладателя и лицензиата (общество "Скейл"), после чего ответчик обратился к лицензиату с просьбой разработать макет соответствующей упаковки, которая использовалась ответчиком, а также получил согласие правообладателя товарного знака (истца) на ввоз соответствующей партии товара в Россию.

Доводы заявителя кассационной жалобы основаны по существу на несогласии с выводами судов относительно установленных обстоятельств спора, и направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций, т.е. заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции, который не вправе давать оценку доказательствам.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующим и производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения, постановления, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022 по делу N А40-269703/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.