Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2023 г. N С01-1160/2022 по делу N СИП-955/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 9 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Сидорской Ю.М., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Системы фиксации" (Измайловский проезд, д. 29, лит. И, пом. 13H, комн. Д36, Санкт-Петербург, 190005, ОГРН 1197847163216) к иностранному лицу Arica Investments B.V. (154 De Layressestrat, 1075 HL, Amsterdam, Netherlands) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Системы фиксации" - Косунов О.А. (по доверенности от 01.09.2021);

от иностранного лица Arica Investments B.V. - Самарская Н.В. (по доверенности от 15.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Системы фиксации" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Arica Investments B.V. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 (далее - спорный товарный знак) в отношении товаров 6-го класса "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы" и товаров 9-го класса "винты микрометрические для приборов и инструментов" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 исковые требования общества удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака вследствие его неиспользования в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические скобяные изделия, винты, втулки, заглушки, патрубки, пружины, скобы, шайбы" с исключением указания на скобяные изделия и товаров 9-го класса МКТУ "винты микрометрические для приборов и инструментов". В удовлетворении остальной части исковых требований отказано: сохранена правовая охрана спорного товарного знака для товаров 6-го класса МКТУ "металлические крепежные изделия: гайки, зажимы, приспособления зажимные, шурупы".

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 отменено в части удовлетворения заявленных требований и в части распределения судебных расходов. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 оставлено без изменения.

Дело рассматривалось в составе председательствующего судьи Рогожина С.П., судей Березиной А.А., Сидорской Ю.М. Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2022 произведена замена судьи Березиной А.А. судьей Снегуром А.А.

Ответчик в отзыве и в дополнении к отзыву не согласился с заявленными требованиями, считает, что истец не представил доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указывает, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Доводы истца об отсутствии у ответчика правосубъективности и отсутствия полномочий у представителя Самарской Н.В. и как следствие недопустимости представленных ей доказательствах, отклонены судебной коллегий. С учетом представленных в материалы дела: резолюции акционера ответчика от 05.06.2015, приказа от 16.06.20215 доверенности от 15.04.2022, выписки из Коммерческого реестра от 19.01.2023, письма генерального директора ответчика от 07.02.2023 и разъяснений, изложенных в пунктах 19, 20 и 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" судом установлено, что компания является действующим юридическим лицом, полномочия как директора компании, так и ее представителя подтверждаются представленными доказательствами, и ссылки истца на положения норм гражданского Кодекса Нидерландов не опровергают официальные документы, полученные от официального торгового реестра страны происхождения.

Как следует из материалов дела, товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 476333, зарегистрирован 07.12.2012 по заявке N 2011707761 с приоритетом 18.03.2011 на имя компании в отношении товаров 6-го класса "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы" МКТУ и товаров 9-го класса "винты микрометрические для приборов и инструментов" МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, на неиспользование ответчиками товарного знака для всех товаров, в отношении которых знак зарегистрирован, направил в адрес ответчика 11.06.2021 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо заключении договора об отчуждении исключительного права на него в отношении товаров 6-го и 9-го классов МКТУ.

Ввиду того, что ответчик оставил предложение истца без удовлетворения, истец 10.09.2021 по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении приведенных выше товаров 6-го и 9-го классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора и тридцатидневный срок подачи иска, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, адресованным ответчику (т.1, л.д.12-13), а также почтовой квитанцией и описью вложения в ценное письмо (т.1, л.д.14) и исковым заявлением от 10.09.2021.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судебная коллегия оценила по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи и приходит к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех заявленных в иске товаров 6-го и 9-го класса МКТУ.

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что является одним из крупнейших продавцов скобяных и крепежных изделий, и обратилось в Роспатент с заявкой N 2019744236 от 05.09.2019 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения " " в отношении широкого перечня товаров 6-го и 20-го класса МКТУ, в том числе приведенных в заявке (далее - обозначение истца).

В результате проведения экспертизы обозначения по заявке N 2019744236 Роспатент принял решение от 16.02.2021 (т.1, л.д.16-21) в котором указал, что данное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 476333, зарегистрированным на имя компании, в том числе, в отношении товаров 6-го классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товаров 6-го класса МКТУ. В регистрации обозначения истца в части указанных выше товаров 6-го класса МКТУ Роспатент отказал.

Истец указывает, что действие правовой охраны спорного товарного знака препятствует регистрации и использованию в качестве товарного знака обозначения истца в отношении заявленных товаров 6-го класса МКТУ, тогда как спорный товарный знак ответчик не использует. Кроме того общество ссылается на то, что владеет производственными площадями и оборудованием и имеет реальное намерение использовать свое обозначение в отношении указанных в иске товаров 6-го и 9-го класса МКТУ, в настоящее время производит однородную продукцию.

Истец ссылается на то, что реализует винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы и приспособления зажимные, пружины, патрубки, скобы, шайбы, шурупы и другие различные скобяные и крепежные изделия: анкеры, гвозди, дюбели-гвозди, болты, различные крепежные элементы, хомуты, кронштейны, петли, ручки дверные и т.п., в подтверждение чего представил, в частности, счета-фактуры (универсальные передаточные документы) от 09.02.2021 и от 19.02.2021.

При этом, общество ссылается на то, что в настоящий момент не имеет возможности использовать обозначение "PROFFIX" в своей деятельности, ввиду риска предъявления к нему требований компании о прекращении использования спорного товарного знака. По мнению общества заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака также обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны компании, не использующей спорный товарных знак.

Доводы ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака сводятся к тому, что исходя из решения Роспатента от 16.02.2021 по заявке N 2019744236 спорный товарный знак противопоставлен обозначению истца только в отношении товаров 6-го класса МКТУ. В заявке N 2019744236 товары 9-го класса МКТУ не указаны, в отношении них спорный товарный знак не препятствует истцу использовать его обозначение.

Кроме того ответчик указывает, что истец, заявляя о наличии у него производственных площадей и оборудования для производства, хранения и реализации товаров 6-го и 9-го класса МКТУ не представил достаточных доказательств этого.

Вопреки доводам ответчика судебная коллегия считает, что истец привел достаточные доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 6-го класса "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы" и товаров 9-го класса "винты микрометрические для приборов и инструментов" МКТУ.

Возможность предъявления к обществу требований компании о прекращении использования спорного товарного знака, как и обращение общества в Роспатент с заявкой N 2019744236 сами по себе не подтверждают заинтересованность в предъявлении настоящего иска, поскольку не свидетельствуют о реальном намерении общества использовать спорное обозначение на территории Российской Федерации.

Вместе с тем в счетах-фактурах (универсальные передаточные документы) от 09.02.2021 и от 19.02.2021 содержится широкий перечень товаров, которые истец реализовал на момент обращения с предложением заинтересованного лица и на момент обращения в суд с иском, в частности, винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы и приспособления зажимные, пружины, патрубки, скобы, шайбы, шурупы и другие различные скобяные и крепежные изделия: анкеры, гвозди, дюбели-гвозди, болты, различные крепежные элементы, хомуты, кронштейны, петли, амортизаторы дверные (т.2, л.д.5-29).

Согласно представленному договору аренды помещений N 9 от 17.01.2020 истец владеет на праве аренды складскими помещениями площадью 2478,05 кв. м и офисом площадью 589,1 кв. м., расположенными в п. Шушары, Санкт-Петербург.

Истец ссылается на то, что на указанных складах осуществляет хранение и фасовку продукции, в подтверждение чего представил также договор N 01/2020-01 от 23.12.2019 с приложением N 1, заключённый с обществом с ограниченной ответственностью "Р-Вахта" (далее - общество "Р-Вахта"), по условиям которого общество "Р-Вахта" в качестве подрядчика обязуется по заданию общества "Системы фиксации" выполнить работы по выкладке продукции, по фасовке продукции и внутрискладские работы, а также акты о выполнении работ, счета-фактуры и платежные поручения к указанному договору, подтверждающие выполнение работ по фасовке продукции.

Исследовав представленные истцом доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к выводу о том, что истец имеет возможность осуществлять производство (фасовку) спорных товаров, их хранение в находящихся в распоряжении истца складских помещениях и реализацию. При этом истец имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности при производстве и реализации широкого перечня крепежных и скобяных изделий.

При этом суд принимает во внимание то, что у истца имеется реальная возможность в последующем (после прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака) предлагать на сайте https://system-fix.ru/ к продаже крепежные и скобяные изделия с использованием своего обозначения, о чем свидетельствует и размещение каталога изделий по адресу https://system-fix.ru/catalog/.

Доводы ответчика об отсутствии заинтересованности у истца сводятся к его мнению о недостаточности представленных доказательств, но не опровергают установленные выше обстоятельства, ввиду чего отклоняются судом.

Оценив с учетом пунктов 42 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) сходство спорного товарного знака с обозначением по заявке N 2019744236, которое намерен использовать истец в своей хозяйственной деятельности, суд пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, поскольку единственными словесными элементами в их составе являются элементы "Profix" и "PROFFIX", а единственным отличием словесных элементов является использование сдвоенной буквы "f" в обозначении истца. Указанное обуславливает близкое к тождеству фонетическое сходство сравниваемых обозначений и высокую степень их графического сходства ввиду почти полного (кроме сдвоенной буквы "f") совпадения их единственных словесных элементов. Использование в сравниваемых обозначениях различного шрифта, цветового решения, различных изобразительных элементов, как и сдвоенной буквы "f" не влияет на вывод о высокой степени их сходства ввиду стойкой ассоциации обозначений друг с другом в целом. Сходство сравниваемых обозначений до степени смешения ответчик не оспаривает.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

В пункте 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичные подходы применяются и при установлении однородности услуг.

Судебная коллегия установила, что широкий перечень скобяных и крепежных изделий, которые реализует истец (т. 2, л.д.5-29), в частности винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы и приспособления зажимные, пружины, патрубки, скобы, шайбы, шурупы и другие различные скобяные и крепежные изделия: анкеры, гвозди, дюбели-гвозди, болты, различные крепежные элементы, хомуты, кронштейны, петли, амортизаторы дверные однородны по роду (изделия мелкие металлические и скобяные) и назначению (крепежные, соединительные части) с товарами 6-го класса "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы". Указанное обуславливает высокую степень однородности сравниваемых товаров, так как имеется высокая вероятность возникновения у обычного потребителя соответствующих товаров представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При оценке степени однородности товаров, которые реализует истец, среди которых имеются различные мелкие металлические соединительные изделия, в том числе винты, и спорных товаров 9-го класса "винты микрометрические для приборов и инструментов" МКТУ судебная коллегия учитывает, что последние также имеют резьбу, производятся из тех же материалов, но выполняют функцию оси вращающихся деталей при работе приборов. Вместе с тем для установления вероятности смешения противопоставленных обозначений судебная коллегия также принимает во внимание высокую степень графического и фонетического сходства спорного товарного знака и обозначения истца. Ввиду указанного обстоятельства даже при низкой степени однородности указанной части товаров в настоящем случае не исключена возможность смешения потребителями спорных обозначений.

Каких-либо конкретных возражений относительно однородности сравниваемых товаров ответчик не привел.

Руководствуясь изложенными правилами и правовыми подходами по определению однородности товаров, судебная коллегия, оценив вышеперечисленные доказательства истца, пришла к выводу о том, что истец представил доказательства реального намерения использовать спорное обозначение в отношении всех заявленных товаров 6-го и 9-го классов МКТУ, что является основанием для признания его заинтересованном в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении названных товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 166 Постановления N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования).

Вместе с тем для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (11.06.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 11.06.2018 по 10.06.2021 включительно (далее - исследуемый период).

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается прекращение правовой охраны, лежит на правообладателе.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиками доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В подтверждении использований товарного знака в исследуемый период ответчик представил многочисленную документацию по хозяйственной деятельности, в том числе:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "ТД "Про Аква";

2. Лицензионный договор от 26.06.2017, заключенный между обществом компанией и обществом с ограниченной ответственностью "ТД "Эго Инжиниринг" (далее - общество "ТД "Эго Инжиниринг") о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 (далее - лицензионный договор от 26.06.2017);

3. Письмо от 26.06.2017 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 обществу "ТД "Эго Инжиниринг" на срок с 26.07.2017 по 31.12.2023 (далее - письмо от 26.06.2017);

4. Письмо от 03.02.2022 о подтверждении предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 обществу "ТД "Эго Инжиниринг" на срок с 26.07.2017 по 31.12.2023 в том числе для использование в реализации товаров третьим лицам (далее - письмо от 03.02.2022);

5. Платежные поручения;

6. Решение единоличного участника общества "ТД Эго Инжиниринг" от 01.06.2021 об изменении фирменного наименования на "общество с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква" (далее - решение от 01.06.2021);

7. Международное свидетельство о браке серии Е 01 N 142775 от 29.06.2001 (далее - Международное свидетельство о браке);

8. Счета-фактуры (универсальные передаточные документы) от 15.01.2019, 30.07.2020, 01.08.2018, 23.05.2019, 27.02.2020, 27.12.2018, 16.04.2020, от 17.10.2019, 14.03.2019, 16.11.2020, 11.01.2019, 12.05.2021, 17.03.2021, 15.02.2021, 06.03.2020, 13.07.2020, 23.10.2018.

Рассмотрев вопрос об использовании спорного товарного знака, судебная коллегия приходит к выводу о том, что оно подтверждено в отношении товаров "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы" 6-го класса МКТУ ввиду следующего.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/ неиспользования товарного знака его правообладателем, следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

По условиям лицензионного договора от 26.06.2017 с момента подписания договора обществу "ТД "Эго Инжиниринг" предоставлено право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 на территории Российской Федерации путем размещения на товарах 6-го и 9-го классов МКТУ и/или которые общество "ТД "Эго Инжиниринг" производит, предлагает к продаже, продает, демонстрирует на вывесках, и ярмарках или иным образом вводит в гражданский оборот; на упаковке и этикетках товара, ценниках к товару; в сопроводительной и деловой документации к товару; в предложениях о продаже товара, объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Передача обществу "ТД "Эго Инжиниринг" права использования спорного товарного знака также подтверждается письмом от 26.06.2017.

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква", с учетом решения от 01.06.2021 и Международное свидетельство о браке в совокупности подтверждают аффилированность компании и общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква", которое до 01.06.2021 имело наименование "общество "ТД Эго Инжиниринг", поскольку единственный акционер компании - Озан Мехмет Озердем и единственный участник общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква" - Озердем Татьяна Александровна являются супругами. Тем самым, общество "ТД "Эго Инжиниринг" и ответчик являются аффилированными лицами по смыслу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", а также группой лиц по смыслу статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Указанные обстоятельства подтверждают наличие фактического контроля со стороны правообладателя при использовании спорного товарного знака.

Однако по смыслу части 2 статьи 1483 ГК РФ само по себе заключение лицензионного договора, как и выдача письма-согласия не может подтверждать фактическое использование товарного знака под контролем правообладателя с указанной даты. На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 Постановление N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам изучил на предмет установления обстоятельств фактического использования товарного знака, представленные компанией доказательства, и установил следующее.

Из представленных в материалы дела счетов-фактур (универсальные передаточные документы) следует, что в исследуемый период общество "ТД "Эго Инжиниринг", под контролем компании как аффилированное с нею лицо, реализовало обществу с ограниченной ответственностью "Мир ОВК" товары под обозначением "PROFIX" следующих наименований: "PROFIX Шпилька-шуруп", "PROFIX Шпилька резьбовая", "PROFIX Хомут комплект мет. с гайкой", "PROFIX зажим", "PROFIX приспособление для зажимов", "PROFIX втулка", "PROFIX насадка", "PROFIX шайба", "PROFIX пружина" "PROFIX шуруп", "PROFIX патрубки", "PROFIX скоба", "PROFIX винт", и это использование не носит номинальный характер, исходя из фактического периода использования (с 2018 по 2021 годы), количества товаров (более 1000 штук) и фактической оплаты за поставленные товары (платежные поручения). У суда отсутствуют основания отнестись критически к представленным хозяйственным документам, в которых содержится сведения о реализации названных товаров под обозначением "PROFIX".

Судебная коллегия отклоняет доводы общества о том, что лицензионный договор от 26.06.2017 не может быть принят в качестве доказательства, поскольку он не зарегистрирован в Роспатенте.

Судебная коллегия считает необходимым указать, что отсутствие государственной регистрации предоставления права использования спорного товарного знака по лицензионному договору от 26.06.2017, не имеет правового значения применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ.

Как разъяснено в абзацах четвертом и седьмом пункта 37 Постановления N 10, обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации, и несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что отсутствие в Государственном реестре товарных знаков сведений о регистрации договора от 26.06.2017 не имеет правового значения в рассматриваемом случае, поскольку данным доказательством в совокупности с иными представленными материалами подтверждается факт использования спорного товарного знака обществом "ТД Эго Инжиниринг" по воле и под контролем компании.

При сопоставлении спорного товарного знака и указанного в счетах-фактурах словесного обозначения "PROFIX", судебная коллегия учитывает, что в настоящем случае в универсальных передаточных документах использован единственный словесный элемент обозначения, который является доминирующим нарду с абстрактным изобразительным элементом в виде минималистического изображения инструментов, следовательно, обозначение использовано без изменения существа товарного знака. В указанной связи доводы общества об изменении существа товарного знака при его использовании не соответствуют обстоятельствам дела.

Довод общества о том, что товарный знак использовался не в том виде (без изобразительного элемента), в каком он зарегистрирован, подлежит отклонению, так как такое использование товарного знака не меняет его существа и не ограничивает предоставленную ему правовую охрану (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В отношении товаров, которые маркированы спорным товарным знаком судом установлено следующее.

В ГОСТе 28191-89 "Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия" указано, что хомуты используются для соединения (затяжки) рукавов в гидравлических и пневматических системах (топливных, водяных и др.).

При этом хомуты как соединительные элементы могут иметь в своей конструкции заглушки, болты, винты и гайки.

В указанной связи товары "PROFIX Хомут комплект мет. с гайкой" представляют собой товары "зажимы; заглушки; приспособления зажимные; гайки" 6-го класса МКТУ.

Согласно ГОСТу 27017-86 "Межгосударственный стандарт. Изделия крепежные. Термины и определения" шуруп и шпилька резьбовая являются металлическими крепежными изделиями.

В отношении указания "скобяные крепежные изделия" в регистрации спорного товарного знака судебная коллегия считает необходимым указать, что согласно ГОСТу 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия" скобяное изделие представляет собой изделие, служащее для закрывания, навешивания, фиксирования или обеспечения функционирования открывающихся элементов строительных конструкций. Скобяные изделия предназначены, в частности, для установки (навешивания) на поверхность оконных и дверных блоков или вмонтирования в них.

С учетом изложенного, товары "PROFIX скоба", которые ответчик реализовал в спорный период, относятся к скобяным изделиям.

В случае, когда товарный знак зарегистрирован для вида товара, а фактически используется для его подвида, использование товарного знака правообладателем в отношении такого подвида признается использованием в отношении вида товара в целом. Таким образом, суд признает также использования оспариваемого товарного знака в отношении таких видов товаров как "металлические скобяные и крепежные изделия".

Таким образом, использование компанией спорного товарного знака в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "металлические скобяные и крепежные изделия: винты, втулки, гайки, заглушки, зажимы, патрубки, приспособления зажимные, пружины, скобы, шайбы, шурупы" в исследуемый период является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований общества в отношении названных товаров.

В отношении именно товаров "винты микрометрические для приборов и инструментов" использование спорного товарного знака в исследуемый период компанией не подтверждено, что не отрицалось представителем ответчика в судебном заседании.

В отношении довода ответчика об использовании спорного товарного знака в отношении названных товаров ввиду использования для товаров "винты" и однородности этих товаров согласно представленному заключению от 25.09.2022 судебная коллегия отмечает следующее.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. Видовой критерий, который приведен судом выше, в настоящем случае не может быть применен.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В свою очередь вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены доказательств широкой известности в отношении товаров 6-го класса МКТУ "винты", которые являются однородными товарам 9-го класса МКТУ "винты микрометрические для приборов и инструментов".

Таким образом, неиспользование компанией спорного товарного знака в исследуемый период в части товаров "винты микрометрические для приборов и инструментов" 9-го класса МКТУ в совокупности с заинтересованностью общества в прекращении его правовой охраны является основанием для удовлетворения заявленных требований для этих товаров.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска и кассационной жалобы относятся на иностранное лицо Arica Investments B.V.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Системы фиксации" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476333 в отношении товаров "винты микрометрические для приборов и инструментов" 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие его неиспользования.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с иностранного лица Arica Investments B.V. (идентификационный номер 85036251) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Системы фиксации" (ОГРН 1197847163216) 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Снегур