Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 г. по делу N СИП-972/2022 Суд отменил принятое ранее судебное решение и обязал повторно рассмотреть решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку истец представил в материалы дела письмо-согласие, в соответствии с которым правообладатель дает согласие на регистрацию обозначения в отношении части товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению индивидуального предпринимателя Кузнецова Евгения Александровича (Краснодарский край, ОГРНИП 304231235100011) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.07.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020772274.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Кузнецова Евгения Александровича - Кисленко В.С. (по доверенности от 15.02.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Бенько Ю.А. (по доверенности от 14.11.2022), Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кузнецов Евгений Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.07.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020772274 и об обязании административного органа зарегистрировать обозначение по указанной заявке в отношении всех указанных в его перечне товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании представитель Кузнецова Е.А. просил оспариваемый ненормативный правовой акт отменить по мотивам заключения мирового соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака, утвержденного определением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2023 по делу N СИП-161/2022.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания оспорили требования общества, настаивают на законности и обоснованности ненормативного правового акта.

При рассмотрении спора исходит из следующего.

Кузнецов Е.А. обратился 14.04.2022 в Роспатент с заявкой N 2020772274 на регистрацию обозначения " " в качестве товарного знака для товаров 6-го класса "двери металлические; двери бронированные металлические; задвижки плоские; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки для коробок металлические; замки пружинные/запоры пружинные; замки цельнометаллические; замки висячие; защелки металлические; зажимы металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; ключи для замков; коробки с замком металлические; мелкие металлические и скобяные изделия; петли накладные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; для открывания дверей неэлектрические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки дверные металлические; цилиндры замков из металла; язычки для замков" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), 9-го класса МКТУ "замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные" 20-го класса МКТУ "замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; фурнитура дверная неметаллическая, в т.ч. ручки дверные неметаллические; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая".

В результате предусмотренной статьей 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) экспертизы заявленного обозначения Роспатентом установлено, что оно соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака), в отношении следующих товаров 6-го класса МКТУ "двери металлические; двери бронированные металлические; задвижки плоские; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки для коробок металлические; замки пружинные / запоры пружинные; замки цельнометаллические; замки висячие; защелки металлические; зажимы металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; ключи для замков, включенные в 06 класс; коробки с замком металлические; мелкие металлические и скобяные изделия; петли накладные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические, для открывания дверей неэлектрические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки дверные металлические; цилиндры замков из металла; язычки для замков" и 20-го класса МКТУ "замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; фурнитура дверная неметаллическая, в том числе ручки дверные неметаллические; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая".

В отношении иных рубрик 6 и 9-го класса МКТУ административной орган пришел к выводу о том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком " " по международной регистрации N 947830, зарегистрированным для однородных товаров 9-го класса МКТУ.

Не согласившись с выводами экспертизы, Кузнецов Е.А. обратился в Роспатент с возражением мотивированным тем, что товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, не являются однородными товарам 9-го класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, а сопоставляемые обозначение и товарный знак не являются сходным до степени смешения.

Рассмотрев возражение Кузнецова Е.А., Роспатент решением от 26.07.2022 отказал в его удовлетворении, оставив без изменения решение экспертизы.

Как указал административный орган, сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического тождества и визуального сходства словесных элементов "BIO-IDENT" - "BIOIDENT", которое обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности и выполненных стандартным шрифтом одного алфавита (латинского), при этом наличие дефиса в заявленном обозначении не оказывает влияния на общий вывод о сходства сравниваемых словесных обозначений, при этом отсутствие смыслового значения и фантазийный характер сравниваемых слов определяет основную роль признаков фонетического и визуального сходства при сравнительном анализе обозначений.

Роспатент также констатировал, что однородность заявленных товаров 9-го класса МКТУ "замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные" обусловлена принадлежностью их к тем же родовым группам товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак.

Административный орган отметил, что, в частности, такие товары как звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные относятся к сигнальным приборам и инструментам, а электронные и электрические звонки, отпирание которых осуществляется с привлечением средств идентификации, в том числе, биометрии (как указано в представленном с возражением патенте Российской Федерации N 209980 на полезную модель "Полуавтоматический электронный дверной замок с датчиком отпечатка пальца"), относятся к родовой группе устройств и изделий электротехнических, к которым также относятся полупроводники. При этом, как заметил Роспатент, эти товары также могут входить в состав или включать в себя оборудование для обработки данных, диагностические устройства и электрические устройства управления. Соответственно, однородные товары характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что определяет вероятность их смешения.

Административный орган принял во внимание высокую степень сходства, близкую к тождеству сравниваемых словесных обозначений "BIO-IDENT" - "BIOIDENT", что, с точки зрения Роспатента, дополнительно увеличивает риск смешения в сознании потребителя.

Таким образом, административный орган поддержал вывод экспертизу о способности заявленного обозначения вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, в силу чего решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ оставил в силе.

Роспатент также отклонил как неубедительный довод Кузнецова Е.А. о том, что условия сбыта и круг потребителей заявителя и правообладателя противопоставленного знака различна, а сам правообладатель не использует свой товарный знак на территории Российской Федерации, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходному товарному знаку.

Не согласившись с выводами, положенными административным органом в основу оспариваемого решения от 26.07.2022, Кузнецов Е.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как разъяснено в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50), с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что приведенная правовая позиция применима по аналогии и к рассматриваемому спору.

В данном случае Кузнецов Е.А. и иностранное лицо ASMAG-Holding GmbH - правообладатель противопоставленного товарного знака заключили мировое соглашение, распространяющееся, в том числе и на настоящий спор.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом существа настоящего дела и оснований возражения заявителя, которое было предметом рассмотрения Роспатента, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом, исходя из смысла изложенных разъяснений высшей судебной инстанции, указанные обстоятельства являются основанием для отмены оспариваемого решения административного органа и обязания его повторно рассмотреть возражение Кузнецова Е.А. на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020772274 с учетом новых обстоятельств.

Исходя из разъяснения, содержащегося в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, в рассматриваемом случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, урегулировавшее спор после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020772274, отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Кузнецова Евгения Александровича на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020772274.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.