Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2022 г. N С01-2315/2022 по делу N СИП-230/2022 Дело о признании недействительными решений Роспатента об отказе в удовлетворении заявлений о признании общеизвестными на территории РФ товарных знаков направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку довод заявителя кассационной жалобы о том, что после приобщения к материалам судебного дела доказательства (списка участников иностранного лица), которое не было представлено в административный орган, суд первой инстанции не оценил его с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и объективности, заслуживает внимания

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2022 по делу N СИП-230/2022

по заявлению иностранного лица Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Deutschland) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявлений о признании общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.01.2017 товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 248463 и N 152521.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Berlin-Chemie AG - Валентик Е.Б. (по доверенности от 02.11.2022) и Яхин Ю.А. (по доверенности от 26.09.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-382/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Berlin-Chemie AG (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2017 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 в отношении товара 5-го класса "средства, способствующие пищеварению" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (делу присвоен N СИП-230/2022).

Компания также обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2017 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 в отношении товара 5-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению" (делу присвоен N СИП-229/2022).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2022 дела N СИП-230/2022 и N СИП-229/2022 объединены для совместного рассмотрения в одно производство, делу присвоен N СИП-230/2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2022 требования компании удовлетворены: решения Роспатента от 12.12.2021 признаны недействительными как не соответствующие положениям статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть упомянутые заявления компании.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Компания представила отзыв, в котором выражает несогласие с доводами административного органа и просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Представитель Роспатента и представитель компании Валентик Е.Б. явились в судебное заседание.

Представитель компании Яхин Ю.А. принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель административного органа настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Представители компании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания является правообладателем следующих товарных знаков:

" " по свидетельству Российской Федерации N 248463 (дата регистрации - 09.06.2003, дата приоритета - 09.08.2002), который зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей";

" " по свидетельству Российской Федерации N 152521 (дата регистрации - 30.04.1997, дата приоритета - 22.02.1996), который зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека".

Компания обратилась 18.02.2021 в Роспатент с заявлениями о признании указанных товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации с 01.01.2012 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы.

В ходе рассмотрения заявления компания подала ходатайства об изменении даты, с которой испрашивается признание товарных знаков общеизвестными (с 01.01.2012 на 01.01.2017), а также сократила перечни товаров: для товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 просила только в отношении товара 5-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению", а для товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 - в отношении товара 5-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению".

В обоснование своих заявлений компания представила документы, подтверждающие наличие у нее исключительных прав на серию товарных знаков, объединенных элементом "МЕЗИМ", включая товарные знаки по международной регистрации, сведения о регистрации одноименного лекарственного средства, выписки из торгового реестра на компанию и из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении закрытого акционерного общества "БЕРЛИН-ФАРМА" и общества с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ", информацию об объемах продаж в период с 2004 по 2019 год товаров, маркированных упомянутыми товарными знаками, копии договоров поставки и товаросопроводительных документов с дистрибьюторами, предложения к продаже препарата "Мезим" в сети Интернет, макеты упаковки товара с копией инструкции по его применению, копии дипломов и наград, публикации в научных и популярных периодических изданиях с 2001 по 2014 год, выдержку из справочника "VIDAL 2011", макеты рекламных материалов, скриншоты рекламных роликов, копии эфирных справок и графиков выхода рекламы в 2017 - 2019 годы, результаты проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) и обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (далее - общество "Аналитическая социология") социологических опросов, а также копию решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020.

При рассмотрении заявлений компании на основании представленных с ними документов административный орган установил следующее:

на протяжении длительного срока компания является одним из крупнейших производителей и экспортеров фармацевтической продукции (бизнес создан в Германии в 1890 году, впоследствии в компании проведено несколько реорганизаций, последние сведения датированы 31.07.2013);

компания является правообладателем семи товарных знаков с обозначением "МЕЗИМ", в том числе спорных товарных знаков; дата приоритета первого товарного знака по международной регистрации N 194526 - 08.08.1956;

в 1985 году Министерство здравоохранения СССР выдало Н/П "БЕРЛИН-ХЕМИ" регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Мезим", а в настоящее время в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации препарат "Мезим" зарегистрирован на имя закрытого акционерного общества "БЕРЛИН-ФАРМА", одним из учредителей которого является компания;

маркированные обозначением "МЕЗИМ" товары широко распространены на территории Российской Федерации, однако лицами, реализующими средства, способствующие пищеварению, являются общество с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ" и иностранное лицо "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH", которое является единственным участником данного общества. Так, за период с 2004 по 2014 год объем продаж составил 281 540 593 упаковки на общую сумму более 21 миллиарда рублей;

представленные компанией публикации в медицинских специализированных изданиях содержат упоминание препарата "Мезим", однако в большинстве статей не указан производитель товара, приведены изображения упаковок товаров с обозначением "BERLIN CHEMIE" / "БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ", а в одной из статей прямо указано на то, что производителем товаров "МЕЗИМ" является общество с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ";

товары, маркированные комбинированным обозначением со словесным элементом "МЕЗИМ", в 2017 - 2019 годах рекламировались на крупных интернет-площадках, на телеканалах и на радиостанциях, однако рекламодателем было общество с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ", а не компания;

в дипломах, врученных за препарат "Мезим форте", производителем товара указана компания "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ" и "A. MENARINI PHARMACEUTICAL GROUP LTD", а не правообладатель спорных товарных знаков;

в копиях макетов упаковки препарата, приложенных к поданным в Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2007, 2009, 2010 годах заявлениям, присутствует как наименование компании, так и логотип "BERLIN CHEME MENARINI";

представленные результаты социологических исследований показывают мнение респондентов по вопросам сходства обозначений "МЕЗИМ" и "ФЕРМЕНТОЗИМ" и вероятности смешения одноименных препаратов. Отчет ВЦИОМ не содержит информацию об осведомленности потребителей по поводу производителей этих товаров, а при проведении опроса обществом "Аналитическая социология" на закрытый вопрос об уровне известности изготовителя препарата "МЕЗИМ" лишь 35,6% участников выбрали компанию.

Таким образом, Роспатент констатировал, что все представленные компанией материалы содержат обозначения, отличающиеся от тех товарных знаков, признание которых общеизвестными испрашивается на территории Российской Федерации, однако препарат и обозначение "МЕЗИМ" известны российскому потребителю, но поскольку маркированные соответствующими обозначениями товары вводят в гражданский оборот несколько юридических лиц, то компания должна доказать наличие корпоративной связи между нею и этими организациями.

Учитывая, что надлежащие доказательства компания не представила, административный орган решениями от 12.12.2021 отказал в удовлетворении заявлений о признании спорных товарных знаков общеизвестными на территории Российской Федерации.

Не согласившись с решениями Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемые ненормативные правовые акты, и соответствие данных актов требованиям законодательства.

Суд первой инстанции счел, что административный орган принял оспариваемые ненормативные правовые акты в пределах предоставленных ему полномочий.

Проанализировав макеты упаковки препарата "Мезим", используемой в различные годы, суд первой инстанции установил: на фронтальной стороне каждой из них имеется информация о том, что компания является производителем этого товара.

При этом суд первой инстанции принял во внимание то обстоятельство, что приложенные компанией к заявлениям макеты упаковки совпадают с теми, которые находятся в регистрационном досье, представленном в Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2010 году закрытым акционерным обществом "БЕРЛИН-ФАРМА", являющимся лицензиатом компании.

Оценив содержащуюся в справочнике "VIDAL 2011" информацию о компании как о производителе препарата "Мезим", суд первой инстанции признал необоснованной позицию Роспатента о необходимости подтверждения авторитетности для потребителя данного справочника и степени известности содержащихся в нем сведений.

Иные аргументы административного органа об отсутствии доказательств осуществления компанией деятельности по производству лекарственного препарата суд первой инстанции счел не соответствующими письменным доказательствам, приложенным к заявлениям, по результатам рассмотрения которых приняты оспариваемые решения.

Суд первой инстанции отметил необходимость доказывания общеизвестности товаров компании, а не самой компании, а также резюмировал, что применяемые Роспатентом критерии оценки спорных товарных знаков на предмет их общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, предусмотренных ГК РФ и Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Исследовав результаты социологических опросов, суд первой инстанции резюмировал: отчеты подготовлены различными независимыми компаниями в соответствии с установленной методологией, содержат результаты опроса потребителей, показывают высокую степень ретроспективной известности препарата "Мезим". Тот факт, что изучение мнения потребителей проводилось для рассмотрения другого дела, не является препятствием для использования в настоящем деле.

Наряду с изложенным суд первой инстанции констатировал непоследовательность выводов административного органа при рассмотрении заявлений компании о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков и в деле N СИП-630/2020, в котором Роспатент установил, что потребители ассоциируют препарат "Мезим" именно с компанией.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о недостаточности исследования административным органом документов компании, приложенных к упомянутым заявлениям, поскольку, установив использование на упаковке товара обозначения, отличающегося от спорных товарных знаков, именно Роспатенту следовало оценить, повлияли ли на восприятие потребителя различия между изображением на упаковке препарата и спорными товарными знаками.

Таким образом, суд первой инстанции счел выводы административного органа не в полной мере мотивированными и обоснованными, а принятые решения - не соответствующими требованиям статьи 1508 ГК РФ и нарушающими права и законные интересы компании, в связи с чем признал оспариваемые ненормативные правовые акты недействительными и возложил на Роспатент обязанность повторно рассмотреть заявления.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Роспатент полагает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и подпункт 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), поскольку неверно истолковал понятие "интенсивное использование" товарного знака и, как следствие, не учел, что оно является основным критерием, подтверждающим общеизвестность товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что общеизвестность товарного знака не может возникнуть без его длительного использования и в отсутствие значительных объемов реализации товаров, маркированных соответствующим обозначением.

Как указывает Роспатент, требование подтвердить наличие связи компании с лицами, непосредственно производящими товары, маркированные спорными товарными знаками, прямо следует из нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с утверждением суда первой инстанции о том, что в оспариваемых решениях сделаны выводы об обязанности компании доказать свою общеизвестность для российского потребителя, поскольку административный орган исходил из необходимости документального подтверждения корпоративной связи между компанией и лицами, фактически использовавшими спорные товарные знаки для индивидуализации товаров 5-го класса МКТУ.

Роспатент настаивает на несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и на неверном изложении в обжалуемом решении аргументов административного органа.

Так, отказ в удовлетворении заявлений компании был обусловлен тем, что в материалах административного дела не имеется доказательств восприятия потребителем компании как корпоративно связанной с производителем фармацевтической продукции, а само по себе сходство фирменных наименований организаций, вводивших в оборот на территории Российской Федерации препараты для пищеварения, не может свидетельствовать о том, что это связанные юридические лица, или формировать какие-либо четкие и обоснованные представления об общем происхождении товара.

Заявитель кассационной жалобы утверждает: главным основанием принятия оспариваемых ненормативных правовых актов явилось отсутствие доказательств связи между компанией и закрытым акционерным обществом "БЕРЛИН-ФАРМА", обществом с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ", иностранным лицом "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH", однако суд первой инстанции не дал оценку данному обстоятельству. При этом в ходе судебного разбирательства суд приобщил список участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" по состоянию на 24.06.2002, подтверждающий аффилированность перечисленных организаций, но не исследовал его при принятии обжалуемого решения, чем нарушил положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции ненадлежащим образом оценил представленные компанией результаты социологических исследований и проигнорировал цель проведения каждого социологического опроса, которая определяет задачи и методы исследования, выборку респондентов, формулировки вопросов. Иными словами, социологические опросы, которые не были направлены на установление наличия или отсутствия широкой известности спорных товарных знаков, не могут свидетельствовать об их соответствии критериям общеизвестного товарного знака. Кроме того, при проведении исследований ВЦИОМ и общество "Аналитическая социология" не устанавливали, воспринимают ли потребители спорные товарные знаки в качестве средств индивидуализации препаратов "Мезим", связанных с деятельностью следующих лиц: компании, иностранных лиц "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" и "Berlin Chemie Menarini Group", а также общества с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ".

Заявитель кассационной жалобы отдельно обращает внимание на то, что при проведении опросов респондентам демонстрировались обозначения, отличающиеся от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521, а на закрытый вопрос об известности изготовителя препарата "Мезим" только 35,6% участников выбрали компанию.

Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о непоследовательности позиции административного органа при рассмотрении заявлений компании о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков и при принятии решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку "МЕЗИТИМ" по свидетельству Российской Федерации N 556676, так как в последнем случае Роспатент установил способность названного товарного знака ввести потребителя в заблуждение по поводу изготовителя товара.

С точки зрения административного органа, суд первой инстанции допустил ошибку, признав выводы о несоответствии регистрации другого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ имеющими значение для рассмотрения настоящего дела и для применения пункта 1 статьи 1508 данного Кодекса, поскольку в ходе проверки доводов возражения в отношении товарного знака "МЕЗИТИМ" по свидетельству Российской Федерации N 556676 Роспатент не анализировал широкую известность товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 152521 и N 248463 (доказательства введения в гражданский оборот маркированных ими товаров, сведения о рекламе и т.д.).

В связи с этим заявитель кассационной жалобы полагает необоснованной ссылку суда первой инстанции на обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Принимая во внимание дату подачи компанией заявлений о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков (18.02.2021), законодательством, применимым для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, являются Парижская конвенция, ГК РФ и Административный регламент.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание подходы, сформулированные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), а также в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС), и в Пояснительных примечаниях к ней.

На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Определение N 2145-О).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Согласно пункту 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Как отмечено в статье 2 Рекомендации ВОИС, при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, исходя из которых, можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

С учетом изложенного податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ дата, на которую товарный знак (обозначение) признается общеизвестным, определяется исходя из того, как ее указал правообладатель в поданном заявлении, если на названную дату товарный знак (обозначение) отвечает признакам общеизвестности.

Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата, на которую товарный знак признается таковым, может быть установлена ранее даты подачи правообладателем соответствующего заявления, а при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Подобное правовое регулирование исходит из того, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Приведенная правовая позиция сформулирована в пункте 3.2 Определения N 2145-О.

Исходя из смысла предписаний, закрепленных в пункте 3 статьи 1512, в пункте 2 статьи 1514 ГК РФ, в системном единстве с положениями пункта 1 статьи 1508 данного Кодекса, правообладатель товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) обязан вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату, но и к моменту подачи данного заявления (абзац третий пункта 3.3 Определения N 2145-О).

Следовательно, обращаясь с заявлениями о признании спорных товарных знаков общеизвестными на территории Российской Федерации, компания должна была представить надлежащие документы по состоянию не только на 01.01.2017, но и на 18.02.2021.

По смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), который известен большей части лиц, вовлеченных в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Как указано выше, согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак (используемое в качестве товарного знака обозначение) может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак (обозначение) в результате интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что приведенные выше нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности.

Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось.

Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Значение слов "товаров заявителя" в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пункте 1 статьи 1477 названного Кодекса.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам не применяет статью 1477 ГК РФ по аналогии к статье 1508 этого Кодекса, а исходит из общеправового принципа единства терминологии - в одинаковые (однотипные) формулировки в разных частях одного нормативного правового акта законодатель вкладывает один и тот же смысл.

Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что из оспариваемых решений Роспатента от 12.12.2021 усматривается вывод административного органа о доказанности факта широкой известности обозначения "МЕЗИМ" на территории Российской Федерации.

Между тем основанием отказа в удовлетворении заявлений компании явилось отсутствие документов, подтверждающих наличие связи между компанией и организациями, указанными в представленных ею документах в качестве лиц, использующих спорные товарные знаки при производстве и продаже препаратов, способствующих пищеварению.

С учетом этого суд первой инстанции должен был не подтверждать вслед за Роспатентом известность спорных обозначений, а проверить правомерность отказа по конкретному сформулированному в решениях основанию.

Вопреки положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции действительно не исследовал законность и обоснованность выводов административного органа исходя из того, были ли к поданным заявлениям приложены доказательства корпоративной связи между компанией, закрытым акционерным обществом "БЕРЛИН-ФАРМА", обществом с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ" и иностранным лицом "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH", а если да, то каким образом эти документы исследовал Роспатент и соответствуют ли его аргументы упомянутым нормам международного и российского законодательства.

Таким образом, фактически суд первой инстанции рассмотрел не то существо требования, что было заявлено в суде первой инстанции.

Суд первой инстанции проверил неоспариваемое обстоятельство и вслед за Роспатентом его подтвердил, обязав административный орган второй раз рассмотреть заявления с учетом этого обстоятельства.

Вместе с тем проверке подлежало другое обстоятельство, как правильно указывает Роспатент в кассационной жалобе, - наличие связи между лицами, использующими спорные обозначения.

В отзыве на кассационную жалобу компания утверждает, что установление связи между теми лицами, которые используют спорные обозначения, не относится к предмету заявления о признании конкретных товарных знаков общеизвестными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, с одной стороны, отмечает, что подобное суждение также представляет собой вывод, который мог бы быть сделан судом первой инстанции (и при его формулировании послужить основанием для признания недействительными решений Роспатента).

С другой стороны, президиум Суда по интеллектуальным правам указывает на то, что этот довод компании не основан на сути института общеизвестных товарных знаков.

Как отмечено выше, при признании товарного знака общеизвестным осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Соответствующий источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой лицами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии данных об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена.

С учетом вышеприведенной позиции Конституционного Суда Российской Федерации такая связь должна быть установлена на две даты: на дату подачи заявлений о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков - 18.02.2021 и на дату, с которой испрашивается признание, - 01.01.2017.

Предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности.

С учетом этого может быть принята во внимание изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 позиция, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает, что при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

В этом же ключе рассуждал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014.

Если товарный знак, признание которого общеизвестным испрашивается, широко известен как используемый в отношении товаров не связанных между собой источников происхождения, это свидетельствует не об общеизвестности товарного знака (приобретении им максимально возможной степени различительной способности), а об утрате обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товары одного источника - производителя или группы связанных производителей).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что после приобщения к материалам судебного дела доказательства (списка участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" по состоянию на 24.06.2002), которое не было представлено в административный орган, суд первой инстанции не оценил его с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и объективности.

Что касается доводов административного органа, обусловленных несогласием с выводами суда первой инстанции, сделанными по результатам оценки социологических исследований ВЦИОМ и общества "Аналитическая социология", а также обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для правильного разрешения настоящего спора прежде всего следует установить наличие в материалах административного дела доказательств связи между компанией и иными перечисленными выше организациями (в том числе корпоративной), а также правомерность выводов Роспатента по результатам их оценки.

Названные отчеты ВЦИОМ и общества "Аналитическая социология", равно как и судебный акт по делу N СИП-630/2020, компания представила среди значительного объема доказательств, подтверждающих общеизвестность спорных товарных знаков, а следовательно, эти письменные документы подлежат оценке по правилам частей 2 и 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с иными доказательствами по делу, в том числе с теми, которые суд первой инстанции не проанализировал при рассмотрении дела.

Следовательно, оценка правомерности указанных доводов заявителя кассационной жалобы является преждевременной.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на следующее.

В случае если суд принимает решение о признании недействительным решения административного органа, он должен определить необходимую восстановительную меру про правилам пункта 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Вопреки мнению суда первой инстанции, выраженному в обжалуемом решении, несогласие с выводами административного органа не всегда свидетельствует о необходимости направления заявления на повторное рассмотрение. Оценке подлежит то, требуется ли установление каких-то обстоятельств, которые уже не установлены административным органом и судом.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что принятое по делу решение подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также ввиду неправильного применения норм материального права (часть 1 и пункт 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2022 по делу N СИП-230/2022 отменить.

Дело N СИП-230/2022 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова