Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2022 г. N С01-2138/2022 по делу N А82-21836/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения в части удовлетворения исковых требований и распределения судебных расходов и направил на новое рассмотрение дело о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование, поскольку судами не установлено, что действия ответчика по приобретению прав на доменные имена являются актом недобросовестной конкуренции

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Шумилова Александра Николаевича (г. Ярославль) на решение Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2022 по делу N А82-21836/2021

по исковому заявлению публичного акционерного общества "Автодизель" (Ярославский моторный завод) (пр-кт Октября, д. 75, г. Ярославль, 150040, ОГРН 1027600510761) к Шумилову Александру Николаевичу о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, эт. 1, пом. I, ком. 41, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099) и общество с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ул. Тверицкая набережная, д. 64, пом. 19, г. Ярославль, 150007, ОГРН 1137604011742).

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Автодизель" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к Шумилову Александру Николаевичу (далее - ответчик) с требованиями:

о запрете администрирования ответчиком доменных имен "YAMZ-DIZEL.RU", "YAMZ.INFO", "YAMZ.PRO";

о запрете использования ответчиком в доменном имени и при других способах адресации обозначения "YAMZ" (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" и общество с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы".

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2022, исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено использование в доменных именах "YAMZ-DIZEL.RU", "YAMZ.INFO", "YAMZ.PRO" обозначения "YAMZ" и запрещено администрирование данных доменных имен, в остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Кассационная жалоба ответчика мотивирована ошибочностью выводов судов о наличии оснований для запрета администрирования ответчиком названных доменных имен и использования в них обозначения "YAMZ".

Податель кассационной жалобы считает, что истец злоупотребляет своим правом.

По мнению ответчика, при рассмотрении настоящего дела подлежали применению положения статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) об исчерпании права.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Исходя из положений, предусмотренных частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исключающих из числа полномочий суда кассационной инстанции полномочия по установлению фактических обстоятельств и оценке доказательств, Суд по интеллектуальным правам отказывает в приобщении к материалам дела приложенных к кассационной жалобе документов. Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются, о чем выносится определение.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В силу положений подпункта 13 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменные наименования являются охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как установлено судами и следует из материалов дела, сокращенным фирменным наименованием истца на английском языке является "PJSC AVTODISEL (YaMZ)". Истцу также принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 545535 и N 545534 с приоритетом от 03.03.2014, зарегистрированные в отношении товаров и услуг 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38, 41, 42, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцом в сети "Интернет" обнаружены сайты с доменными именами YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO, предлагающие к продаже производимую им продукцию. Администратором доменных имен является ответчик.

Полагая, что используемое ответчиком в доменных именах обозначение "YAMZ" сходно до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца, нарушает его исключительные права на данные средства индивидуализации, истец обратился в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что ответчик использует без разрешения истца названные доменные имена, сходные до степени смешения с указанными фирменным наименованием и товарными знаками, для осуществления обществом с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы", учредителем и участником которого ответчик является, деятельности, однородной деятельности истца (торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями).

Требование истца о запрете использования обозначения "YAMZ" при других способах адресации признано не подлежащим удовлетворению ввиду того, что истцом не представлено доказательств использования ответчиком обозначения "YAMZ" в других средствах адресации.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они вынесены с нарушением норм материального и процессуального права, без учета правовых позиций высшей судебной инстанции.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Приведенные разъяснения также могут быть применены к случаям защиты исключительного права на фирменное наименование против использования другим лицом сходного обозначения в доменном имени и/или на сайте.

В рассматриваемом случае истец не заявлял требование о запрете использования доменных имен именно определенным образом - в частности в виде запрета использования спорных обозначений при осуществлении конкретных видов деятельности и/или в отношении определенных товаров. Соответствующих уточнений исковые требования не содержат.

Как разъяснено в указанном пункте Постановления N 10, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом случае защищаемые товарные знаки не являются общеизвестными.

Исходя из изложенного, для удовлетворения заявленных исковых требований, направленных на защиту исключительных прав на товарные знаки, необходимо установить, что действия ответчика по приобретению прав на доменные имена являются актом недобросовестной конкуренции.

Аналогичным образом подлежат исследованию обстоятельства недобросовестной конкуренции при рассмотрении требований в части оснований, относящихся к фирменному наименованию истца.

Между тем данные обстоятельства судами не исследовались и не устанавливались.

В то же время в исковом заявлении истец приводил соответствующие доводы.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В связи с этим решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения исковых требований и соответственно распределения судебных расходов приняты с нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в данной части в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права, исследовать обстоятельства приобретения ответчиком прав администрирования спорными доменными именами на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции, по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

В то же время Суд по интеллектуальным правам считает необоснованной ссылку заявителя кассационной жалобы на то, что при рассмотрении настоящего дела подлежали применению положения статьи 1487 ГК РФ.

Согласно положениям указанной статьи Кодекса не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем в рамках настоящего дела ответчику вменяется нарушение исключительных прав истца при их использовании не на товарах, а при адресации в сети Интернет, что является самостоятельным способом использования объекта исключительных прав, не охватываемым положениями статьи 1487 ГК РФ.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2022 по делу N А82-21836/2021 отменить в части удовлетворения исковых требований и распределения судебных расходов.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.