Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2022 г. N С01-961/2022 по делу N А40-152339/2021 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска о понуждении заключить лицензионный договор, поскольку, в нарушение закона, ответчик не заключил лицензионный договор в отношении использования при производстве продукции результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат РФ

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Березиной А.Н., Голофаева В.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-производственное объединение "Базальт" (ул. Вельяминовская, д. 32, корп. 1, Москва, 105318, ОГРН 1127747209501) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2022 по делу N А40-152339/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по тому же делу

по исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 119160, ОГРН 1037700255284)

к акционерному обществу "Научно-производственное объединение "Базальт" о понуждении заключить лицензионный договор.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ул. Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1037739437229).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Научно-производственное объединение "Базальт" - Габышев А.И. (по доверенности от 17.08.2021);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" - Попова Е.В. (по доверенности от 28.06.2022);

от Министерства обороны Российской Федерации - Берхамова А.А. (по доверенности от 25.11.2020 N 207/4/334д).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации (далее - министерство) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу "Научно-производственное объединение "Базальт" (далее - общество) о понуждении заключить лицензионный договор.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - агентства).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022, исковые требования удовлетворены: суд обязал общество заключить с Российской Федерацией, от имени которой выступает министерство, лицензионный договор на предоставление права использования в продукции военного назначения, экспортируемо за рубеж, результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации на условиях указанных в проекте лицензионного договора N 2016/1093.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что он действовал в своем праве, отказываясь от подписания проекта лицензионного договора N 2016/1093, в типовой форме которого не был идентифицирован предмет, и имелись невыгодные для него условия.

Общество подчеркивает, что неотъемлемой частью изделия, поставляемого по спорному контракту, является авиационный взрыватель, исключительные права на который принадлежат ему в полном объеме. Данное обстоятельство, по мнению заявителя кассационной жалобы, подлежало учету при определении размера лицензионного платежа в сторону его снижения на основании пункта 5 статей 1549, 1550 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Ответчик сообщает, что производил исполнение собственных обязательств перед третьими лицами за счет собственных средств и своими силами, не использовал результаты интеллектуальной деятельности иных правообладателей. Причем считает, что спорный объект интеллектуальной собственности не подлежал правовой охране, поскольку срок действия исключительного права на него истек либо был досрочно прекращен по причине несоблюдения режима конфиденциальности.

Заявитель кассационной жалобы также оспаривает выводы судов о том, что акт инвентаризации является недопустимым доказательством.

От министерства и агентства поступили отзывы на кассационную жалобу, мотивированные тем, что состоявшее по делу решение является законным и обоснованным, тогда как аргументы ответчика видятся несостоятельными.

В судебном заседании представитель общества поддержал свою позицию, изложенную в представленной кассационной жалобе.

Представители министерства и агентства выступили по доводам отзывов, настаивали на отказе в удовлетворении требований заявителя кассационной жалобы.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, между директоратом закупок, офисом главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма (покупатель) и акционерным обществом "Рособоронэкспорт" (продавец) был заключен контракт от 22.06.2015 на поставку имущества в соответствии с дополнением от 25.08.2015 к договору комиссии от 22.04.2015.

В целях осуществления внешнеэкономической сделки по реализации имущества, при производстве которого используется секрет производства (ноу-хау), а именно: технические решения, технологические приемы и способы, содержащиеся в документации, полученной в ходе выполнения ОКР "Разработка осколочно-фугасной авиабомбы с упроченным корпусом ОФАБ-100П", исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации, акционерное общество "Рособоронэкспорт" (поставщик) заключило с обществом дополнение от 25.08.2015 к договору комиссии от 22.04.2015.

Ссылаясь на то, что в нарушение императивных норм действующего законодательства ответчик не заключил лицензионный договор в отношении использования при производстве продукции результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, министерство обратилось в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, пришел к выводу о том, что истец обоснованно требует возложить на ответчика обязательство по заключению лицензионного договора в представленной редакции.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал позицию суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" установлено, что права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (далее - результаты интеллектуальной деятельности), полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Согласно пункту 16 Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 N 233, при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции в случае использования при ее производстве результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, государственные заказчики заключают с организациями - разработчиками и производителями продукции военного, специального и двойного назначения, указанными в решении о ее экспорте, лицензионные договоры о предоставлении им права использования при выполнении контрактных обязательств результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации. За предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, взимаются лицензионные платежи. Порядок взимания платежей, их предельные размеры, сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата устанавливаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации, другими государственными заказчиками продукции военного назначения, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Министерством финансов Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного нрава способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиару (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ).

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что согласно представленным в материалы дела регистрационным свидетельствам права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения ОКР "Разработка осколочно-фугасной авиабомбы с упроченным корпусом ОФАБ100-П" (шифр "ОФАБ-100-120"), принадлежат Российской Федерации в полном объеме, что подтверждается регистрационным свидетельством серии РП N 0001852.

С учетом того, что обществом были исполнены свои обязательства в соответствии с условиями дополнения от 25.08.2015 к договору комиссии от 22.04.2015, предполагавшими использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Российской Федерации, суды правомерно признали ответчика обязанным заключить с государственным заказчиком - министерством лицензионный договор на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что предмет лицензионного договора не идентифицирован, подлежат отклонению.

Согласно проекту лицензионного договора, предложенному истцом, предметом договора является предоставление лицензиаром лицензиату простой неисключительной лицензии на право использования результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата по договору комиссии от 22.04.2015.

При этом исходя из буквального толкования спорного договора, суды пришли к мотивированному выводу, что под результатом интеллектуальной деятельности в силу пункта 1.1.1 проекта лицензионного договора понимается секрет производства (ноу-хау): технические решения, технологические приемы и способы, содержащиеся в документации, полученной в ходе выполнения ОКР "Разработка осколочно-фугасной авиабомбы с упроченным корпусом ОФАБ-100П".

Судебная коллегия отмечает, что технические решения, содержащиеся в конструкторской, технологической, эксплуатационной, программной или иной документации охватываются понятием секрет производства (ноу-хау) и являются самостоятельным и охраняемым результатом интеллектуальной деятельности в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ.

Согласно статье 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства прямо предусмотрено статьей 1469 ГК РФ. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Требованием, предъявляемым к таким результатам интеллектуальной деятельности как ноу-хау, является конфиденциальный характер сведений, в результате которого указанные сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Обязанность введения режима коммерческой тайны применительно к сведениям, входящим в секрет производства, действующее законодательство не предусматривает.

В проекте лицензионного договора N 2016/1093 содержатся положения о конфиденциальном характере сведений, представляющих собой предмет лицензионного договора: о наличии коммерческой ценности, выразившейся в определенной стоимости за предоставленное право использования этих сведений (глава 7), о конфиденциальности и ответственности сторон за ее нарушение при исполнении обязательств (пункт 1.1.3, глава 10), об отсутствии свободного доступа к таким сведениям третьих лиц (глава 11).

С учетом изложенных обстоятельств отсутствие доказательств свободного доступа к таким сведениям вне зависимости от наличия соответствующего грифа на документации, раскрывающей ноу-хау, влечет вывод о соответствии предмета лицензионного договора статье 1469 ГК РФ.

Доказательства нахождения технических решений, содержащихся в ОКР "Разработка осколочно-фугасной авиабомбы с упрочненным корпусом ОФАБ-100П", в свободном доступе в материалы дела ответчиком не представлены.

Соответственно, довод общества о том, что техническая документация, касающаяся соответствующих решений, была разработана значительное время назад, не имеет самостоятельного правового значения, поскольку факт того, что названным лицом был использован охраняемый объект интеллектуальной собственности, исключительные права на который принадлежат иному лицу, не опровергнут.

Утверждение ответчика об отсутствии документов, подтверждающих патентную охрану спорных результатов интеллектуальной деятельности, подлежит отклонению. Секрет производства, право на использование которого предоставляется на основании спорного лицензионного договора, является результатом интеллектуальной деятельности, в отношении которого действующим законодательством не предусмотрена выдача патента.

Правообладателем исключительного права на указанные в проекте лицензионного договора результаты интеллектуальной деятельности является Российская Федерация, так как основанием возникновения прав на владение, пользование и распоряжение ими, содержащимися в продукции, являются государственные контракты, которые оформлялись в период с 1954 года по 1956 год, что свидетельствует о том, что результаты интеллектуальной деятельности военного назначения получены за счет государственных средств и в силу пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132 соответствующие объекты принадлежат Российской Федерации.

Права Российской Федерации на названные результаты интеллектуальной деятельности зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2002 N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (далее - Постановление от 26.02.2002 N 131).

Внесение данных об объекте учета в единый реестр согласно пункту 9 Постановления от 26.02.2002 N 131 подтверждается регистрационным свидетельством, выдаваемым Федеральной службой по интеллектуальной собственности по запросам государственных заказчиков с одновременным присвоением каждому объекту учета уникального реестрового номера. В материалы дела представлено в отношении ОКР "Разработка осколочно-фугасной авиабомбы с упрочненным корпусом ОФАБ-100П" (шифр ОФАБ-100-120) регистрационное свидетельство серия РП N 0001852, согласно которому Российской Федерации принадлежат права в полном объеме.

Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу о том, что предложенный проект лицензионного договора N 2016/1093 содержит все необходимые условия, которые урегулируют возникшие между его сторонами правовые отношения.

Аргумент ответчика об использовании в составе поставляемой продукции военного назначения изобретения "Авиационный взрыватель", правообладателем патента на изобретение по свидетельству Российской Федерации N 2592934 на которое является общество, подлежит отклонению.

Как предусмотрено в пункте 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом сделано и отражено в решении не было.

Поскольку в материалы дела ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств использования упомянутого технического решения в продукции военного назначения, поставленной по международному контракту, данное обстоятельство не подлежало учету при определении размера лицензионных платежей по договору.

Утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что акт инвентаризации является допустимым доказательством, свидетельствуют о его несогласии с оценкой доказательств судами первой и апелляционной инстанций.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ), не допускается.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Судебные расходы по рассмотрению кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на подателя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2022 по делу N А40-152339/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Научно-производственное объединение "Базальт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.