Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2022 г. N С01-1161/2022 по делу N А40-195148/2021 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак передано на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал вопросы о количестве нарушений ответчиком исключительных прав правообладателя спорного товарного знака и не учел, за какие случаи правообладателем уже была взыскана с ответчика компенсация

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Березиной А.Н., Четвертаковой Е.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Котенко Д.О. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Максимус" (ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, эт./пом. антрес. 2/I, комн./рм 18/5А, Москва, 105005, ОГРН 1217700029942) и иностранного лица Forianelli Trading Limited на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022 по делу N А40-195148/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Максимус" к обществу с ограниченной ответственностью "Годовалов" (Славянский Бульвар, д. 9, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн. 50А, Москва, 121352, ОГРН 1065908029615) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

При участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал" (ул. Ласвиньская, д. 43, этаж 2, офис 13, г. Пермь, 614042; ОГРН 1145958002706), общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" (ул. Адмирала Ушакова, д. 55/1, г. Пермь, 614042, ОГРН 1145958061226), общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" (Ласьвинская улица, д. 43, эт. 2, оф. 12, г. Пермь, 614042, ОГРН 1145958002728), общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 5" (ул. Байкальская, д. 9, кв. 29, г. Пермь, 614023, ОГРН 1145958085602), общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 7" (ул. Богдана Хмельницкого, д. 5, эт. 1, пом. 1-7, г. Новосибирск, 630129, ОГРН 1145958085459), общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 25" (ул. Ласьвинская, д. 43, эт. 2, оф. 6, г. Пермь, 614042, ОГРН 1155958048168), общества с ограниченной ответственностью "Доктор Чехов" (ул. Тямская, д. 104/4А, г. Тюмень, 625001, ОГРН 1095908000924), общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (ул. 1812 года, 2, Москва, 121170, ОГРН 5147746145730), общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (ул. Кантемировская, д. 29, корп. 1, эт. 2, пом. 1, часть комн. 30, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112), общества с ограниченной ответственностью "Рассвет" (2-й Лихачёвский переулок, д. 1, стр. 11, эт. 2, пом. IX, ком. 12А, Москва, 125438, ОГРН 5177746017917), иностранного лица Forianelli Trading Limited.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Максимус" - Семенов А.В. (по доверенности от 01.03.2021), Кожемякин Д.В. (по доверенности от 01.03.2021); от общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" - Третьякова Н.В. (по доверенности от 20.12.2019); от общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" - Никитина Д.М. (по доверенности от 12.01.2022); от общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2020); от общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" - Балдин М.А. (по доверенности от 28.10.2019); от иностранного лица Forianelli Trading Limited - Семенов А.В. (по доверенности от 19.12.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Максимус" (далее - общество "Максимус") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Годовалов" (далее - общество "Годовалов") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 7 040868 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 5", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 7", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада 25", общество с ограниченной ответственностью "Доктор Чехов", общество с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье", общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис", общество с ограниченной ответственностью "Рассвет", иностранное лицо Forianelli Trading Limited.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Максимус" и иностранное лицо Forianelli Trading Limited обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представители истца и иностранного лица Forianelli Trading Limited поддержали доводы кассационных жалоб.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационных жалоб.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" поддержал доводы кассационных жалоб, представители общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" и общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" возражали против удовлетворения кассационных жалоб.

Иные третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, на основании договора цессии от 17.08.2021 N 17/08-21 истец приобрел право требования возмещения убытков и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 "Баю-Бай". При этом ответчик производит, предлагает к продаже и продает чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527696, что подтверждается данными контрольной закупки.

Посчитав действия ответчика нарушением прав правообладателя, истец рассчитал сумму компенсации на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере 7 040868 рублей и обратился в суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что заключение договора уступки прав на взыскание компенсации недостаточно для признания за цессионарием права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции и указал, что, поскольку истцу не передавались исключительные права, он не может быть признан надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах истца и иностранного лица "Forianelli Trading Limited", выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Приходя к выводам том, что истцу не передавались исключительные права, он не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите, судами не учтено следующее.

В соответствии со статьей 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации определяется судом.

Исходя из данных нормативных положений, для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившие нарушение исключительного права правообладателя, исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Однако суды ошибочно указали, что заключение договора уступки прав на взыскание компенсации недостаточно для признания за цессионарием права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

На этом основании суд кассационной инстанции полагает, что вышеуказанные выводы судов первой и апелляционной инстанции сделаны без учета названных выше норм права и разъяснений судов высшей инстанции и установления обстоятельств, имеющих существенное значение для рассматриваемого вопроса.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций не обеспечили полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, допустили неверное истолкование закона, выводы судов нельзя признать законными, обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что является основанием для отмены решения и постановления в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка обстоятельств дела, а также иные процессуальные действия, предусмотренные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, что невозможно при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопрос о количестве нарушений (случаев) ответчиком исключительных прав правообладателя спорного товарного знака; за какие случаи правообладателем уже была взыскана (получена) с ответчика компенсация, и с учетом этой оценки определить: условия о предмете договора цессии от 17.08.2021 N 17/08-21, предмет и основания заявленных требований; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022 по делу N А40-195148/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А40-195148/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.