Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2022 г. по делу N СИП-845/2020 Суд признал патент на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя и обязал Роспатент выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя общества, в связи недоказанности ответчиком имеющих значение для дела объективных обстоятельств

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.

судей Пашковой Е.Ю., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Климиной Ю.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Карманова Е.О., секретарь судебного заседания Глясс М.В.), исковое заявление акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Северная заря" (ул. Кантемировская, д. 7, Санкт-Петербург, 194100, ОГРН 1027801543626) к Лакизе Юрию Вячеславовичу (Санкт-Петербург) о признании патента Российской Федерации N 198066 на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Северная заря".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Алексеев Иван Владимирович (г. Кировск).

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области явился представитель истца Козлова О.В. (по доверенности от 29.12.2021).

В Суд по интеллектуальным правам явились:

представитель истца - Лисаченко В.В. (по доверенности от 29.12.2021);

ответчик - Лакиза Ю.В. (личность удостоверена паспортом).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Научно-производственный комплекс "Северная заря" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к Лакизе Юрию Вячеславовичу о признании патента Российской Федерации N 198066 на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя общества.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, Алексеев Иван Владимирович.

В судебном заседании представители общества выступили по доводам, содержащимся в исковом заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Ответчик выступил по доводам, содержащимся в отзыве на заявление и дополнениях к нему, просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указывая на то, что обществу было известно о факте создания служебной полезной модели, однако надлежащих действий по получению патента на него общество не предприняло.

Роспатент и Алексеев И.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем судебное разбирательство на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведено в отсутствие указанных лиц и их представителей.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Патент Российской Федерации N 198066 на полезную модель "Герметичное устройство с тоководом" (МПК H01R 13/40 (2006.01) (52) СПК H01R 13/40 (2006.01)) с приоритетом от 06.04.2018 и указанием в качестве патентообладателя Лакизы Ю.В., в качестве авторов - Лакизы Ю.В. и Алексеева И.В. по заявке N 2018112637 выдан Роспатентом со следующей формулой:

"Герметичное устройство с тоководом, содержащее корпус, изолятор, установленный в корпусе и имеющий хотя бы одно осевое отверстие, в котором размещен токовод, при этом изолятор с корпусом и тоководом спаян по соприкасающимся поверхностям, и они выполнены из материалов, образующих согласованный спай в диапазоне рабочих температур, а торец коаксиального токовода выполнен оплавленным, отличающееся тем, что длина внутренней части токовода в зоне торца короче внешней части токовода на величину 0,1-1,0 диаметра внутренней части токовода.".

Указанный патент выдан взамен патента Российской Федерации на полезную модель N 181310, оспоренного обществом в Роспатенте, и содержит представленную патентообладателем 02.09.2019 уточненную формулу указанного патента, признанного недействительным решением Роспатента от 12.02.2020.

Общество, полагая, что указание ответчика в качестве патентообладателя в патенте N 198066 свидетельствует о несоответствии патента подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

Общество считает, что данная полезная модель является служебной, полученной в результате выполнения ответчиком своих должностных обязанностей и выполнения задания работодателя - общества.

Общество указало, что ответчик является его сотрудником с 1979 года, с 01.09.1998 занимает должность начальника научно-исследовательской лаборатории 325 (НИЛ 325), является главным специалистом предприятия по лазерным технологиям.

В соответствии с положением ПП РВИМ.325-00-2010 о научно-исследовательской лаборатории (далее - положение НИЛ 325), включающем раздел о правах и обязанностях начальника лаборатории, последний обязан, среди прочего, организовать работу НИЛ 325 для осуществления функций, указанных в пункте 4 положения о НИЛ 325, участвовать в руководстве научно-исследовательскими и конструкторскими работами (далее - НИОКР) по созданию новой техники, развивать и проводить экспериментальные работы по специализации лаборатории.

Как указывает общество, Лакиза Ю.В., будучи сотрудником общества и руководителем подразделения, основным направлением деятельности которого являются лазерные технологии, неоднократно принимал участие в НИОКР, проводимых обществом по данному направлению.

В частности, Лакиза Ю.В. являлся руководителем НИОКР "Разработка технологии лазерной герметизации торцов биметаллических выводов цоколей реле" "Лазер-2" (приказ от 29.03.2012 N 73) и "Разработка и внедрение оптимальных конструктивно-технологических решений лазерной герметизации корпусов и биметаллических выводов реле" "Лазер-3" (приказ от 30.01.2013 N 34).

По мнению общества, спорная полезная модель является следствием и продолжением выполнения задания работодателя по разработке и внедрению оптимальных конструктивно-технологических решений лазерной герметизации биметаллических выводов реле (технические задания на НИОКР "Лазер-2", "Лазер-3") и была создана с использованием оборудования общества.

Как указывает общество, Лакиза Ю.В. не уведомил работодателя о создании в рамках своих трудовых обязанностей результата, в отношении которого возможна правовая охрана, что лишило общество возможности осуществить надлежащие действия по государственной регистрации патента на эту полезную модель.

Правовая позиция общества дополнительно раскрыта в пояснениях от 23.01.2021, 31.03.2021, 27.05.2021, 01.07.2021, 30.12.2021, 06.05.2022.

В отзыве на исковое заявление и дополнительных пояснениях N N 2-8 ответчик просит оставить заявленные требования без удовлетворения, ссылаясь на их необоснованность и незаконность.

Ответчик указывает, что в 2013 - 2016 годах в установленном в то время в обществе порядке для служебных изобретений и полезных моделей были подготовлены материалы по трем конструктивно-технологическим вариантам цоколей реле ("герметичное устройство с тоководом"), в том числе и представленному в патенте N 181310 на полезную модель по заявке N 2018112637.

После этого генеральным директором Е.Д. Малаховым был заключен договор от 11.03.2016 с К.И. Берковской на выполнение работ по патентной экспертизе технических решений, составлению описаний и оформление материалов заявок на три полезные модели (в том числе и по техническому решению по заявке N 2018112637). Результаты работ принимались без претензий по актам с утверждением генеральным директором и соответствующей оплатой работ по договору с К.И. Берковской.

Патентовед общества А.Е. Панарина при помощи К.И. Берковской подготовила материалы по трем полезным моделям "Герметичное устройство с тоководом" и представила их генеральному директору Е.Д. Малахову на рассмотрение.

Ранее в таком же порядке в 2013 году были подготовлены материалы заявки N 2013149787/07 от 06.11.2013 на выдачу патента на изобретение "Герметичное устройство с тоководом" и обществом получен патент Российской Федерации N 2560080.

В связи с решением генерального директора не направлять подготовленные материалы на полезную модель в Роспатент Лакиза Ю.В. и Алексеев И.В. только через 2 года, в 2018 году воспользовались своим правом на получение патента в установленном законом порядке.

После получения патента N 181310 по заявке N 2018112637 в 2018 году при инвентаризации в обществе прав на результаты интеллектуальной деятельности по итогам года информация о получении патента была представлена ответчиком генеральному директору, а в мае 2019 года генеральному директору общества было направлено письмо с предложением оформить простую (неисключительную) лицензию на использование полезной модели с возможностью в дальнейшем заключения договора о передаче права на полезную модель в пользу общества.

В 2019 году общество подало возражение против выдачи патента на полезную модель N 183310, после чего был выдан патент N 198066 с уточненной формулой.

Таким образом, информация о созданном охраноспособном техническом решении была доведена до работодателя в 2016 году, что подтверждается актами N 2 от 10.05.2016, N 4 от 07.06.2022, N 3 от 10.06.2016, N 5 от 10.08.2016, N 7 от 07.11.2016, N 8 от 08.12.2021.

Ответчик указал также, что им внесен существенный вклад в разработку технологии лазерной герметизации БМВ цоколей реле, что подтверждается представлениями за подписью генерального директора общества и свидетельствами о получении стипендий Президента Российской Федерации, и утверждения общества о том, что им не были переданы обществу материалы заявок на "герметичное устройство с тоководом", не соответствуют действительности.

В связи с данными обстоятельствами Лакиза Ю.В. полагает, что подача им заявки на регистрацию патента на полезную модель, выполненную в рамках исполнения трудовых обязанностей, с указанием себя в качестве патентообладателя соответствует положениям статьи 1370 ГК РФ.

Кроме того, ответчик указал, что готов заключить с обществом мировое соглашение и передать ему спорный патент безвозмездно.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что в соответствии со статьей 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя рассматриваются судом, в связи с чем у названного административного органа отсутствует компетенция для дачи пояснений по существу настоящего спора.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и отзывах на него, заслушав явившихся в судебное заседание представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Данное разъяснение применимо и к ситуации, в которой рассматривается требование о признании патента недействительным по тем основаниям, которые устанавливаются в судебном, а не в административном порядке.

Учитывая дату подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (06.04.2018), суд приходит к выводу, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что, в частности, патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 названного Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Согласно пункту 2 той же статьи право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

По смыслу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

Судебная коллегия отмечает, что сторонами не оспаривается то обстоятельство, что полезная модель, охраняемая спорным патентом, создана его авторами в рамках выполнения трудовых обязанностей, в связи с чем является служебной.

Законность получения исключительного права на полезную модель ответчик связывает не с отсутствием у общества права на патентообладание как такового, а с тем, что общество не воспользовалось этим правом в течение установленного законом срока.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Суд, исходя из части 2 статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел иск, принимая во внимание правовую позицию ответчика, который соответственно этой позиции определил свою доказательственную базу, основываясь именно на том, что полезная модель по спорному патенту является служебной.

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В связи с изложенным суд считает установленным то обстоятельство, полезная модель по патенту Российской Федерации N 198066 является служебной полезной моделью.

Пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

С учетом изложенных норм, в случае создания работником служебного изобретения не требуется заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Из приведенных норм права следует, что право на получение патента на изобретение, созданное работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, которому также принадлежит и исключительное право на него (если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное), тогда как право авторства на такое техническое решение принадлежит работнику, являющегося гражданином, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности и имя которого должно быть указано при подаче заявки на выдачу патента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что назначение нормы пункта 4 статьи 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка перехода права на получение патента.

Истец, обосновывая свои требования, ссылается в том числе на то, что он не был уведомлен работниками о факте создания охраноспособного технического решения, в связи с чем не осуществил надлежащих действий по государственной регистрации патента на это техническое решение.

Как было отмечено выше, абзац первый пункта 4 статьи 1370 ГК РФ возлагает на работника обязанность письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Эта обязанность действует при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об отступлении от общего правила пункта 3 названной статьи.

На наличие специальных условий, устанавливающих взаимодействие общества и ответчика при создании последним охраноспособного технического решения и содержащихся в каком-либо договоре между ними, стороны настоящего спора не ссылаются (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 4.3.1 представленного обществом Положения об изобретательской деятельности в АО НПК "Северная заря", утвержденного приказом генерального директора от 07.06.2017 N 138, содержится условие об обязанности письменного уведомления работником работодателя о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности в связи с выполнением трудовых обязанностей.

На вопрос суда ответчик пояснил, что с указанным документом он знаком, однако соответствующий порядок на дату создания полезной модели и в период подготовки заявок по переданным ответчиком материалам патентному поверенному Берковской К.И. не действовал.

Суд, однако, учитывает, что заявка на регистрацию полезной модели была подана в 2018 году, и при наличии у ответчика сведений об указанном положении письменное уведомление могло быть направлено работодателю до подачи заявки.

В любом случае положения пункта 4 статьи 1370 ГК РФ действовали в течение всего периода спорных правоотношений и не изменялись.

Согласно вышеуказанным положениям закона право на получение патента на служебную полезную модель, на которое ответчик ссылается как на законное основание получения им патента на свое имя, предоставляется работнику лишь в случае соблюдения им обязанности по надлежащему уведомлению работодателя о создании охраноспособного технического решения, которым законом признается письменное уведомление.

Суд отмечает, что представленные в материалы дела документы, оформляющие результаты выполнения технического задания по НИОКР, не содержат всей совокупности признаков, указанных в спорном патенте.

Ответчик обращает внимание суда на представленный истцом договор от 11.03.2016 и 1 раздел (пункт) графика оказания услуг (приложение 1 к договору от 11.03.2016), в котором сформулировано следующее содержание работ: "Поиск аналогов и прототипа, составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель по тематикам 325 отдела "Герметичное устройство с тоководом и его модификации" (2 заявки))". При этом ответчик с 2014 года по 27.12.2021 занимал должность начальника научно-производственного отдела 325 - главного специалиста по лазерной технологии и руководил исследованием и разработкой всех модификаций "Герметичных устройств с тоководом".

Ответчик поясняет также, что факт создания патентоспособных технических решений подтверждается утвержденными генеральным директором Е.Д. Малаховым представлениями авторов спорного патента на стипендию Президента Российской Федерации.

Однако указанные документы, также как и акты к договору от 11.03.2016, могут свидетельствовать о проведенной сотрудниками общества работе по выполнению заданий работодателя, об авторстве определенных лиц в отношении тех или иных технических решений и об их служебном характер, что в данном деле не является предметом спора, но не подтверждают факта, указанного в пункте 4 статьи 1370 ГК РФ.

Ответчик пояснил также, что работа патентоведов Берковской К.И. и Панариной А.Е. в рамках договора от 11.03.2016 с материалами заявок по тематике отдела 325 "Герметичное устройство с тоководом" могла быть выполнена и выполнялась только после предоставления авторами письменных проектов описания заявок (патентоспособных технических решений) и совместного с авторами обсуждения предложений по существу. Ответчиком было заявлено ходатайство о привлечении в качестве свидетелей патентоведов Берковской Ксении Ивановны и Панариной Анны Евгеньевны, а также начальника отдела стандартизации, техдокументации и патентной деятельности общества (ученого секретаря НТС) Шеина Алексея Евгеньевича, которые, как пояснил ответчик, участвовали в подготовке и предоставлении материалов заявок на полезные модели "Герметичное устройство с тоководом", а также научного руководителя общества Малащенко Александра Александровича.

Указанное ходатайство было удовлетворено судом определением от 12.01.2022.

Свидетели в назначенное судебное заседание не явились.

В дальнейшем ответчик пояснил суду, что настаивает на вызове в качестве свидетелей только Шеина А.И. и Малащенко А.А.

Указанные свидетели были повторно вызваны и заслушаны судом в судебном заседании 04.04.2022.

Свидетель Шеин А.И. пояснил, что занимает в обществе должность заместителя генерального директора по научно-технической работе, к его компетенции относятся научная работа, работа по стандартизации и патентоведению. О создании технического решения по патенту N 183310 узнал от генерального директора общества Малахова Е.В., который в сентябре 2018 года дал ему задание проверить указанный патент на новизну, поскольку аналогичные технические решения использовались в обществе с 2014 года. Об обстоятельствах создания технического решения по патенту N 183310 и патенту N 198066 ему неизвестно, сведения о создании такого решения в его отдел не направлялись. К договору от 11.03.2016 свидетель отношения не имеет, Берковская К.И. привлекалась обществом для организации и помощи общего характера патентоведу общества Панариной А.Е., у которой не имелось достаточно опыта, и возможной помощи при составлении конкретных заявок. Свидетель сообщил о наличии в обществе положения, предусматривающего письменное уведомление общества автором о создании патентоспособного технического решения, дату принятия которого он не помнит, и о том, что уведомление в соответствии с указанным положением в его распоряжение не поступало. На вопрос ответчика в том, известно ли ему, что Панарина А.Е. в 2018 году помогала ответчику оформлять заявку в Роспатент на спорное техническое решение, свидетель указал на отсутствие у него таких сведений.

Свидетель Малащенко А.А. пояснил, что занимает должность научного руководителя общества с 2021 года, до этого с 2011 или 2012 года занимал должность директора института коммутационной техники - главного конструктора общества, имел отношение к деятельности по разработке реле, конструкторской документации. Результаты создания технических решений по итогам НИОКР рассматривались в обществе на технических совещаниях, заседаниях научно-технического совета, на которых рассматривались отчеты по НИОКР, иные технические документы. Вопросы потенциальной патентоспособности технических решений на этих совещаниях не решались. Технология лазерной герметизации швов разрабатывалась на предприятии с 2012 года. О создании спорного технического решения ему неизвестно. Факт приглашения Берковской К.И. подтверждает, но не может пояснить, какой именно заявкой и каким техническим решением она занималась. Поясняет, что в обществе действовал порядок подачи уведомлений о потенциально патентоспособных технических решениях, дату которого свидетель не помнит, поскольку указанные вопросы находились в ведении Шеина А.И.

Ответчик вновь ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей Берковской К.И. и Панариной А.Е., которые были судом повторно вызваны в судебное заседание определением от 18.05.2022.

Указанные свидетели в судебное заседание не явились.

Суд в данном случае исходит из того, что свидетельские показания являются одним из доказательств по делу (статья 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации). Поскольку бремя доказывания значимых для дела обстоятельств возлагается в данном случае на ответчика, который не сообщил суду каких-либо сведений, позволяющих сделать вывод о возможности явки указанных лиц и представления ими суду требующихся в силу пункта 4 статьи 1370 ГК РФ документов, у суда, с учетом необходимости рассмотрения дела в разумный срок, не имеется оснований для дальнейшего их вызова.

Судом у общества запрашивались все имеющиеся документы, относящиеся к договору от 11.03.2016, а также было указано на необходимость пояснить, что означают обозначения в актах к указанному договору (цифры в скобках (1), (2), (3)), относящиеся к техническим решениям, в отношении заявок на которые работал патентный поверенный.

Общество 30.12.2021 сообщило суду, что документация 2016 года не сохранилась, каких-либо пояснений относительно указанных условных обозначений дать не может.

Ответчик, ссылаясь на то, что общество ранее отказало в предоставлении материалов по результатам работ (переписки) по договору от 11.03.2016 с Берковской К.И., в судебном заседании 06.06.2022 просил запросить материалы по результатам работ по контракту Берковской К.И. и общества N 57802064795160000540000 от 21.03.2016.

Сведения о договоре с указанным номером и датой имеются на сайте zakupki.gov в разделе Контракты и договоры/Реестр договоров, заключенных по результатам закупки. Срок исполнения договора установлен до 21.03.2017.

Между тем ответчик в течение всего периода рассмотрения дела ссылался в подтверждение письменного уведомления общества на сотрудничество общества с патентным поверенным в рамках договора от 11.03.2016; на указанный договор ссылалось также и общество (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вопрос суда об относимости договора от 21.03.2016 к материалам настоящего дела ответчик предположил, что его предметом были те же правоотношения, что и по договору от 11.03.2016.

Суд, учитывая, что на наличие в материалах, относящихся к договору от 21.03.2016, письменного уведомления о спорном техническом решении ответчик не ссылается, сведений о самостоятельном обращении за получением соответствующих доказательств у лиц, у которых она имеется, не представил, на объективную невозможность сообщения суду указанных сведений ранее не указывает, отклонил заявленное ходатайство (части 1, 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьей 70, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиком в настоящем деле не подтверждено исполнение предусмотренной пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ обязанности по письменному уведомлению работодателя о создании охраноспособного технического решения.

Суд принимает во внимание, что в данном случае из представленных в дело документов не следует, что авторы-работники уведомили работодателя о создании ими конкретного технического решения. В частности, в деле не имеется документов, подтверждающих, что обществу было письменно сообщено о наличии такого отличительного признака, как "длина внутренней части токовода в зоне торца короче внешней части токовода на величину 0,1-1,0 диаметра внутренней части токовода", включение которого в независимый пункт формулы и обеспечило патентоспособность спорной полезной модели.

Как поясняют участвующие в деле лица, работа над совершенствованием технологии герметизации сварных швов в обществе велась много лет и постоянно, по результатам выполнения НИОКР было создано несколько технических решений в соответствии с поставленными задачами.

При этом представленные в дело документы не содержат сведений о сущности созданного технического решения, о котором было сообщено обществу и в отношении которого велась работа патентными поверенными, и о его конкретных признаках.

Как было отмечено ранее, в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Закон не содержит определенной формы такого уведомления.

Однако из указанной нормы следует, что уведомление должно касаться уже созданного технического решения и содержать признаки, позволяющие его идентифицировать. Такого рода уведомление призвано исключить возможные споры между работодателем и работником относительно известности работодателю о создании работником с использованием его средств и ресурсов конкретного охраноспособного объекта интеллектуальной собственности.

Суд также отмечает, что само по себе наличие у общества намерения оформить заявку на получение патента и оформление договора с патентным поверенным, а также подписание актов к нему, не содержащих конкретных признаков, позволяющих идентифицировать созданное техническое решение, не заменяют необходимость подтвердить письменное уведомление работодателя и не отменяют обязанность работника по соблюдению порядка уведомления, предусмотренного положениями статьи 1370 ГК РФ.

Учитывая изложенное, довод ответчика о том, что патент получен им в связи с непринятием работодателем решения о судьбе разработанного технического решения, о котором работодателю было известно, по истечении течение четырех месяцев с момента получения соответствующего уведомления ответчика, в данном случае признается судом недоказанным.

Таким образом, суд полагает необходимым удовлетворить требования общества и признать патент Российской Федерации N 198066 недействительным в части неуказания в нем в качестве патентообладателя общества и указания в качестве патентообладателя Лакизы Ю.В. как не соответствующий подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 указанного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным в части на полезную модель выдается новый патент.

Патент на полезную модель, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем пункта 122 постановления N 10, решение суда по спору об установлении патентообладателя является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

В связи с тем, что судом установлено наличие правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом требований, суд считает необходимым обязать Роспатент внести изменения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдать новый патент на полезную модель "Герметичное устройство с тоководом" с указанием в качестве патентообладателя общества.

Суд по интеллектуальным правам считает также необходимым обратить внимание ответчика на то, что он имеет право на получение авторского вознаграждения как автор спорного технического решения, правообладателем которого является общество как работодатель.

Кроме того, суд в данном случае считает необходимым отметить следующее.

Судом неоднократно в течение всего периода рассмотрения дела принимались меры по созданию условий для мирного урегулирования спора, учитывая, что ответчик с самого начала пояснял, что он не оспаривает ни служебный характер оспариваемой полезной модели, ни право истца на патентообладание.

Между тем, поскольку в представленных суду проектах мировых соглашений, разработанных обществом, содержалось условие о неправомерном характер действий ответчика по приобретению прав на патент, ответчик отказывался от их подписания.

Суд разъяснял сторонам, что мирное урегулирование спора предполагает возможность отсутствия в тексте мирового соглашения каких-либо правовых оценок действий его участников в целях мирного завершения конфликта, тем более, что в данном случае спора о принадлежности патента фактически не имеется, ответчик не соглашается лишь с обвинениями в сокрытии от общества информации о созданном техническом решении.

В результате между сторонами не было достигнуто мировое соглашение, поскольку условием его подписания ответчик называл исключение порочащих его сведений из текста проекта мирового соглашения и отказ от иска, а общество включало соответствующие условия в текст проекта мирового соглашения и указывало на необходимость передачи патента обществу до отказа от иска.

Таким образом, суд усматривает, что в основе указанного спора находятся не юридические вопросы патентообладания (спора о надлежащем патентообладателе в данном случае по существу не имеется), а иного рода конфликт между сторонами.

Суд в связи с этим обращает внимание, что при разрешении настоящего спора правовая оценка субъективной стороны действий участвующих в деле лиц судом не производится. Определение надлежащего патентообладателя не означает оценку судом действий ответчика как недобросовестных. Иск удовлетворен ввиду недоказанности ответчиком имеющих значение для дела объективных обстоятельств.

Суд также разъясняет сторонам, что мирное урегулирование возможно при любом результате рассмотрения спора в суде первой инстанции, на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта (часть 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из того, что исковые требования общества удовлетворены, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества Научно-производственный комплекс "Северная заря" удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 198066 на полезную модель "Герметичное устройство с тоководом" в части неуказания в качестве патентообладателя акционерного общества Научно-производственный комплекс "Северная заря".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 198066 и выдать новый патент Российской Федерации по заявке N 2018112637 на полезную модель с указанием в качестве патентообладателя акционерного общества Научно-производственный комплекс "Северная заря" и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с Лакизы Юрия Вячеславовича в пользу акционерного общества Научно-производственный комплекс "Северная заря" 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Д.А. Булгаков