Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. по делу N СИП-82/2022 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку наличие словесного элемента, смысл которого непонятен рядовому потребителю, не исключает вывод о том, что спорный товарный знак является воспроизведением известного персонажа

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Хурма Менеджмент Групп" (ул. Сущёвская, д. 21, пом. I, оф. 631, эт. 6, Москва, 127055, ОГРН 1127746169484) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 04.08.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 788335 и об оставлении в силе правовой охраны указанного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" (ул. Академика Королева, д. 21, стр. 1, Москва, 127427, ОГРН 5177746260490).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Хурма Менеджмент Групп" - Егоров А.А. (по доверенности от 10.11.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-390/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" - Стружков А.С. (по доверенности от 01.10.2021 N 26.3/СМФ-д).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хурма Менеджмент Групп" (далее - общество "Хурма Менеджмент Групп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 04.08.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 788335 и об оставлении в силе правовой охраны указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" (далее - общество "Союзмультфильм").

В обоснование заявленных требований общество "Хурма Менеджмент Групп" ссылается на то, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения не соблюдена процедура принятия и оценки фактических обстоятельств, применена неактуальная нормативная база, что привело к нарушению прав и законных интересов правообладателя спорного товарного знака.

По мнению заявителя, административным органом проигнорированы его доводы в части сложившейся правоприменительной практики, а именно - на сегодняшний день на имя федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" (далее - киностудия) зарегистрированы два изобразительных товарных знака, представляющих собой персонаж "Чебурашка": товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 754871 и N 754872, которые не противопоставлялись Роспатентом при рассмотрении заявки N 2020731245.

В связи с этим общество "Хурма Менеджмент Групп" полагает, что сходство до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 788335 и персонажем "Чебурашка", названиями аудиовизуальных произведений "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в школу", мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу" отсутствует.

Заявитель считает, что административным органом применены критерии установления сходства, отсутствующие в законе и подзаконных нормативных правовых актах, использована противоречащая практике и здравому смыслу логика установления значения товарного знака.

С точки зрения общества "Хурма Менеджмент Групп", довод Роспатента о том, что спорный товарный знак включает выполненный на японском языке словесный элемент " ", который согласно общедоступным сведениям из сети Интернет в переводе с японского языка на русский язык означает "Чебурашка", противоречит Федеральному закону от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (далее - Закон о государственном языке) и Конституции Российской Федерации.

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, что спорный товарный знак включает название и изображение узнаваемого персонажа "Чебурашка" аудиовизуальных произведений "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в школу", исключительное право на который возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака", считая, что у спорного обозначения и мультипликационного персонажа "Чебурашка" отсутствует какое бы то ни было визуальное сходство по любому из существующих критериев оценки такого сходства.

По утверждению общества "Хурма Менеджмент Групп", административный орган превысил свои полномочия в части выводов о популярности, известности и однозначности тех или иных знаний у рядового потребителя, не подтвердив свои выводы достоверными источниками информации. При этом заявитель полагает, что популярность, известность, узнаваемость того или иного объекта может быть установлена только на основании опроса потребителей.

Заявитель отмечает, что сходство до степени смешения может быть установлено только в совокупности с оценкой однородности товаров и услуг, что не осуществлено Роспатентом.

Общество "Хурма Менеджмент Групп" полагает, что административный орган неправомерно соотнес товарный знак и конкретный объект авторского права, не исследовав вопрос творческой составляющей, тогда как товарный знак выполнен в оригинальной графической манере, которая сама по себе является результатом творческой деятельности человека, выраженной в объективной форме, то есть выступает, в первую очередь, объектом авторского права, а уже затем - зарегистрированным товарным знаком.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором указал на то, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят уполномоченным лицом в соответствие с действующим гражданским законодательством и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

По мнению Роспатента, из сравнительного анализа изобразительного элемента " " товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 788335 и изображений " ", " " персонажа "Чебурашка" мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк" следует, что в спорном товарном знаке использована совокупность признаков, которая делает этот персонаж оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев.

Возражая против довода заявителя о наличии отличий между изобразительным элементом спорного товарного знака и визуальным образом персонажа "Чебурашка", административный орган отмечает, что воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения. При этом Роспатент полагает, что в изобразительном элементе спорного товарного знака сохранены характерные для персонажа "Чебурашка" индивидуализирующие признаки, а имеющиеся детали, в частности, измененный возраст, наличие одежды, не влияют на его восприятие потребителями в качестве противопоставленного персонажа.

Административный орган обращает внимание на то, что спорный товарный знак содержит словесный элемент " " в виде иероглифов, которые согласно общедоступным словарно-справочным источникам, в частности, энциклопедии "Википедия", Интернет-словарям "translate.yandex.ru", "translate.google.com" переводятся на русский язык как "Чебурашка".

Не соглашаясь с доводом общества "Хурма Менеджмент Групп" о недоказанности известности персонажа "Чебурашка" противопоставленных произведений искусства, Роспатент указывает на то, что известность данного персонажа ранее заявителем не оспаривалась и даже признавалась в отзыве на возражение общества "Союзмультфильм".

Административный орган считает, что подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) направлен на противодействие нарушению исключительного права на произведение науки, литературы или искусства, выразившееся в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного или тождественного с таким объектом авторских прав или с его названием, персонажем, фрагментом или цитатой и не содержит такого требования к его применению, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название или персонаж которого противопоставлен, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Полагая необоснованными ссылки заявителя на факт регистрации иных товарных знаков, сходных до степени смешения с персонажем "Чебурашка" мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк", Роспатент ссылается на то, что при проведении экспертизы обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков, не исследуется соответствие таких обозначений требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган отмечает, что наличие зарегистрированных товарных знаков, сходных до степени смешения с персонажем "Чебурашка" мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк", не может подтверждать соответствие предоставления правовой охраны спорному товарному знаку подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Обществом "Союзмультфильм" представлен отзыв на заявление, в котором оно просит отказать в его удовлетворении.

С точки зрения третьего лица, в рассматриваемом случае переработка внешнего вида персонажа "Чебурашка" была осуществлена путем придания ему взрослого вида, в том числе путем добавления деталей одежды (галстук, рубашка, деловой костюм) и внешнего вида (лысина), добавления характерных черт лица взрослого человека монголоидной расы.

Общество "Союзмультфильм" полагает, что словесный элемент обозначения спорного товарного знака является транслитерацией японскими иероглифами имени персонажа "Чебурашка", что подтверждается заключением от 17.02.2022, составленным специалистом Румак Н.Г., и также является результатом переработки имени персонажа "Чебурашка" путем его транслитерации японскими иероглифами.

По мнению третьего лица, обозначение "Чебурашка" вызывает ассоциативные связи у современных российских потребителей - адресатов различных товаров и услуг, связанные с мультфильмами из их детства, а именно: "Крокодил Гена" (1969 г.), "Чебурашка" (1971 г.), "Шапокляк" (1974 г.) и "Чебурашка идет в школу" (1983 г.); известность этих мультипликационных фильмов как в советский период, так и на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака является общеизвестным фактом, поскольку мультипликационные фильмы о Чебурашке входят в состав "Золотой коллекции Союзмультфильма" наряду с мультфильмами о Винни-Пухе, о Карлсоне, об Умке, а также с мультфильмами "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев", трилогией "Простоквашино" и т.д.

Общество "Союзмультфильм" отмечает, что Чебурашка является центральным персонажем мультфильмов "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк" и "Чебурашка идет в школу", это неловкий, но очаровательный герой, вызывающий умиление у зрителей и у других героев мультфильмов, характерные черты Чебурашки - мягкость, наивность и доверие ко всем окружающим, даже в самых неуместных ситуациях; Чебурашка, как динамический образ в мультипликационных фильмах "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк" и "Чебурашка идет в школу", позволяет определить следующий набор своих индивидуализирующих характеристик: телосложение (большая круглая голова, округлые уши, расположенные по краям головы, тело средних размеров); мимика (контрастно отделенный контур мордочки, которая имеет округлую форму, большие глаза, носик треугольной формы, ярко выраженные брови над глазами); изображение позы (зверек, который ходит на задних лапах); создание изобразительного элемента спорного товарного знака было осуществлено путем переработки внешнего вида персонажа "Чебурашка".

Третье лицо также обращает внимание на то, что обозначение спорного товарного знака фактически используется начиная с июня 2020 года в оформлении ресторана "Тебурасика" (г. Москва, Страстной б-р, 7, стр. 3), на вывеске, на стенах, в меню, в полиграфической продукции, в документации, на странице ресторана в социальной сети Facebook, Instagram и т.д.:

Возражая против доводов заявителя, третье лицо считает, что основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 788335 не связаны со сходством до степени смешения с товарным знаком другого лица; нормы Закона о государственном языке не содержат запретов ни на перевод русских слов на иностранный язык и обратно, ни на транслитерацию; восприятие изобразительного элемента обозначения спорного товарного знака в качестве внешнего вида переработанного персонажа "Чебурашка" подтверждается тем, как именно аффилированное по отношению к заявителю лицо использует это слово в своей деятельности; добавление персонажу характерных черт монголоидного типа очевидно связано с чрезвычайно высокой популярностью мультипликационных фильмов о Чебурашке на территории Японии, заложение легенды о возвратившемся из Японии повзрослевшем Чебурашке в качестве смысловой основы оформления ресторана "Тебурасика" подтверждается многочисленными публикациями в СМИ; наличие дополнительных слов в названии произведения "Чебурашка идет в школу" не может каким-либо образом повлиять на вывод о сходстве спорного товарного знака и названия этого мультфильма; однородность товаров и услуг может быть оценена только при сопоставлении двух товарных знаков либо заявок на регистрацию товарных знаков, поскольку товары и услуги являются характеристикой средства индивидуализации - товарного знака (знака обслуживания), тогда как в данном случае имеет место сопоставление имени персонажа аудиовизуального произведения (а также его названия) и обозначения, неправомерно зарегистрированного в качестве товарного знака; творческий характер обозначения, входящего в спорный товарный знак, не имеет правового значения, поскольку применение нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не обусловлено творческим либо техническим характером обозначения.

В судебном заседании, состоявшемся 28.04.2022, представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента и общества "Союзмультфильм" возражали против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, общество "Хурма Менеджмент Групп" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 788335, зарегистрированного Роспатентом 14.12.2020 с приоритетом от 17.06.2020 в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша соба; лапша удон; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис моментального приготовления; роллы; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; торты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный" и услуг 43-го класса услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны авторской кухни; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги пабов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Союзмультфильм" 04.08.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления названному товарному знаку правовой охраны ввиду его несоответствия положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, мотивированным тем, что:

- словесный элемент " " спорного товарного знака сходен до степени смешения с названиями известных в Российской Федерации произведений: мультфильмы "Чебурашка" (1971 г.) и "Чебурашка идет в школу" (1983 г.), поскольку является результатом переработки имени персонажа "Чебурашка" путем перевода его на японский язык;

- изобразительный элемент спорного товарного знака представляет собой переработку внешнего вида персонажа "Чебурашка" путем придания ему взрослого вида, в том числе добавления деталей одежды (галстук, рубашка, деловой костюм), внешнего вида (лысина), характерных черт лица взрослого человека монголоидной расы. Добавление персонажу характерных черт монголоидного типа очевидно связано с чрезвычайно высокой популярностью мультипликационных фильмов о Чебурашке на территории Японии;

- общество "Союзмультфильм" является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 788335, поскольку обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов "Крокодил Гена" (1969 г.), "Чебурашка" (1971 г.), "Шапокляк" (1974 г.) и "Чебурашка идет в школу" (1983 г.) на основании лицензионных договоров от 27.03.2020 N 01/СМФ-Л и N 02/СМФ-Л;

- общество "Союзмультфильм", киностудия и их правопредшественники не давали разрешение правообладателю спорного товарного знака на использование названия мультфильмов "Чебурашка" и "Чебурашка идет в школу", внешнего вида и имени персонажа "Чебурашка" мультипликационных фильмов "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк" и "Чебурашка идет в школу";

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы "Чебурашка" и "Чебурашка идет в школу" являются объектами авторского права, их названия, а также имя персонажа "Чебурашка" являются известными в Российской Федерации;

- спорный товарный знак вызывает ассоциативные связи у российских потребителей с мультфильмами, а именно - "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк" и "Чебурашка идет в школу", что соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ;

- спорный товарный знак фактически используется индивидуальным предпринимателем Левицким Дмитрием Александровичем - лицом, аффилированным с обществом "Хурма Менеджмент Групп", начиная с июня 2020 года в оформлении ресторана "Тебурасика".

Решением Роспатента от 28.10.2021 возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 788335 признано недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент основывался на том, что из сопоставительного анализа динамического образа "Чебурашки", являющегося персонажем аудиовизуальных произведений: "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в школу" - , , обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и стилизованного изображения сказочного персонажа спорного товарного знака следует, что это изображение явно узнаваемо как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные черты персонажа: телосложение (большая круглая голова, большие круглые уши, расположенные по бокам головы), мимика (нос треугольной формы, ярко выраженные брови над глазами).

Административный орган отметил, что несмотря на то, что персонаж спорного товарного знака имеет взрослый вид и в его изображение добавлены элементы одежды, в данном изображении сохранены характерные черты мультипликационного персонажа "Чебурашка".

Роспатент установил, что спорный товарный знак включает иероглифы " ", которые согласно общедоступным сведениям из сети Интернет в переводе с японского языка на русский язык означают "Чебурашка".

На основании изложенного административный орган сделал вывод о том, что спорный товарный знак включает название и изображение узнаваемого персонажа "Чебурашка" аудиовизуальных произведений: "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в школу", авторское право на которое возникло ранее даты (17.06.2020) приоритета спорного товарного знака, а, следовательно, регистрация этого товарного знака противоречит требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.10.2021 и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы общества "Хурма Менеджмент Групп", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание ненормативного правового акта обществом "Хурма Менеджмент Групп" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (17.06.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу абзаца пятого пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 9 статьи 1483 ГК РФ применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Пунктом 7 той же статьи предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Принимая во внимание, что в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных известным в Российской Федерации на дату подачи заявки названиям произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, суд отмечает, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только обладатели авторских прав в отношении известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

С учетом того, что положения названной нормы защищают частный интерес субъекта авторского права, установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора.

Принадлежность третьему лицу прав на упомянутые мультфильмы и их элементы, в том числе на персонаж "Чебурашка", надлежаще подтверждена документами, представленными с возражением.

В частности, из лицензионных договоров от 27.03.2020 N 01/СМФ-Л и N 02/СМФ-Л и приложений к ним усматривается, что обществу "Союзмультфильм" была передана исключительная лицензия на использование аудиовизуальных произведений мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

Вместе с тем в материалах административного дела не имеется согласия акционерного общества "Киностудия Союзмультфильм" (лицензиара по договору) или с его позволения общества "Союзмультфильм" (лицензиата) на государственную регистрацию спорного обозначения, тогда как Роспатентом было верно определено, что исключительные права на персонаж "Чебурашка" вышеупомянутых мультипликационных фильмов, а также на мультипликационные фильмы "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу" возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Суд по интеллектуальным права полагает, что наличие у персонажа собственного имени "Чебурашка" и индивидуальной совокупности отличающих его от всех иных персонажей характеристик, достаточных для обеспечения его узнаваемости отдельно от аудиовизуального произведения в целом, свидетельствует о том, что он является частью произведения, охраняемой в том числе отдельно от самих мультфильмов.

Вопреки мнению общества "Хурма Менеджмент Групп", вышеназванные аудиовизуальные произведения известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета спорного товарного знака, данные мультипликационные фильмы входят в "Золотую коллекцию" фильмов советской киностудии "Союзмультфильм", которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР.

Таким образом, коллегия судей соглашается с утверждением третьего лица о том, что обстоятельства широкой известности указанных аудиовизуальных произведений и их персонажа "Чебурашка" в рассматриваемом случае носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании (часть 1 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Более того, об узнаваемости перечисленных результатов творческого труда указывал и сам заявитель в отзыве на возражение общества "Союзмультфильм", в связи с чем этот факт мотивированно не ставился под сомнение Роспатентом.

Следует также отметить, что факт общеизвестности персонажа "Чебурашка" установлен вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2022 по делу N СИП-1363/2021, в котором участвовали те же лица. Следовательно, указанное обстоятельство в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации носит преюдициальный характер применительно к настоящему спору.

С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отклоняется довод общества "Хурма Менеджмент Групп" о том, что административный орган при принятии оспариваемого решения превысил свои полномочия в части выводов о популярности, известности персонажа "Чебурашка", не подтвердив свои выводы достоверными источниками информации.

При широкой известности объекта авторских прав соответствующие ассоциации между именем персонажа "Чебурашка" и спорным товарным знаком возникают у потребителей различных товаров и услуг, в том числе товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ. Само по себе утверждение общества "Хурма Менеджмент Групп" о том, что третье лицо не осуществляет деятельность, однородную названным рубрикам спорного товарного знака, основано на неправильном толковании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Данная норма направлена на противодействие нарушению исключительного права на произведение науки, литературы или искусства, выразившемуся в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного или тождественного с таким объектом авторских прав или с его названием, персонажем, фрагментом или цитатой. При этом подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не содержит такого требования к его применению, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название или персонаж которого противопоставлен, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Доводы заявителя о том, что у спорного обозначения и мультипликационного персонажа "Чебурашка" отсутствует визуальное сходство по любому из существующих критериев оценки такого сходства, а также о том, что Роспатентом применены критерии установления сходства, отсутствующие в законе и подзаконных нормативных правовых актах, использована противоречащая практике и здравому смыслу логика установления значения товарного знака, не могут быть признаны обоснованными в силу следующего.

Как отмечено в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда может являться созданный и зафиксированный в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамический рисованный (кукольный) образ главного героя, в отличие от других действующих героев обладающий такой совокупностью признаков, которая делает его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев в силу его внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Согласно разъяснению, данному в пункте 82 Постановления N 10, воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

Учитывая изложенное, при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, воспроизводит ли оспариваемый товарный знак противопоставленного произведения, а именно: используется ли в данном товарном знаке индивидуализирующие характеристики персонажа, которые делают его узнаваемым.

Данный правовой подход соответствует сложившейся судебной практике, выраженной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016, от 05.10.2017 по делу N СИП-150/2017, от 30.10.2017 по делу N СИП-218/2017, от 21.05.2017 по делу N СИП-504/2017, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 года по делу N СИП-221/2017, решении от 11.07.2017 по делу N СИП-220/2017, от 26.04.2022 по делу N СИП-1363/2021.

Товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 788335 представляет собой комбинированное обозначение, содержит стилизованное изображение сказочного персонажа и словесный элемент " ", выполненный иероглифами японского языка. Указанное обозначение выполнено в черном, красном, белом цветовом сочетании.

Персонаж мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк" Чебурашка обладает следующей совокупностью признаков: большая круглая голова, большие округлые уши, расположенные по бокам головы, ярко выраженный овал лица, нос треугольной формы, ярко выраженные широкие брови над большими глазами. Указанные признаки делают названного персонажа оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев и являются достаточными для признания его самостоятельным объектом авторских прав.

Проведя сравнительный анализ изобразительного элемента " " указанного товарного знака и изображений " ", " " персонажа "Чебурашка" мультипликационных фильмов "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу", "Крокодил Гена", "Шапокляк", Роспатент в оспариваемом решении пришел к правильному выводу о том, что в спорном товарном знаке использована совокупность признаков, которая делает указанный персонаж оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев.

Наличие отличий между визуальным образом персонажа "Чебурашка" и изобразительным элементом спорного товарного знака, на которые обращает внимание заявитель (измененный возраст, наличие одежды, лысина, монголоидные черты и пр.), не влияет на восприятие потребителями изобразительного элемента в качестве противопоставленного персонажа.

При этом суд обращает внимание, что воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения.

Следует отметить, что в изобразительном элементе спорного товарного знака сохранены характерные для персонажа "Чебурашка" индивидуализирующие признаки (телосложение - большая круглая голова, большие круглые уши, расположенные по бокам головы, мимика - нос треугольной формы, ярко выраженные брови над глазами).

Судом не принимается ссылка заявителя на необходимость учета творческой составляющей графического элемента спорного товарного знака, поскольку норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не связывает применение данной нормы с наличием или отсутствием данных обстоятельств. В рассматриваемом случае творческий характер переработки известного персонажа не исключает вывод о воспроизведении этого персонажа и не приводит к выводу о том, что изображение выполнено в виде пародии.

Спорный товарный знак включает также иероглифы , которые, как установлено Роспатентом из общедоступных сведений из сети Интернет (сайт Википедия), в переводе с японского языка на русский язык означают "Чебурашка", что, по его мнению, также подчеркивает, что изобразительный элемент спорного товарного знака представляет воспроизведение именно персонажа "Чебурашка".

При этом коллегия судей полагает, что словесный элемент, выполненный на японском языке, не является сильным элементом в этом комбинированном обозначении, на котором акцентируется внимание потребителя, а потому не играет существенного значения в восприятии спорного товарного знака, которое предопределяется изобразительным элементом, несущим основную смысловую нагрузку.

Таким образом, наличие словесного элемента, смысл которого непонятен рядовому потребителю, не исключает вывод о том, что спорный товарный знак является воспроизведением известного персонажа "Чебурашка".

Ошибочная ссылка в оспариваемом решении Роспатента (на стр. 15) на пункт 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" очевидно является технической опечаткой и повлияла на правильность выводов Роспатента.

В отношении приведенных в заявлении примеров регистраций, которые, с точки зрения общества "Хурма Менеджмент Групп", свидетельствуют о возможности оставления в силе правовой охраны спорного товарного знака, Роспатент в настоящем случае верно указал, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельно независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

Таким образом, при проведении экспертизы обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков, не исследуется соответствие таких обозначений требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые отвечают существу охраняемого данной нормой интереса, - оспаривание уже зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения.

Суд по интеллектуальным правам считает правомерными выводы Роспатента о наличии оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку все обстоятельства, необходимые для применения положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, установлены административным органом верно.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Хурма Менеджмент Групп" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин