Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2022 г. по делу N СИП-1242/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку факт использования заявителем своего фирменного наименования для индивидуализации себя как юридического лица не может свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров и услуг

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Кей Эм Машинери" (основная трасса 4 километр, склад N 1, г. Магадан, Магаданская обл., 685000, ОГРН 1064910045430) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 21.08.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 28.04.2021 на решение от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019754882.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кей Эм Машинери" - Леухин Я.А. (по доверенности от 09.12.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кей Эм Машинери" (далее - общество "Кей Эм Машинери") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.08.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 28.04.2021 на решение от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019754882. Заявитель просит обязать Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2019754882.

Заявитель полагает, что оспариваемое решение административного органа в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по упомянутой заявке не соответствует пунктам 1, 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество "Кей Эм Машинери" считает, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку графически, семантически и в фонетическом звучании представляет собой единую отличную от иных композицию, содержащую индивидуализирующие обозначение элементы и элементы, вызывающие ассоциации со сферой применения товарного знака, а также в силу совпадения звучания обозначения со звучанием фирменного наименования правообладателя позволяет ассоциировать товар с правообладателем.

Заявитель отмечает, что поскольку входящее в композицию слово "machinery" взято из английского языка и написано по правилам английской грамматики, то предстоящие перед ним буквы "К" и "М", соответственно, также читаются по правилам английского языка как "кей" и "эм" в русской транскрипции. Таким образом, использование стоящих перед действительно общеупотребительным словом "machinery" более крупных букв "К" и "М" создает оригинальное звучание обозначения.

Общество "Кей Эм Машинери" подтверждает, что используемый в обозначении элемент "machinery" не оригинален, если был бы взят отдельно от всего обозначения. Вместе с тем, в целом сочетание является фантазийным и не ассоциируется полностью с каким-либо отдельным его элементом. Словесный элемент "machinery" выполняет только функцию, вызывающую ассоциации с теми товарами и услугами, индивидуализировать которые призван товарный знак.

Заявитель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 по делу N СИП-268/2021, в котором отмечено, что обозначение не может быть признано неохраноспособным путем мысленного "разделения" его на неохраняемые части.

Дополнительно заявитель обращает внимание на регистрационную практику Роспатента, которым были зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения "SD MACHINERY" по свидетельству Российской Федерации N 648843 для товаров 07, 09-го классов МКТУ, "M-SELLER" по свидетельству Российской Федерации N 763671 для услуг 35-го класса МКТУ, "LSofa" в отношении товаров 20-го класса МКТУ "диваны; диваны-кровати; кресла; обстановка мебельная; оттоманки, софы; шезлонги".

Общество "Кей Эм Машинери" ссылается также на приобретение заявленным на регистрацию обозначением различительной способности в результате его использования (подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ). Заявитель настаивает на том, что им представлены достаточные документы, подтверждающие приобретение различительной способности названным обозначением. По мнению заявителя, то обстоятельство, что заявленное на регистрацию обозначение отличается от используемого ранее заявителем, не имеет правового значения, закон не требует, чтобы обозначение, приобретшее различительную способность при длительном использовании, полностью графически повторялось все время использования.

Роспатент представил в материалы дела письменный отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении заявленных требований, полагая оспариваемый ненормативный правовой акт соответствующим требованиям действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, а доводы заявителя - необоснованными.

Административный орган отмечает, что словесный элемент " " в силу своего композиционного расположения является доминирующим элементом в заявленном обозначении, в связи с этим указанный элемент не может быть включен в состав данного обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Роспатент настаивает на том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Реагируя на довод заявителя о том, что к спорным правоотношениям подлежит применению подпункт 1 пункта 1.1 ГК РФ, административный орган указывает, что отсутствуют основания считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем.

В судебном заседании представитель общества "Кей Эм Машинери" поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, 29.10.2019 общество "Кей Эм Машинери" обратилось в Роспатент с заявкой N 2019754882 о регистрации в качестве товарного знака обозначения " " в цветовом сочетании "желтый, черный, синий" в отношении товаров 7, 12-го классов, услуг 35, 37, 39-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента " ", выполненных на фоне желтого прямоугольника. Над обозначением MACHINERY расположена стилизованная линия в виде стрелы синего цвета.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатент принял решение от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент " " представляет собой сложносоставное слово, образованное из графически выделенных букв "KM", не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения, словесного характера и не обладающих различительной способностью, а также слова "MACHINERY" (в переводе с английского языка на русский язык означает "механическое оборудование"), указывающего на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг. Представленные заявителем документы в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, не были признаны административным органом в качестве подтверждающих данное обстоятельство, поскольку в части из них отсутствует заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено в качестве товарного знака, в другой части представленных материалов отсутствуют даты.

На указанное решение общество "Кей Эм Машинери" 28.04.2021 подало возражение, в котором приведены примеры, иллюстрирующие ситуацию, когда товарные знаки, состоящие только из неохраноспособных элементов, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Подателем возражения были приведены следующие доводы: заявленное обозначение выполнено в одно слово без пробелов и дефисов, образовано соединением двух согласных букв и слова, соединенных таким образом, что по отношению к заявленному перечню товаров и услуг воспринимаются как единые элементы, воспринимаемые как необычное, оригинальное, фантазийное обозначение; экспертизой не было учтено, что заявленное обозначение представляет собой композицию, расположенную на ярком запоминающемся желтом фоне; несмотря на то, что словесный элемент выполнен обычным шрифтом, следует воспринимать обозначение в целом, так как при его создании использован оригинальный идейный ход, а именно, с помощью разного размера букв заявитель как бы нарисовал профиль строительной техники таким образом, что первые две буквы, имеющие больший размер, выполняют роль кабины - вид сбоку, а горизонтальная линия выполняет роль стрелы подъемного крана в сложенном виде.

Дополнительно податель возражения представил доводы о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения, которое, по его мнению, стало широко известно потребителю в отношении заявленных товаров и услуг:

заявленное обозначение используется в основном для производства и продажи техники, используемой в горнодобывающей промышленности, которая является дорогостоящей. Целевая аудитория - это крупные организации, специализирующиеся в горнодобывающей промышленности, которые относятся к покупке дорогостоящей техники с большим вниманием, им хорошо известны производители и поставщики;

словесный элемент заявленного обозначения " " является транслитерацией оригинальной части фирменного наименования заявителя - "Кей Эм Машинери". Фирменное наименование используется заявителем с даты регистрации юридического лица с 19.10.2006;

словесная часть заявленного обозначения на слуху у потребителя более 10 лет; с 2009 года действует домен "kmmachinery.ru", в составе которого используется словесный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, доменное имя активно используется заявителем: по указанному адресу находится официальный сайт, на котором размещена информация о его деятельности;

заявителем были получены сертификаты соответствия на продукцию в разные годы до даты приоритета (см. https://сертификаты-соответствия.рус/kompaniya/keiem-mashineri-inn-4909092101/);

при поисковом запросе в системе Яндекс по словесному элементу "kmmachinery" выдаются результаты, ведущие на сайт заявителя или на информационные ресурсы, описывающие деятельность заявителя;

заявитель ведет рекламную деятельность, делает рассылку коммерческих предложений заказчикам, ежегодно производит и продает большое количество комплектующих и оборудования.

Учитывая, что слово "machinery" переводится на русский язык как "механическое оборудование", заявитель в тексте ходатайства о приобщении к возражению на решение экспертизы от 23.12.2020 дополнительных документов, просил указать данный элемент в качестве неохраняемого (т. 3, л.д. 89-90), а также сократить перечень товаров 7, 12-го, услуг 35, 37, 39-го классов МКТУ согласно скорректированному перечню (приложение N 5, т. 3, л.д. 133-135).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 21.08.2021 об отказе в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения общества "Кей Эм Машинери" в суд с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового обществом "Кей Эм Машинери" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Также из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Аналогичным образом определяются подлежащие применению нормы законодательства при рассмотрении возражений на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2019754882 (29.10.2019) применимыми правовыми актами для оценки охраноспособности заявленного по ней обозначения являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Кроме того, учету подлежат сложившиеся в правоприменительной практике правовые подходы, нашедшие отражение в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ).

При этом в силу абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций N 39 заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Как усматривается из содержания оспариваемого решения, вывод Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019754882 в качестве товарного знака мотивирован его несоответствием требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При анализе заявленного на регистрацию обозначения административный орган исходил из того, что словесный элемент "KMMACHINERY" комбинированного обозначения состоит из простого сочетания двух заглавных букв "KM", не имеющих характерного графического исполнения, и слова "MACHINERY", которое в переводе с английского языка означает "механическое оборудование, механизм, аппарат, машиностроительный".

Словесный элемент " ", написанный слитно, занимает доминирующее положение по своему композиционному расположению в составе заявленного обозначения.

Восприятие элемента " " очевидно в качестве совокупности слова ("MACHINERY"), обладающего конкретным описательным значением, и буквенного элемента ("KM"), не имеющего характерного графического исполнения. Какие-либо графические образы строительной техники, как утверждает заявитель, в заявленном обозначении отсутствуют и не визуализируются. Таким образом, смысл и восприятие заявленного обозначения не требует дополнительных рассуждений и домысливания.

В связи с изложенным административный орган указал, что элемент "MACHINERY" в отношении товаров 7, 12-го классов МКТУ (представляющих собой машинное оборудование, детали, узлы машин), и сопутствующих им услуг 35, 37, 39-го классов МКТУ, связанных с продвижением, реализацией, ремонтом, транспортировкой и хранением, указывает на вид свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом Роспатента о том, что словесный элемент "KMMACHINERY" заявленного на регистрацию комбинированного обозначения образован посредством сочетания букв "КМ" и слова "MACHINERY".

При этом слово "MACHINERY" явно способно восприниматься потребителем отдельно от обозначения "КМ", поскольку оно выделено иным шрифтом и подчеркнуто изобразительным элементом в виде стрелы.

С учетом изложенного словесный элемент "MACHINERY" будет восприниматься потребителем как указание на механическое и машинное оборудование, машины и аппараты. С учетом установленного семантического значения словесного элемента "MACHINERY" данный элемент характеризует товары и услуги, указанные в перечне заявки.

Заявитель в ходе рассмотрения возражения не оспаривал то обстоятельство, что слово "MACHINERY" переводится с английского языка как механическое оборудование, механизмы, в связи с чем просил указать его в качестве неохраняемого.

В тексте поданного в суд заявления общество "Кей Эм Машинери" по существу не оспаривает выводы Роспатента об описательном характере словесного элемента "MACHINERY", не приводит аргументов о том, что перевод данного обозначения может быть неизвестен среднему российскому потребителю, при этом полагает, что названный словесный элемент может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого, поскольку заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Судебная коллегия не находит оснований согласиться с данной позицией заявителя в силу следующего.

Согласно положениям пункта 2.7.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128), действовавшего на момент подачи спорной заявки, при определении, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом. Следует отметить, что при зрительном (визуальном) восприятии обозначения для придания обозначению качественно иного восприятия большое значение имеет его цветовое исполнение. При оценке пространственного значения неохраняемого элемента целесообразно учитывать: размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения; цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента; расположением элемента в обозначении. Пространственное доминирование неохраняемого элемента может быть вызвано: яркой, контрастной окраской элемента; применением специальных изобразительных приемов; исполнением элемента в более крупном, чем другие элементы, размере; использование для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики и других оригинальных изобразительных средств; центральным расположением в обозначении.

Аналогичные положения в настоящее время предусмотрены в пунктах 2.5 и 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12.

Таким образом, возможность регистрации заявленного обозначения с дискламацией словесного элемента напрямую обусловлена оценкой положения, которое занимает этот элемент.

Судебная коллегия полагает обоснованными аргументы Роспатента о том, что словесный элемент "MACHINERY" занимает доминирующее положение в заявленном на регистрацию в качестве товарного знака обозначении в силу своего пространственного расположения.

Данный вывод обусловлен тем, что словесный элемент "MACHINERY" занимает центральное положение и большую часть пространства заявленного обозначения, выполнен иным шрифтом, чем сочетание букв "КМ".

Графическое решение комбинированного обозначения в виде словесного элемента "KMMACHINERY" на желтом фоне с изобразительным элементом в форме стрелы не образует комбинацию, обладающую самостоятельной различительной способностью.

В пункте 2.7.2 Руководства N 128 отмечено, что иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется столь оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении, предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, включив словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент.

Между тем в рассматриваемом случае графическая проработка словесного элемента "KMMACHINERY" не является достаточной для того, чтобы данный элемент утратил словесный характер и воспринимался как комбинация, обладающая различительной способностью. В частности, степень стилизации букв и художественной проработки элемента в виде стрелы не являются настолько высокими, что порождали бы затруднения при прочтении словесного элемента "MACHINERY", и привели бы к восприятию его в качестве оригинальной изобразительной композиции.

Входящее в состав словесного элемента слово "MACHINERY" очевидным образом воспринимается как лексическая единица английского языка. Особенности графического оформления обозначения не влияют на общее однозначное восприятие данного элемента в качестве слова "MACHINERY" и не влекут утрату данным элементом словесного характера. Добавление к словесному элементу обозначения "КМ" не создают новое смысловое значение.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами административного органа о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Судебной коллегией не установлены правовые основания для применения положений подпункта 2 пункта 1.1 ГК РФ, поскольку сочетание букв "КМ" и слова "MACHINERY", выполненные на желтом фоне с использованием изобразительного элемента в виде стрелы в целом не образует оригинальную запоминающуюся комбинацию, восприятие которой отличалось бы от восприятия входящих в нее элементов. Указанные элементы в своей совокупности не образуют качественно новый уровень восприятия потребителем заявленного на регистрацию обозначения.

Заявитель также полагает, что представил в Роспатент доказательства, свидетельствующие о приобретении спорным обозначением различительной способности на дату приоритета, однако, административный орган дал им ненадлежащую правовую оценку.

Согласно пункту 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения:

о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением,

о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности,

о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Из материалов дела следует, что в подтверждение доводов о приобретении спорным обозначением различительной способности заявитель представил в материалы административного дела следующие документы:

скриншот официального сайта www.kmmachinery.ru;

копию договора на наполнение сайта "www.kmmachinery.ru" от 18.01.2010 N ИП/КМН-18-91-10;

скриншот результатов поискового запроса в системе Яндекс по словесному элементу "KMMACHINERY";

фотографии вывески организации;

копию договора N 1320 на изготовление и установку рекламных конструкций от 25.10.2018;

фотографии рекламных конструкций;

копии товарных накладных на поставку заявителем товаров своим контрагентам;

копии предложений к продаже заявителем техники и машинного оборудования;

копии счетов на оплату размещения рекламно-информационных материалов в газете "Информ город Магадан" по заказу заявителя;

распечатку страницы Интернет-сайта "сертификаты-соответствия.рус", содержащую сведения о выданных заявителю сертификатах соответствия;

распечатку страницы Интернет-сайта "orel.yellmarket.ru", содержащую сведения об обществе "Кей Эм Машинери";

распечатка сведений о продажах общества "Кей Эм Машинери";

копии актов выполненных заявителем работ по обслуживанию транспортных средств, а также счетов-фактур об выполнении данных услуг.

Также заявителем были приведены ссылки на видеоролики, представляющие собой фрагменты выпусков новостей ВГТРК "ВЕСТИ Магадан", размещенные в Интернет-сервисе "youtube.com".

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что представленные документы не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (29.10.2019) стало восприниматься средним рядовым российским потребителем в качестве средства индивидуализации товаров 7, 12-го классов МКТУ и услуг 35, 37, 39-го классов МКТУ заявителя.

Часть представленных материалов (а именно, скриншоты официального сайта www.kmmachinery.ru, скриншоты результатов поискового запроса в системе Яндекс по словесному элементу "KMMACHINERY", фотографии вывески организации и рекламных конструкций, распечатки страницы Интернет-сайта "сертификаты-соответствия.рус" и "orel.yellmarket.ru") не содержат даты создания, в связи с чем невозможно их соотнести с датой приоритета заявленного на регистрацию обозначения (29.10.2019).

Исключительное право на товарный знак действует именно с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при рассмотрении вопроса о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки.

Представленные заявителем счета на оплату, акты, счета-фактуры, распечатки сведений о продажах, сведения о полученных сертификатах не содержат сведений об использовании заявителем какого-либо обозначения в отношении заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Приведенные заявителем ссылки на видеоматериалы, размещенные в Интернет-сервисе "youtube.com" являются неактивными и не доступны для просмотра. В связи с этим данные видеоролики не могли быть проверены Роспатентом.

Предложения к продаже товаров, счета на оплату размещения рекламы в газете "Информ город Магадан", копии страниц данной газеты содержат иное обозначение, которое представляет собой стилизованную звезду, в верхней левой части которого расположен словесный элемент "KM", а в нижней правой части - словесный элемент "MACHINERY".

Фактически используемое на представленных в материалы дела документах обозначение существенно отличается от обозначения по заявке N 2019754882.

Между тем по смыслу пункта 35 Правил N 482 материалы, представляемые в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, должны касаться именно того обозначения, правовая охрана которого испрашивается в качестве товарного знака.

В этой связи судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения именно в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Соответственно Роспатент сделал правильный вывод о том, что представленные заявителем в материалы административного дела доказательства не могут служить подтверждением того, что производимая и рекламируемая продукция, оказываемые услуги была маркирована именно заявленным обозначением.

В связи с изложенным подлежат отклонению доводы заявителя о том, что в комбинированных обозначениях, имеющихся в представленных документах, основным является словесный элемент, а графический элемент носит второстепенный характер и может меняться в процессе использования обозначения.

Судебная коллегия отмечает, что заявитель не был лишен и не лишен в настоящее время права обратиться в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака того обозначения, которое фактически используется им в коммерческой деятельности.

Таким образом, документы, содержащие сведения об обозначении, отличающемся от заявленного на регистрацию, не могут свидетельствовать о том, что рядовым средним российским потребителем заявленное обозначение стало на дату его приоритета восприниматься в качестве средства индивидуализации товаров 7, 12-го классов МКТУ и услуг 35, 37, 39-го классов МКТУ заявителя.

Судебная коллегия также приняла во внимание, что согласно представленному в тексте письменных пояснений скриншоту официального сайта заявителя, на нем использовалось обозначение в том виде, в котором оно было заявлено на государственную регистрацию. Между тем, в связи с отсутствием сведений относительно даты размещения данного обозначения на сайте, а также в связи с отсутствием сведений о посещаемости сайта на дату приоритета товарного знака, не имеется оснований для вывода о приобретении обозначением различительной способности.

С учетом изложенного документы, представленные в Роспатент, не могут свидетельствовать о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем.

Судебной коллегией рассмотрены доводы заявителя о том, что словесный элемент " " заявленного на регистрацию обозначения является транслитерацией оригинальной части фирменного наименования заявителя общества "Кей ЭМ Машинери", которое используется с 2006 года, что, по мнению заявителя, подтверждает приобретение обозначением различительной способности.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При этом фирменное наименование на основании пункта 1 статьи 1473 ГК РФ представляет собой средство индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Таким образом, товарные знаки и фирменные наименования представляют собой различные средства индивидуализации, которые имеют разные функции и к которым действующее законодательство предъявляет разные требования к их охраноспособности. Факт использования заявителем своего фирменного наименования для индивидуализации себя как юридического лица не может свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.

Приведенные в заявлении примеры регистрации других товарных знаков, включающих словесные элементы "Machinery", "sofa", "seller" в сочетании с буквенным элементом, не порочат обоснованность приведенных выше выводов административного органа относительно охраноспособности спорного обозначения и не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Доказательства, что при регистрации других товарных знаков имели место аналогичные фактические обстоятельства, в материалы дела не представлены.

Таким образом, судебная коллегия считает, что доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 21.08.2021 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Кей Эм Машинери" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин